有关专利侵权及专利律师等相关事宜知乎问答

  来源 | 知乎

  Q:

  有一个关于外观专利侵权的问题在这里跟各位律师商量,这种情况,A公司如何才能抗辩成功?修改

  A公司和B公司生产某一种相同产品C,该产品C在全国各地生产出来的外观样式基本相同。

  公司B于2008申请专利,09年又因更改公司名称,重新变更专利。

  2014年中,B公司因未向专利局缴年费,该外观专利终止。

  2015年3月初,B公司从A公司购入一台产品C,随后在3月中旬重新上缴外观专利年费。

  2015年4月,B公司控告A公司关于产品C的外观专利侵权

  请问A公司如何才能抗辩成功!

  A:

  如果真的是差不多涉嫌侵权的话(相似相同的判定太主观了 具体情况具体分析 我说也不准)从它们获得授权起你们就不能再生产相同外观的产品了

  就你这种情况 既然都差不多 搜一下有木有公开日在它申请日之前的长得差不多的外观专利 或者有神马证据证明在它们申请日之前你们就开始制造销售这个外观的产品了 去和法官扯现有技术抗辩吧

  另外既然因为未缴专利费终止了还能恢复 说明并没有超过收到专利权终止通知书两月内这个期限 也就是该专利还木有完全进入任何人可以无偿使用的公知领域

  请题主说明几个时间点:1,产品c是什么时候上市的,需能够证明,上市构成公开,可能影响专利的新颖性;2,公司b什么时候申请专利的,该时间点是在设计公开前,还是后;这两个时间点是最主要的,另外几个时间点会影响侵权范围,3,专利什么时候终止的;4专利什么时候恢复权利的,从题主描述看,时间已超过,按说是不能恢复权利;5,公司b起诉公司a什么时间段内侵权;6,公司b所购买公司a的产品是什么时候生产的,包装上是否有标注。

  关于是否构成侵权,没有对比无法判断

  Q:

  最近公司收到了竞争对手发过来的专利侵权警告函,请问我们该如何应对?

  A:

  1、

  著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

  专利侵权一般使用的抗辩理由包括不侵权抗辩、先用权抗辩、现有技术抗辩、合法来源抗辩、以及专利有效性抗辩,

  收到assertion letter后,关键的是积极联系对方,表明愿意谈判的意向,避免对方直接起诉,也不要落下恶意侵权的口实。

  对方的assertion letter都会给出涉嫌侵权产品、专利号、联系人,一般会给出答复期限(一个月比较常见),直接起诉是不reasonable的。在这个期限里,你要全面收集信息,做好谈判应对准备。主要准备两方面信息:一是研究专利信息,查看专利的有效性、有效期、审查历史,专利权人先前的诉讼历史,该专利是否经过无效和诉讼确权、胜率如何,从而分析对方的行为模式(目的是制止侵权还是索要专利费、诉讼意愿和诉讼经验如何);二是分析被控产品,是否真的侵权,是否使用在先,是否有合法来源(是否是OEM、供应商是否有不侵权承诺),实际销量和盈利如何。另外要努力检索到有力的现有技术文献,这是胜利的关键。

  和对方接洽之后,进入谈判阶段,建议签署保密协议后再进入实质性谈判,一个是避免在谈判中己方商业秘密外泄,再一个是可以合理延长谈判进度。

  开始实质性谈判后,首先是技术分析,针对对方给的claim chart搞清技术要点、定义专利保护范围。在这个阶段绝不能书面承认侵权,对技术细节反复讨论,对方有任何动作要及时回应,尽力拖长谈判时间,又不能给人恶意拖延谈判的口实。

  同时可以开展商业谈判,试探对方底牌和要价,不可率先出价。谈判对象地位要尽量对等:己方律师vs对方律师,己方工作人员vs对方工作人员,己方decision maker vs 对方decision maker,不要把自己的底牌一下子出掉。

  专利许可谈判是个漫长痛苦的过程,看谁先顶不住缴枪。如果对方要价在己方可承受范围之内,签订许可协议也不失为一种合理的解决方案。如果最终谈判破裂,那就继续法庭上撕逼,找好熟悉的律师,选好管辖法院,把前期准备的材料再用到庭上吧。

  原则就是:伐心为上,伐兵次之,攻城为下。没事别惹事,有事别怕事。

  2、

  在遇到专利侵权诉讼时,通常的应对方法包括以下三种:

  提出对方专利无效。

  无效的最好结果就是将对方专利打掉,这样可以起到釜底抽薪的作用;

  即使无法无效对方的专利,也可以:A-为法院的诉讼赢得时间;B-为以后的谈判和解增加砝码。对于一些使用年限较长的专利,如果其所剩有效期限不长(目前国内的专利发明为20年,实用新型和外观为10年),可以尽量拖延时间至专利权丧失;

  对于专利的无效,很重要的因素是找一个靠谱一点的团队来做,先收集证据材料,再进行分析归类,进而结合合适的理由提出无效。

  法院诉讼

  充分利用诉讼程序,比如管辖权异议及上诉等,再比如专利权有无过期失效等等,为专利无效赢得时间,也为今后的谈判和解争取有利条件。

  分析我方产品的技术特征,与原告专利的权利要求保护范围进行对比。可以设法通过专利权人对专利审查员的答复审查意见或无效答辩意见来限定其专利保护范围,这样有可能证明我方不侵权,或者是稍做改动其技术方案后跳出专利的专利保护范围。如有不同,则可以使用不侵权抗辩。如果相同,则可以看看有没有自由公知技术,或者先用权,或者权利用尽等可能性进行抗辩。

  反诉对方

  收集整理被诉公司现有专利,看看能否找到起诉对方的专利?

  如果有的话,可以向海关备案,阻止对方出口以迫使对方进行谈判并和解。

  请求专利局进行专利查处或者直接向法院提起诉讼,进行反击。

  通过以上措施迫使对方进行谈判,从而达成和解,是为上策。

  3、

  不同企业,不同行业,不同的时间情况应对方法都可以不一样,建议咨询专业律师!注意,专业!那种民事刑事什么都敢来的就不要了,虽然现在好的IP律师国内比较少。

  4、

  其实专利还是很好规避的,对于专利首先要研究的是权利要求点,只有和授权专利要求点一致的才能得到保护,一致的含义是几不能多,也不能少,也就是说可以减少几项或者增加几项(哪怕是没有用的功能)也可以避开了

  5、

  貌似目前的专利法情况 原告要到被告所在地的法院起诉 这拼的就是地缘了 多说一句 这个办法早前是为了保护国内企业被国外企业欺负 时过境迁 副作用开始出来了

  发布于 2016-02-13 添加评论 感谢 分享 收藏 ? 没有帮助 ? 举报 ? 作者保留权利

  6、

  如果只是专利侵权警告函的话建议停止生产和销售该产品,如果对方又去法院提起诉讼的要积极应诉,找精通专利法的专业律师,而不是一般的民商事律师,无效对方的专利,国内的企业对于专利申请都有滞后性,一般都在自己要卖了该产品的时候才会申请专利,你们要做的就是证明在他的专利申请之前就已经有此产品生产并销售。

  Q:

  作为拥有知识产权的发明人,设计师或创作者,遇到侵权该怎么办?

  A:

  这是个很好的问题。

  知识产权问题和生病看医生一样,预防重于治疗,出了问题不要讳疾忌医。

  首先是预防重于治疗,许多发明人,设计师或创作者在创作出智慧劳动成果之后,就急于投放市场,结果被仿冒了却发现没有途径维权,其中重要的一个原因就是没有依法获得权利。

  预防的第一步是获得权利,不要急着立刻投放使用,而应该根据创作的成果的性质,先保证获得知识产权。

  技术方案或新设计,通常需要通过申请专利获得权利。

  这类智慧劳动成果,并不是你创造了就属于你。必须通过向国家知识产权局申请专利来获得授权。比如,发明了一个新的技术方案,那么应该先申请发明专利或实用新型专利;有了一个新设计,应该考虑先申请外观设计专利。专利权授权后,权利是从申请日起算的,所以越早申请越好。此前有一款很红的爆品叫55度杯,在淘宝上有很多造型一模一样的仿冒品,商家发现后一直谴责仿冒者。但55度杯的原创者实际上并没有外观设计专利,因此从法律的角度上看,该款设计是进入到了公众可以使用的领域了。因此可以说是没有申请专利导致了没有办法维权。

  美术作品或实用艺术作品等,通常需要注意保存创作在先的依据。

  类似这类智慧劳动成果,通常可以获得著作权的保护,著作权是不需要授权的,自创作完成之日起就存在。但是要证明自己先创作了这个东西,是有一定难度的。一般可以选择到中国版权保护中心等机构登记,用来证明哪个时间点你创造出了这个作品。

  第二步是知识产权布局,除了你这个创造本身,还得考虑别人可能从什么角度去蚕食你的创造。

  一般人在模仿的时候都会修改一下,比较少直接模仿。因此作为权利人还得考虑有哪些变化的可能性。通过写出保护范围适当的权利要求书,或申请多件相似外观设计专利,或创作一些可能被模仿的形式等来提高知识产权的布局。有点像先把坑给占了的意思。但这有一定难度,需要和专业人员合作。

  其次不要讳疾忌医,如果遭遇侵权了,中国是有两种途径的,一种是行政途径,一种是司法途径。

  行政途径可以找地方知识产权局,司法途径就是到法院诉讼了。遇到这种情况最好还是请专业律师帮忙。保存证据等也可以找专业律师协助。有很多侵权的例子都是很明显的,只要证据齐备,还是很有胜算的。当然,需要考虑维权成本等。不过有了充分的准备,即便不起诉,也可以把知识产权作为筹码和对方谈好条件。知识产权,本身是服务于商业的。

  这确实是个值得深入探讨的话题,我最近正在参加《知识产权怎么玩儿》来出书网合作写书项目,届时书出来您或许能看到更详细的案例式解读。

  Q:

  关于新型专利侵权应该如何诉讼?

  A:

  1、

  著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

  如果您是专利权人,发现他人的产品或技术涉嫌侵犯了您拥有的专利权。您要考虑清楚以下几个问题:(1)对方是否真的侵权了?这个问题看似简单,其实非常复杂,要认定是否侵权,需要拿对方的产品跟您的新型专利授权文本中的权利要求记载的技术方案进行对比,看该产品是否落入您的专利的保护范围;这个过程需要专业的专利律师帮您分析;(2)您的实用新型专利是否经得住检验?什么意思?专利被国知局(也就是我原来的东家)授权后是推定有效的,在专利侵权诉讼中,被告往往会针对该专利向专利复审委员会提出无效宣告申请;如果您的专利权稳定性不强,有可能偷鸡不成蚀把米,自己的专利权被无效的。总结:专业的人干专业的事,建议发起专利侵权诉讼前做好充分准备,找专业的专利律师。

  2、

  只要你的专利未被无效之前,均是有效专利,都可以维权,但维权有多种方式,可以是申请行政维权或司法诉讼途径,任何一种维权都要准备好证据的收集工作,鉴于专利侵权的复杂性,在证据收集建议采取公证的方式,然后将被控的侵权产品予以封存。如果起诉的话,首先要将侵权产品的生产厂家或销售商家确定,公证收集好侵权产品,然后提供你的专利文件和原被告主体信息,可以去法院起诉。

  3、

  先去做个实用新型专利权评价报告吧,先去判定一下专利权是否稳定。

  PS:大致看了一下专利内容,2012年申请的这种技术,十有八九经不住无效,换句话说,纸老虎。

  4、

  专利诉讼需要搜集相关资料,工作量较大,这样是说不完也说不清楚的。简单说一下,实用新型—— 侵权要全覆盖 ,举个简单例子,A客户的技术特征为:A /B/C/D,若B客户的技术特征为:A/B/C/D,以及A/B/C/D+E,则B客户侵权,否则,B就不侵权。并且解决办法往往也不是只有诉讼,诉讼相关事务可以委托比较靠谱的专利代理机构进行诉讼,代理机构会进行相关专利技术检索,会告诉你具体操作流程。

  Q:

  专利侵权纠纷中如何取证与保全?一般专利侵权,实务中法院要求提供的证据有哪些?如何获取对方侵权的证据?

  A:

  1、根据“谁主张谁举证”的民事诉讼证据规则,作为专利侵权诉讼的原告,需要提供支持你诉讼主张的证据,当然,举证责任倒置的情况除外!

  2、如何获取对方侵权证据?

  (1)公证+购买

  网页公证仅证明有“出售意向”,购买可证明有出售事实,还可证明有制造工具。

  (2)展会等,最好实地调查

  诉讼前最好对自我专利进行专利评估,找出本身专利所存在的缺陷。

  Q:

  做知识产权律师(专利律师),如何拓展案源?

  A:

  我之前是工科,做过专利代理人。现在开始做实习律师。对于楼主说到的,我觉得就是和之前的知识产权代理机构开展合作,因为我觉得当事人遇到专利纠纷时第一想法是找专利代理机构而不是律所。

  Q:

  专利侵权的案子,诉讼材料都需要准备哪些?

  A:

  提起专利侵权诉讼时,应当准备相关起诉材料。除了起诉状外,一般还应包括权属证明文件和侵权证据材料。权属证明文件根据原告的不同,提交的文件也有所不同。专利权人应当提交证明其专利权真实有效的文件,包括专利证书、权利要求书、说明书、专利年费交纳凭证;利害关系人应当提供能够证明其权属的相关证明文件;专利财产权利的继承人应当提交已经继承或者正在继承的证据材料。而侵权证据材料主要包括被控侵权产品以及专利技术与被控侵权产品技术特征对比材料,相关的票据、信函、其它侵权证据材料等。特别需要注意的是,提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告,应当在起诉时出具由国家专利局作出的检索报告,作为实用新型专利权有效性的初步证据,否则人民法院有权不予受理。

  Q:

  知识产权律师、专利律师在一线城市的待遇、生活水平如何?

  我是一名本科北京985理工学校的工科专业,研究生考取了北大的法律硕士,目前对知产专利这一块很感兴趣,如题,想咨询一下待遇 生活水平这类问题,还有请知情人士看看我这个硬件条件可以进北京一流的律所吗?谢谢大家。

  A:

  对代理人的情况更清楚一些。当然也分个人做得如何,差别很大。代理人的业绩应当更稳定,律师变动应当会大些。总体应当是不错的。有经验成熟的涉外代理人达到年入20万是比较正常的,不过很辛苦。

  对律师方面的情况了解有限,进好一点的所起步当助理应当可行,但如果要成为专业律师长期发展,科班出身也是很重要的,指法律本科。

  当代理人的话,英语更扎实,理工也扎实些,且能涉及多领域,恐怕比学法硕更实在一些。

  还可以考虑向知识产权咨询方向发展,需要较丰富的知识结构。

  Q:

  A公司使用很久的技术,被B公司申请专利,C公司再用,算不算侵权?

  A公司(国外公司)使用很久的技术(甚至是该行业的通用技术),但是在国内专利查询网站上查不到相关专利,近年被B公司申请专利,并且能够在国内专利网站上查询并且注明是有效专利。C公司再用此项技术,算不算侵犯B公司的专利?

  A:

  著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

  专利的实质有效必须满足三个要件,即创造性、新颖性和实用性。实践当中,可以用来针对某个专利提起无效的武器,主要是缺乏创造性、丧失新颖性。题主所述的案例,即与新颖性有关,即:国内B公司将国外用之多年的通用技术,拿到国内来申请专利(题主应该指的是发明或者实用新型专利,而不是外观设计专利),进而以之作为利刃,去威胁或打击同行业竞争对手。

  首先需要强调的是,如果题主所述属实,那么该专利即属于丧失新颖性的典型情况,任何第三人均可以向专利复审委员会提出针对该专利的无效请求程序。通俗点来说,就是打掉这个假专利。必须提供的证据,即你所述的国外用之多年的通用技术。具体如何办理,请咨询专业专利代理机构或律师事务所,这里不做解答。

  其次,需要注意的是,在该专利没有被无效(或曰打掉)之前,B公司仍然是专利权人,从法律上来讲,有权实施该专利,并对侵权该专利的涉嫌侵权人提出指控。当然,这并不意味着C公司只能坐以待毙。除了主动提出无效请求之外,如果B公司提出侵权指控且进入诉讼程序,在法庭上可以提供国外用之多年的通用技术作为证据,证明该专利丧失新颖性,以作为不侵权抗辩,从而使自己免责。

  最后,尽管C公司可以在诉讼中抗辩免责,但是审理侵权案件的法院并不具有宣告该专利无效的权力。也就是说,即使C公司被宣判不侵权,该专利仍然有效。如要一劳永逸,则只能提出专利无效请求程序,彻底打掉这个假专利。

  以上建议仅供参考,不结合任何实际的案例事实,不要盲从。