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【法官评案】实施已失效的外观设计专利会侵犯著作权吗？
–评谢新林诉叶根木、海宁市明扬食品有限公司著作权侵权纠纷案
来源：范云程 | 中国知识产权报
编者按：外观设计专利权与著作权本身存在着权利的交叉和重叠，那实施已失效的外观设计专利会存在侵犯著作权的风险吗？文中法官通过一起案件进行了解答。
【案号】
（2013）嘉海知初字第10号
（2013）浙嘉知终字第5号
【裁判要旨】
涉及产品包装图案的外观设计，其包含的图案同时也属于著作权的被保护范围。但一旦该外观设计失效，对于实施该外观设计的行为，不宜再以保护图案作品为由认定构成著作权侵权。
【案情介绍】
2001年9月12日，案外人谢瑞林将食品包装袋（老谢榨菜）向国家知识产权局申请外观设计专利，并获得外观设计专利授权。2006年2月15日，该外观设计专利因未缴年费而终止。同年8月30日，谢瑞林与谢新林所经营的某酱制品厂（个体经营户）签订了著作权转让合同，约定将上述外观设计专利中的图案作品的著作财产权无偿转让给该厂。2012年12月12日，谢新林向叶根木经营的临安某批发部购买到一箱标有“海宁市明扬食品有限公司”生产的榨菜，认为该榨菜的包装上使用的图案与其享有著作权的上述外观设计中的图案相似，且未经其许可，因此构成著作权侵权。谢新林作为原告以侵犯著作权为由，将二被告叶根木、海宁市明扬食品有限公司诉至法院，请求判令：二被告停止复制、发行涉案图案作品的行为；连带赔偿原告经济损失（含维权费用）共15万元。
被告海宁市明扬食品有限公司辩称，原告享有著作权的图案作品依附于原先的外观设计，该外观设计已失效，进入公知领域，原告不应再对该图案享有著作权，请求驳回原告诉请。被告叶根木辩称，其只是销售商，本案争议商品系从海宁市明扬食品有限公司合法取得，故不应承担经济赔偿责任。
一审法院认为，原告诉请所依据的图案作品，已在先被授予了外观设计专利，外观设计专利的保护范围是与其附着的产品紧密相连的，只局限于与外观设计专利产品在相同或相近类别的产品上使用相同或相似的图案。同时，在该保护范围以外，涉案图案作品仍然可以依据著作权受到保护，两者并不冲突，且正是由于其保护范围的不同而同时存在。而本案专利已经失效，已失去了垄断性，即涉案图案在食品包装袋上的使用已进入了公共领域，在该外观设计并未仍然受其他法律保护的情况下，其他任何人都可以自由利用。海宁市明扬食品有限公司生产的榨菜包装袋使用了涉案图案，符合对失效外观设计专利实施的要件，并未落入该图案作品的著作权的保护范围。据此，一审判决驳回原告诉讼请求。
一审宣判后，原告提起上诉。二审法院认为原判认定事实清楚，适用法律正确，裁定驳回上诉，维持原判。
【法官评析】
本案审理中，双方争议的问题集中在，对于已经失效外观设计专利，其包含的设计图案是否仍然可以依据著作权得到保护。
一、外观设计专利权与著作权本身存在着权利的交叉和重叠
外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。且专利法要求外观设计必须以图片或者照片形式固定表示，而图片或照片只要是独立创作完成，便自动获得著作权的保护。因此二者客观上存在着权利保护范围的重叠。但二者仍然存在以下明显区别：1.产生权利的基础不同。著作权要求具有独创性；外观设计要求具有新颖性，具有一定美感并适于工业应用。2.权利取得的方式不同。著作权属自动取得，无需登记授权；外观设计则必须向专利行政部门申请，并获得授权。3.保护期限不同。著作财产权的保护一般为作者终生及死后50年；而外观设计的保护期只有10年。
二、外观设计专利权终止后，其包含的设计图案作为美术作品的著作权仍可存续
知识产权领域，在一种客体上同时存在两种或以上的权利，并不违反法律对智力成果的保护精神。因此，如果外观设计专利中的设计图案满足独创性的条件，且具有一定程度的创作高度的话，该设计图案同样可以依据著作权获得保护。当外观设计和著作权同时存在于该设计图案上时，权利人可以选择其一进行维权。本案中的外观设计专利权和著作权虽然在保护范围上存在交叉重叠，但两种权利之间并不互相依附，而是各自独立存在的。因此，外观设计专利权的消灭并不必然导致设计图案的著作权的消灭。本案中的榨菜包装图案虽然在外观设计保护领域失去了法律效力，但其在著作权保护范围内仍然有效，图案的作者仍然可以依据著作权请求合理的保护。
三、失效的外观设计专利权的设计图案在请求著作权保护时受到保护范围的限制
从上述第二点的分析中，可以得出，外观设计专利权虽然消灭，但设计图案的著作权仍然存续，但此时的著作权是否可以视为与未授予过外观设计专利权时的设计图案的著作权完全等同呢？笔者以为，答案是否定的。尽管著作权是一种对世权，但是任何权利的行使并不是无限扩张的。就本案中的设计图案的著作权，正是基于先前的外观设计专利的授权，使得外观设计专利权消灭后，继续存在的著作权自动产生了限制，即设计图案的著作权人在行使对该图案的著作权时，应当容忍善意的社会公众对已失效的外观设计专利权的实施。也就是说，本案中的原告作为受让了设计图案的著作财产权人，依法可以对侵害该设计图案著作权的侵权人主张权利，但惟独对于被告方的行为，即将该设计图案用于榨菜食品包装袋上的行为，不宜以侵害著作权为由主张权利，因为被告方的该行为恰恰就是符合了实施终止后的外观设计专利。实施已经失去法律保护效力从而进入公有领域的专利权，正是体现了社会公众对专利权的社会公示效力的信赖。如果此时仍然允许以享有外观设计专利中的设计图案的著作权为由阻碍公众实施已经进入公有领域的专利，显然损害了社会公众对专利公示效力的信赖利益。因为著作权没有统一的登记公示制度，而专利权却相反，有严格的登记公示制度，而公众无法在实施已进入公有领域的专利的时候，知晓是否仍然侵害了专利权中的设计图案的著作权。因此，本案被告方对涉案的设计图案的使用从专利权制度看，具有合法的正当性基础。对于本案所争议的设计图案，从时间线性上分析，可以得出以下结论，以下图作概括：
当设计图案的作者完成了图案作品的创作，该设计图案就获得了著作权，如图一所示，其著作权的保护范围不受限制。当作者就该设计图案申请外观设计专利并获得授权后，著作权和外观设计专利权同时并存于该图案上，如图二所示，外观设计专利权同时也是具有公示效力的，社会公众依据专利授予登记可以获知该图案在某类产品上的使用已被专利权人垄断，未经许可，不得实施。但当外观设计专利失效后，该范围内的专利权即进入社会公有领域，公众基于登记信赖，可以自由实施该专利，虽然权利界限仍然包含在大范围的著作权内，但实施失效专利具有正当性，并不构成对该图案的著作权侵害。