商标侵权|安徽国风集团有限公司与安徽国森药业有限公司侵害商标权纠纷案

  编者按:本起纠纷起因于商标许可,许可条件解除时,被许可方仍然继续使用,继而商标权人提起商标侵权之诉。从程序来看,商标十年期满后六个月内,商标权人可以续展商标,因续展最终是否能成功,商标权人未能向法院提交相应证据,故直接驳回诉请。个人觉得,商标续展一般情况下均能成功办理,从诉讼经济来看,本案是否可以考虑诉讼中止,以避免二次诉讼的司法资源浪费。

商标侵权|安徽国风集团有限公司与安徽国森药业有限公司侵害商标权纠纷案

  安徽省合肥市中级人民法院

  民 事 裁 定 书

  (2014)合民三初字第00116-2号

  原告:安徽国风集团有限公司,住所地安徽省合肥高新技术产业开发区科学大道105号电信大楼4楼,组织机构代码71390197-6。

  被告:安徽国森药业有限公司,住所地安徽省合肥高新技术产业开发区红枫路24号。

  原告安徽国风集团有限公司(简称国风公司)与被告安徽国森药业有限公司(简称国森公司)侵害商标权纠纷一案,本院受理后,依法组成合议庭进行了审查,现已审查终结。

  原告国风公司诉称:2002年4月28日,原告控股的子公司合肥永生制药有限公司申请注册“国森(GUOSEN)”图形商标,2004年2月21日获得核准,注册号为第3162565号,核定使用商品/服务类别为第5类:药物胶囊、各种针剂、片剂、水剂、中药成药、生化药品等。2004年6月21日,原告受让取得该注册商标专用权。该商标注册有效期为2004年2月21日至2014年2月20日,注册期限届满后,原告已向国家工商行政管理总局商标局申请续展。

  2005年4月25日,原告与被告订立《注册商标许可合同》约定,被告无偿使用第3162565号“国森(GUOSEN)”商标,许可方式为独占许可,使用期限为2005年4月25日至2014年2月20日;若被告发生股权结构变动等重大事项时,原告有权收回该注册商标专用权。

  2006年12月,原告将持有的被告51%的股权转让给安徽省信用担保集团有限公司,相应的债权债务也一并转让。自此,被告的股权结构发生重大变化,原告有权收回商标权。此后,原告数次通知被告停止使用商标,被告一直拖延。2014年4月23日,原告委托律师致函被告,再次要求立即停止侵权、消除影响、赔偿损失。但被告仍在其官方网站、宣传广告、产品包装上大量使用涉案商标。

  原告认为,被告使用“国森”文字作为字号,在生产、销售的产品上大量使用“国森(GUOSEN)”商标,在广告宣传中突出使用“国森”和“GUOSEN”字样,侵犯原告注册商标专用权并构成不正当竞争。原告为制止侵权,依法聘请律师调查取证以及代理诉讼,支出144560元。原告现诉至法院,请求判令被告:1、立即停止侵害原告的第3162565号注册商标专用权;2、消除影响,在《中国医药报》和《新安晚报》A版连续刊登声明15天;3、在30天内变更企业名称,不得含有“国森”字样;4、赔偿原告经济损失300万元;5、赔偿原告合理开支144560元(含律师代理费142560元,调查取证费用2000元);6、承担本案全部诉讼费用。

  被告国森公司答辩称:一、原、被告2005年4月25日订立《注册商标许可合同》,被告公司股权发生变动后,原告未收回涉案商标的使用权,故被告使用涉案商标属于有权使用;二、2014年2月份以来,双方一直就涉案商标的继续使用或转让事宜进行协商,在协商阶段,被告不构成侵权;三、原告取得商标权至今从未使用或授权被告之外的其他人使用,无证据证明其因被告使用而受损,其自身连续超过三年未使用涉案商标,被告依法不承担赔偿责任;四、原告主张的赔偿数额无依据;五、原告要求被告在企业名称中停止使用“国森”文字无依据。

  经审查查明:

  2004年2月21日,案外人合肥永生制药有限公司经核准注册第3162565号“国森(GUOSEN)”商标,核定使用商品为第5类:药物胶囊,各种针剂、片剂、水剂,中药成药,生化药品等,注册有效期限为2004年2月21日至2014年2月20日止。2004年6月21日,原告国风公司受让涉案商标。2014年3月28日,原告委托知识产权代理机构办理涉案商标的注册续展事项。到目前为止,原告未提供能证明涉案商标注册已经续展成功的材料

  2005年4月25日,原告国风公司与被告国森公司订立《注册商标许可合同》约定,被告无偿使用涉案商标;使用期限为2005年4月25日至2014年2月20日;若被告发生股权结构变动等重大事项时,原告有权收回商标专用权。此后涉案商标一直由被告使用。

  2014年4月23日,原告委托安徽虹途律师事务所向被告发出律师函,要求被告停止侵权、消除影响、赔偿损失。

  2014年4月28日、5月4日、5月23日,被告先后三次致函原告协商涉案商标的继续使用或转让事宜。其中2014年5月4日函件记载,被告愿意受让涉案商标,价格为三万元。2014年5月23日函件记载,被告愿意受让涉案商标,价格为六万元,或者原告许可被告继续使用一年(2014年1月1日至2014年12月31日),使用费为八千元;并请求原告在2014年6月30日前给予明确回复。

  2014年5月30日,原告向本院起诉。

  2014年7月3日,被告国森公司向本院递交庭外和解的申请,请求给予两个月(2014年7月3日至9月2日)的和解期限。次日,原告也申请给予2014年7月4日至8月31日的和解期限。本院批准和解期限到2014年9月2日。2014年9月25日,原告再次申请,请求将和解期限延至2014年10月31日。本院再次准许。第二次和解期限到期后,双方仍未能达成和解合意。

  本院认为:

  至2014年2月20日前,无证据显示原告曾经要求收回被告对涉案商标的使用权,故在该日之前,被告的对涉案商标的使用属于合法使用

  就被告在2014年2月20日之后对涉案商标的使用行为,原告有权提起侵权诉讼的前提是,原告对涉案商标必须拥有合法有效的商标权。涉案商标的注册有效期限到2014年2月20日止,根据我国商标法第四十条的规定,商标注册期满仍有六个月的办理续展手续的宽展期。原告2014年3月28日开始办理涉案商标的注册续展手续,但其至今仍不能提供关于商标注册续展手续已经有效完成的证据,本院不能确认原告对涉案商标曾经拥有的商标权现仍处于有效状态,无法确认其与本案存在直接利害关系,不能认定其为有权提起本案诉讼的适格原告。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第(一)项的规定,裁定如下:

  驳回原告安徽国风集团有限公司的起诉。

  案件受理费31957元退回原告安徽国风集团有限公司。

  如不服本裁定,可在裁定书送达之日起十日内向本院递交上诉状,并按照对方当事人的人数提出副本,上诉于安徽省高级人民法院。

  审 判 长   朱治能

  审 判 员   张宏强

  审 判 员   汪 寒

  二〇一四年十一月二十五日

  书 记 员   马玢馨

  附相关法律条文

  《中华人民共和国民事诉讼法》

  第一百一十九条起诉必须符合下列条件:

  (一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;

  (二)有明确的被告;

  (三)有具体的诉讼请求和事实、理由;

  (四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。