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近日，上海专利商标事务所有限公司（下称上海专商所）诉国家工商行政管理总局商标局（下称商标局）不予受理“上专”“SPTL”“上专及图”“SPTL及图”等8件商标在第35类、第41类、第42类服务上的注册申请行政纠纷案，在北京知识产权法院公开开庭审理。
该案备受关注的原因在于，商标局在不予受理决定中，首次适用了我国现行商标法第十九条第四款关于“代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”的规定，这也是我国现行商标法新增第十九条第四款以来，北京知识产权法院受理的首批涉及该条款适用问题的案件。
“上专”注册遇阻
据了解，涉案的“上专”“SPTL”“上专及图”“SPTL及图”等8件商标由上海专商所于2014年8月提出注册申请，分别指定使用在第35类广告设计、商业调查，第41类培训、辅导培训、组织学术研讨会，第42类技术研究、质量评估等服务上。
2014年9月，商标局以上述申请商标有违我国现行商标法第十九条第四款规定的，商标代理机构不得自行申请注册商标的义务，作出了不予受理的决定。
上海专商所不服上述决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼，要求判令撤销商标局不予受理的决定，并要求商标局受理涉案商标注册申请。
据了解，上海专商所成立于1984年11月27日，是我国历史悠久的综合性国际知识产权代理机构之一。最初名称为“上海专利事务所”，2004年改制为有限责任公司，并开始使用“上海专利商标事务所有限公司”的名称。自成立后，“上专”二字逐渐成为该事务所惯用简称，在对外宣传中，其亦一直以“上专”作为自己的代称，而“SPTL”为其英文公司名称 “Shanghai Patent & Trademark Law Office,LLC”的首字母缩写，也是其在国际业务开展中常用的简称。
据悉，作为资深的知识产权服务机构，上海专商所自1997年起每年举办涉外知识产权培训班，至2014年，已举办了22届相关培训班。此外，自2006年开始，上海专商所每年举办一届“企业知识产权保护研讨会”，至2014年已举办8届相关活动。其间也涉及与知识产权相关的广告、市场调查、科研活动等业务的开展。
正是基于上述业务范围的扩展，上海专商所希望将“上专”“SPTL”标识的注册扩展至与培训、广告、科研等相关的业务领域，却未想在注册申请上遭遇我国现行商标法第十九条第四款的限制。
在不予受理决定中，商标局将我国现行商标法第十九条第四款中“代理服务”的理解仅限定为《类似商品与服务区分表》中的4506群组，据此认为，涉案8件申请商标指定使用的服务类别均超越了《类似商品与服务区分表》中的第45类，并非属于“代理服务”范围。
截至记者发稿前，上述案件正在进一步审理中。
立法新规纠偏
据记者在中国商标网上查询获知，目前上海专商所申请注册有3件“上专”商标，分别申请注册在第42类和第45类上，涉及的服务主要为知识产权代理、咨询服务、无形资产评估等，其中有两件商标已经通过初审公告。同时，在第42类和第45类上，上海专商所分别申请注册有“SPTL”商标，并均已获得确权。
业内专家表示，“上专”注册遇阻源于我国现行商标法中新增的对商标代理机构申请注册商标范围的设限条款。商标局正是首次适用我国现行商标法新增第十九条第四款中“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”的相关规定，对“上专”“SPTL”商标在第35类、第41类、第42类服务上的注册申请作出不予受理的决定。
该条款的立法本意在于对我国商标代理市场的净化和规范。自2003年我国取消商标代理机构和商标代理人资格审批后，商标代理机构在宽松的行业环境下得到了迅速发展。自2013年起，经备案的律师事务所亦可从事商标代理业务，全国商标代理机构呈现爆发式增长。据统计，2013年全国共有备案的商标代理机构1.7万家，数量是10年前的20倍。
在代理市场迅速扩张的同时，由于商标代理行业准入门槛的放低，代理从业人员素质参差不齐，同行之间恶性竞争，在法律法规对商标代理行为监管相对滞后的情况下，屡现商标代理机构利用其业务上的优势，恶意抢注他人商标以牟利。对此，我国现行商标法增设了诸如第十九条第四款针对商标代理机构职业抢注他人商标的纠偏性规定。（记者 杨 柳）
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商标法第十九条
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委托人申请注册的商标可能存在本法规定不得注册情形的，商标代理机构应当明确告知委托人。
商标代理机构知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于本法第十五条和第三十二条规定情形的，不得接受其委托。
商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。
（文章来源：中国知识产权报）