改变注册商标标识的使用是否属于实际使用

　　作者：王国浩

　　来源：中国知识产权报

　　编者按：法国罗斯柴尔德公司拥有一件“SAGA DE R”商标。自然人李娜以连续3年停止使用为由，针对该商标提出了撤销申请。随后，双方展开了一场长达6年的权属纷争。日前，随着北京高院对该案作出终审判决，这场纷争终于告一段落。法院认为，相关证据可以证明在指定期间内法国罗斯柴尔德公司对“SAGA”及“SAGAR”标识在葡萄酒等商品上进行了商业使用；虽然标识与被请求撤销的“SAGA DE R”商标存在一定差异，但其并未改变复审商标标识的显著特征，因此，对“SAGA”及“SAGAR”标识的使用可以视为对“SAGA DE R”商标的使用。

　　原标题：“SAGA DE R”商标撤销复审行政纠纷案有果，涉案争议焦点引发关注——

　　改变注册商标标识的使用是否属于实际使用？

　　因认为法国罗斯柴尔德男爵拉菲集团股份有限公司（下称罗斯柴尔德公司）持有的“SAGA DE R”商标（下称复审商标）连续3年停止使用，自然人李娜针对复审商标提出了撤销申请。随后，双方展开了一场长达6年的权属纷争。

　　日前，北京市高级人民法院针对该案作出（2016）京行终3402号行政判决，认定在案证据可以证明复审商标于指定期间内在核定使用的商品上进行了真实、合法、有效的商业使用，据此二审判决维持了一审原判，即撤销国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商评委）作出的对复审商标予以撤销的决定，并判令商评委重新作出决定。

　　据了解，该案复审商标系第G737654号“SAGA DE R”商标，由罗斯柴尔德公司于1999年6月在法国获准注册，2000年7月取得国际注册并延伸保护至我国，核定使用在第33类酒精饮料（啤酒除外）商品上。

　　2010年10月，李娜以复审商标连续3年未使用为由，向国家工商行政管理总局商标局（下称商标局）提出撤销申请。

　　经审查，商标局于2013年11月作出撤销决定，以罗斯柴尔德公司未在规定期限内提交有效的使用证据为由，决定撤销复审商标的注册。

　　罗斯柴尔德公司不服商标局作出的上述决定，于2013年12月向商评委申请复审。

　　商评委经审查认为，罗斯柴尔德公司提交的证据多数未能体现复审商标，不能够证明指定期间内复审商标在商业活动中公开、真实、合法地使用，据此作出对复审商标予以撤销的复审决定。

　　罗斯柴尔德公司不服商评委作出的上述复审决定，在法定期限内向北京知识产权法院提起行政诉讼。

　　北京知识产权法院经审理认为，在案证据可以形成完整的证据链，证明指定期间内“SAGA”及“SAGAR”标识在葡萄酒等商品上进行了公开、真实的商业使用；虽然实际使用的“SAGA”及“SAGAR”标识与复审商标“SAGA DE R”标识存在一定差异，但其并未改变复审商标标识的显著特征，故“SAGA”及“SAGAR”标识的使用可以视为复审商标的使用。同时，罗斯柴尔德公司实际使用的葡萄酒商品，属于复审商标核定使用的酒精饮料（啤酒除外）商品的范围。综上，法院认定复审商标于指定期间内在核定使用的商品上进行了我国现行商标法意义上的使用，据此一审判决撤销商评委作出的相关复审决定，并判令商评委重新作出撤销复审决定。

　　商评委和李娜均不服原审判决，随后向北京市高级人民法院提起上诉。

　　北京市高级人民法院经审理认为，该案中，在证据能够形成完整的证据链，证明罗斯柴尔德公司的我国代理商美夏国际贸易（上海）有限公司（下称美夏公司）于指定期间内，对标有“SAGAR”或“SAGA”字样葡萄酒的进口和销售获得了罗斯柴尔德公司的合法授权，“SAGAR”或“SAGA”字样作为商标标志在葡萄酒商品上的使用体现了罗斯柴尔德公司的意志，属于我国商标法意义上的使用行为。

　　综上，法院认定复审商标于指定期间内在核定使用的商品上进行了真实、合法、有效的商业使用，据此判决驳回商评委与李娜的上诉，维持原判。（王国浩）

　　行家点评

　　畅玮丽 融博国际知识产权代理（北京）有限公司 律师：该案焦点系在商标撤销复审案件中，商标权利人提交的商标使用证据中显示的实际使用的商标标识与注册商标不一致，在此情况下能否认定为我国现行商标法意义上的商标使用行为。根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》，人民法院审理涉及撤销连续3年停止使用的注册商标的行政案件时，应当根据我国现行商标法有关规定的立法精神，正确判断所涉行为是否构成实际使用。实际使用的商标与核准注册的商标虽有细微差别，但未改变其显著特征的，可以视为注册商标的使用。结合最高人民法院上述意见及目前实践中的司法案例，笔者认为，对“实际使用的商标与核准注册的商标虽有细微差别，但未改变其显著特征的”需要把握以下两点：实际使用的商标标识未改变注册商标的显著特征；实际使用的商标标识仍发挥商标的识别功能，即具有区分商品或服务来源的作用。

　　该案中，根据罗斯柴尔德公司提交的复审商标使用证据可知，其在复审商标核定使用的商品上实际使用的商标标识为“SAGAR”或“SAGA”，该标识与复审商标“SAGA DE R”均为文字商标，且与复审商标首部的4个英文字母完全相同，应当认定为罗斯柴尔德公司实际使用的“SAGAR”或“SAGA”商标标识并未改变复审商标的显著特征。

　　其次，罗斯柴尔德公司提供的向其合法授权的我国代理商美夏公司出具的销货清单、海关保税区进境货物备案清单、上海海关报关记录节选等证据，以及与美夏公司与案外第三方温州市逸轩副食品有限公司（下称逸轩公司）签订的经销商合同、美夏公司出具的《城市超市促销计划》等证据，形成了完整的证据链条，能够证明商标权利人或利害关系人实际使用的“SAGAR”或“SAGA”商标标识，可以使相关公众将实际使用标识与商标权利人联系起来，该标识发挥了商标的标识功能。

　　综上，应当认定复审商标于指定期间内在核定使用的商品上进行了真实、合法、有效的商业使用。

　　惠博 隆天知识产权代理有限公司 律师：该案争议焦点在于罗斯柴尔德公司在指定期间内是否对复审商标进行了商标意义上的使用，以及其提交的“SAGAR”或“SAGA”标识的使用证据能否视为复审商标的使用证据。

　　在实际的生产经营活动中，出于商标印刷、贴附的方便、追求效果美观、交易习惯要求或者企业经营所需方面的原因，实际使用的标识与核准标识之间会存在差异。不改变商标显著特征的使用是商标确权行政机关和司法机关一致认可的标准，如最高人民法院2010年发布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》指出：“实际使用与核准注册商标虽有细微差别，但未改变其显著特征的，可以视为注册商标的使用。”

　　在商标授权确权审理实践中，未改变显著特征的商标标识的使用一般包括以下几种情形：繁简体、手写体印刷体互换、字体互换、字母大小写等；商标构成要素位置互换；未指定颜色使用颜色；省略或添加描述性非显著部分；符合一般商业惯性的使用等。

　　该案中，复审商标为“SAGA DE R”，其中字母“DE”来自拉丁语，有“……的”之含义，而字母“R”则是罗斯柴尔德公司企业名称的首字母，其整体可以理解为“罗斯柴尔德男爵拉菲集团股份有限公司的‘SAGA’商标”。由此可见，字母“DE”与“R”作为复审商标表示出处的词汇，并非商标中的显著部分。因此，在实际使用中省略上述字母的全部或一部分，可以认定为并未改变商标标识的显著特征，该案两审法院亦由此认定“SAGAR”或“SAGA”标识的使用可以视为复审商标的使用。

　　笔者建议，商标权利人在实际使用商标时，应尽量保持商标被核准注册的形态或不改变商标的显著特征，并且应使用在核定使用的商品上，以避免造成不必要的权利丧失。

　　（文章来源：中国知识产权报）