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作 者 | 胡雪莹 内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院知识产权庭
王淑荣 内蒙古自治区科技厅
《专利法实施细则》（以下简称《细则》）第20.2条关于必要技术特征的规定，业内称之为“缺少必要技术特征”，属于专利审查中的驳回和无效宣告的法定理由。为什么有如此的规定？其立法目的与作用是什么？我国专利界对此一直重视不够。在审查实践中，审查员对该条的把握也表现出比较强的主观随意性。尽管《审查指南》要求审查员在判断一项独立权利要求是否缺少必要技术特征时应当考虑整个说明书，并根据所要解决的技术问题尽量做出相对客观的认定，但在实践中，审查员仍然难以准确把握。例如，当权利要求只是概括地描述所要求保护的范围，而没有“照搬”说明书中的实施例的情况下，是优先适用《专利法》第26.4条还是第22条的规定？或者，优先适用《细则》第20.2条①的规定？不同的审查员可能会做出不同的选择。甚至在专利复审委员会中，也存在不同的做法。《细则》第20.2条的过多适用，在实践中容易产生争议。笔者试图从法理分析入手，并结合具体案例回答上述问题。
一、关于“必要技术特征”规定的立法变迁
关于必要技术特征的规定，一直存在于我国1984年、1993年、2001年和2010年的《细则》中。
《细则》（1984）第21.2条规定：“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载为达到发明或实用新型目的的必要技术特征”。
《细则》（1993）中，此款予以保留未做任何修改。
《细则》（2001）中，仍保留此款，只是在具体措词上做适当修改以便与其他条款的修改相协调，把“为达到发明或实用新型目的”改为“解决技术问题”。即“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征”。
在2010年的《细则》中，此款编号改为第20.2条。
值得一提的是，在1984年和1993年②的《细则》中，关于必要技术特征的规定并没有被列入驳回理由，也就不会被列入无效理由。根据审查实践的需要，中国专利局通过《审查指南》第四号公告，将该条补充到实质审查驳回的法律依据中。2001年《细则》第二次修改时，该条款被纳入到驳回理由和无效理由③中。
二、关于“必要技术特征”规定的作用
从立法体系上，《细则》第20.2条关于必要技术特征的规定位于“专利的申请”一章，其中第17-23条涉及专利申请文件的形式规定，例如第17条是关于说明书撰写的八大部分的规定；第18条是关于附图的规定；第19-20条是关于权利要求书的规定；第21条是关于独立权利要求的规定；第22条是关于从属权利要求的规定；第23条是关于摘要的规定。为什么这些条款中只有第20.2条属于驳回理由和无效理由呢？从立法技术上分析，《细则》第20.2条的规定应该属于一种提倡性规范④，其是指规定在一定条件下，鼓励、提倡人们为或不为某种行为的规范，亦即：鼓励性规范、引导性规范。王轶教授把提倡性规范称为“倡导性规范”⑤，认为“倡导性规范提倡和诱导民事主体在从事民事活动的时候采用特定的行为模式，减少或者避免民事主体在民事活动过程中间可能会遇到的风险”。对于专利申请文件而言，《细则》第17-23条的作用无疑是引导申请人进行规范撰写，特别是当撰写独立权利要求时，提醒申请人“应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征”，即应当将其认为对发明而言是必要的内容写入独立权利要求中，而对于非必要的技术特征则不应写入独立权利要求中。因此，在《细则》第17-23条均为倡导性规范的前提下，将其中的第20.2条单独作为强制性规范的驳回理由，于立法逻辑上不通。这也可以从1984年和1993年的两部《细则》均未将该条款作为驳回理由的规定中得到证实。
此外，将《细则》中的某些规定列为实体上的驳回理由，或者说，以“细则”或“条例”的位阶来规定驳回理由，这在各国的专利立法实践中十分罕见⑥，也是在立法技术上不成熟的表现。从我国专利法的立法沿革看，也体现出尽量减少这种不成熟做法的趋势。例如，在1984年的《细则》中，只规定《细则》第2条属于驳回理由；在1993年的《细则》中，增加了《细则》第12.1条（即“同样的发明创造”只能授予一项专利权）作为驳回理由；在2001年的《细则》中，又将《细则》第20.1条关于不清楚的规定、《细则》第21.2条和《细则》第43.1条⑦扩容进来；但在2010年的《细则》中，由于《细则》第2条和《细则》第13.1条（指2001年《细则》）的规定已经被吸收到修改后的《专利法》中，故只剩下现行《细则》第20.2条和《细则》第43.1条依然作为驳回理由。这个变化，也说明以《细则》规定作为驳回理由的情况越来越少。
或许有人会担忧，如果现行《细则》第20.2条的规定不作为驳回理由，是否会导致“放纵”那些具有缺少必要技术特征缺陷的申请，本文下面就从比较法的视角去解惑。
三、比较法研究
有比较才有鉴别。域外的主要发达国家或地区的专利法中，都明确提出了权利要求应该清楚地表明其请求保护的范围的要求，但却均未明确涉及关于必要技术特征的规定，最多在审查指南中，从操作层面对某些专利法条款做具体解释时提出过必要技术特征的概念。
1、美国
西方专利制度一般认为是先有说明书后有权利要求，所以，权利要求书一般出现在说明书之后。美国《专利法》的第112条⑧（该款名称为“Specification”）属于驳回理由之一，其第一款对说明书及权利要求书的撰写做出明确规定：“说明书应该对发明的做出及利用方式做出完整、清楚、简要而精确的描述，使任何熟悉该发明所述领域或者与之密切相关领域的技术人员能够制造或使用该发明，还应给出发明人自己认为的实施其发明的最好方式”；⑨ 其第二款则规定：“在说明书的结尾应该包括一项或一项以上的权利要求，具体地明确其请求保护的发明主题”。
《美国专利审查手册》（MPEP）中，2164.08的标题为“Critical Feature Not Claimed”，与我国的“权利要求中缺少必要技术特征”的表述十分相像。其在开始就规定⑩：“如果说明书中指出某特征是‘关键的（critical）’技术特征，但并未包括在权利要求中时，则根据第112条第一款的规定以（该权利要求）不能实现予以拒绝”，“在确定一个未出现在权利要求中的技术特征是否是关键的（critical）技术特征时，应该在整个说明书公开的范围内进行考虑，仅仅是优选的技术特征不能被认为是关键的（critical）技术特征”，?“在没有现有技术的限定下，要求申请人在权利要求中限定到优选的内容上，并不能实现宪法促进科技进步的目标。因此，以权利要求缺少关键技术特征为由的驳回，只有在说明书中明确指明该特征是实现所述功能的关键技术特征的情况下，方可做出”。?
2、欧洲
《欧洲专利公约》第84条规定，“权利要求应当界定要求保护的发明内容。权利要求应当清楚、简要并得到说明书的支持”。《欧洲专利审查指南》对该条款的解释指出，某些未在独立权利要求记载的技术特征，如果对实施发明来说是必要的，或者说对解决技术问题是必不可少的，则权利要求不清楚，不满足《欧洲专利公约》第84条的规定。可见，如果出现了权利要求缺少必要技术特征的情况，《欧洲专利公约》第84条?作为驳回理由，是以“权利要求不清楚”而驳回的。
在欧洲专利局编写的《Case Law》一书中，介绍了T115/83和T32/82两个案例。其指出，对《欧洲专利公约》第84条必须做出有意义的解释，不但要从技术角度理解权利要求，还必须清楚界定发明主题，也就是说，要写明该发明必要的技术特征（essential features），对于与发明要解决技术问题相关的所有技术特征，都应被看做是“必要技术特征”。而针对T582/93 （HYMO）案则指出，申请人可以将非必要技术特征写入权利要求中；申请人撰写的权利要求，可以比法律允许的范围窄，这是申请人的自由。
虽然《欧洲专利公约》没有针对独立权利要求缺少必要技术特征的规定，但却将此种缺陷归于权利要求不清楚的范畴。
3、专利合作条约（PCT）
《专利合作条约》第六条规定：“权利要求应确定要求保护的内容。权利要求应清楚和简明，并应得到说明书的充分支持”。《PCT实施细则》第6.3a条?规定，请求保护的主题应以发明的技术特征来限定。《PCT初步审查指南》中第5.33节针对《专利合作条约》第六条有具体规定，独立权利要求应该清楚地限定发明所需要的全部必要技术特征，?但如果不能满足该要求，则应当以不符合《专利合作条约》第六条关于清楚性的规定予以驳回。?
由此可见，PCT的规定与欧洲的做法基本一致，将缺少必要技术特征的问题当做权利要求是否清楚的问题来处理。
4、日本
日本《专利法》第36之(6)规定?：
本条第（2）款规定的权利要求书，其记载应符合下列各项之规定：
一、 请求保护的发明在说明书中的详细说明部分有记载；
二、请求保护的发明是清楚的；
三、各权利要求是简要的；且
四、按照经济产业省令的相关规定予以记载?
日本在对权利要求进行审查时，申请人应说明其认定的要求保护的发明的必要内容，发明专利保护范围的确认以“权利要求范围的陈述”为基础，确定权利要求所述的内容相对于请求保护的发明是否必要或充分，取决于申请人的意志，因此，审查员不宜将申请人认为对请求保护的发明必要而记载在权利要求中的内容认定为不必要；或者，对于申请人认为充分定义了请求保护的发明的权利要求，认定还需附加其他必要内容。“出于这一原因，日本《专利法》未将此作为对专利申请做出驳回决定、提出异议或者对专利提出无效请求的依据。”?
5、中国台湾地区
中国台湾地区的《专利法》中，并无关于必要技术特征的规定。在台湾地区的《专利法施行细则》中，第二章的标题为“發明專利之申請及審查”，从第13条至第39条共计27条。其中，第17条至第23条?与《中国专利法实施细则》中的第17条至第23条基本对应。台湾地区《专利法施行细则》第18条第二项?规定：“獨立項應敘明申請專利之標的名稱及申請人所認定之發明之必要技術特徵”。在台湾地区《专利审查基准》中，针对该《专利法施行细则》第18条第二项，有下面的解释?：
“發明之申請專利範圍，得以一項以上之獨立項表示；其項數應配合發明之內容。獨立項應敘明申請專利之標的名稱（designation of the subject matter）及申請人所認定之發明之必要技術特徵，以呈現申請專利之發明的整體技術手段。必要技術特徵，指申請專利之發明為解決問題所不可或缺的技術特徵，其整體構成發明的技術手段，係申請專利之發明與先前技術比對之基礎。技術特徵，於物之發明為結構特徵、元件或成分等；於方法發明為條件或步驟等特徵”。
但在台湾地区《专利法》第46条关于“不予专利”及第71条关于“举发”的规定中，凡是《专利法施行细则》的规定都不作为驳回和无效理由，故该第18条第二项的规定只能认为是“审查工具”的属性。
四、运用体系解释方法看“必要技术特征” 条款存在的必要性
1、专利法应是一个精密和谐的体系
专利法是一个体系精密的架构，既有实体性规定，又有程序性规定。既涉及专利申请与审查，又涉及专利权的保护。法条之间既有分工，又有联系并相互支撑，共同构成了有机联系的体系。因此，运用体系解释方法去研究“必要技术特征”条款存在的必要性，是一个基础的研究方法。
《专利法》第59条规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”。权利要求内容的主体部分是由技术特征构成的，考察权利要求是否缺少必要技术特征，不得不借助说明书及附图。这是因为：“权利要求由语言文字表达形成，通过记载解决技术问题的必要技术特征的方式来描述和反映发明的技术方案，清楚、简要地表述请求保护的范围。任何语言只有置于特定语境中才能得到理解。同时，基于语言表达的局限性和文字篇幅的限制，权利要求不可能对发明所涉及的全部问题表述无遗，需要通过说明书对要求保护的技术方案的技术领域、背景技术、发明内容、附图及具体实施方式等加以说明。为此，专利法明确规定了权利要求书和说明书之间的关系，要求说明书应该充分公开发明的技术方案，使得所属技术领域的技术人员能够实现；权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。在专利法的上述法定要求下，说明书记载的上述内容对于理解权利要求含义更是不可或缺，说明书与权利要求书两者具有法律意义上的密切关联性。说明书的内容构成权利要求所处的语境或者上下文，只有结合说明书的记载，才能正确理解权利要求的含义。不参考说明书及其附图，仅仅通过阅读权利要求书即可正确理解权利要求及其用语的含义，在通常情况下是不可能的。权利要求的解释就是理解和确定权利要求含义的过程。在这个过程中，必须结合说明书及其附图才能正确解释权利要求”。?
综上分析，独立权利要求中是否缺少必要技术特征，本质上是权利要求的解释问题。而权利要求的解释离不开说明书及附图，本文下面就基于权利要求书和说明书之间的密切关系，分别探讨《专利法》第26.3条和第26.4条与缺少必要技术特征的关系。
2、《专利法》第26.3条、第26.4条与缺少必要技术特征的关系
《专利法》第26.3条的第一句话规定：“说明书应当对发明或者实用新型做出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图”。
《专利法》第26.3条的规定，学理上叫做“充分公开”要件。该要件与“先申请原则”一起被誉为专利法的两大基石。如果没有这些基石，专利法的“大厦”就无法矗立。具体地说，专利法规定的专利三性，必须是在满足充分公开要件之后才能审查。换句话说，理想下的专利审查是这样的：审查员必须读懂申请的详细内容，例如，发明从哪里来？（现有技术），发明向哪里去？（发明目标），实现发明目的的技术方案或技术手段是什么？这些技术手段是否能够实现其声称的发明目的？这些基础的问题搞清楚之后，审查员再将权利要求作为审查对象，审查请求保护的权利要求，一种将被“披上法律外衣”的技术方案，是否相对于现有技术具有专利性。而权利要求中是否缺少必要技术特征的问题，其实是基于审查发明是否充分公开的前提之下，权利要求所体现的技术方案是否完整、清楚。要回答权利要求中是否缺少必要技术特征，根本就离不开说明书是否充分公开这个话题。
从表面上看，权利要求的“最小意思单元”是技术特征，当技术特征数量越少，其确定的保护范围就越大，因此，要防止申请人有过度追求保护范围大而减少技术特征数量的“冲动”。但如果相对于其要解决的技术问题，说明书中的技术方案尚未达到充分公开的程度，则权利要求的方案也不可能是清楚、完整的。如果说明书已经充分公开，而权利要求中却缺少必要技术特征，本质上属于“权利要求得不到说明书支持”的问题。通俗的说法是：对于说明书尚未达到充分公开程度而使权利要求缺少必要技术特征，称之为“实质缺特征”；对于说明书已经充分公开而权利要求中缺少必要技术特征，称之为“形式缺特征”。显然，“实质缺特征”属于《专利法》第26.3条的“充分公开”问题；“形式缺特征”属于《专利法》第26.4条的“权利要求得不到说明书支持”的问题。这表明，《专利法》第26.3条或第26.4条的规定已经和《细则》第20.2条关于必要技术特征的规定有重叠。《细则》第20.2条作为驳回理由和无效理由的必要性值得商榷。
3、“必要技术特征”规定的性质属于 “审查工具”
笔者认为，虽然《细则》第20.2条的规定和《专利法》第26.3条或第26.4条的规定存在一定程度的竞合，但并这不意味着其没有存在的价值。如前述的比较法分析，尽管“必要技术特征”条款在各国专利法中没有涉及，但其都在审查指南层面中出现，即作为专利申请审查阶段的“审查工具”仍有存在的必要。作为“倡导性规范”，该条款指导申请人将自己认为是必要的技术特征写入权利要求，同时也在提醒申请人，不可以“不分青红皂白”地将一些非必要技术特征写入独立权利要求。《欧洲专利审查指南》还举例说明，对涉及自行车的权利要求，无需提及车轮的存在。我国的《审查指南》中，也有关于照相机的例子，其改进在于快门，就无需提及照相机机身等。作为审查工具，是指审查员在遇到权利要求缺少必要技术特征的缺陷下，可以依据该第20.2条向申请人提出质疑。申请人如能做出修改或者合理解释，则审查员可以在此基础上继续审查。当然，审查员也可以通过对说明书的全面理解，做出缺少必要技术特征缺陷是属于“实质缺”或是“形式缺”?的判断，即从《细则》第20.2条作为出发点，最终走向《专利法》第26.3条或第26.4条的结论。
将《细则》第20.2条的性质理解为审查工具，其重要的实践意义是彻底终结多余指定原则，切断该条款与多余指定原则的脐带，而将该条款局限在审查阶段的“笼子”中。一旦专利申请获得授权而脱离审查阶段，该审查工具就失去作用。因为对于授权的权利要求，“以权利要求的内容为准”下，推定其每个技术特征都是必要的，所以，不必考虑哪一个技术特征是不必要的。最高人民法院在大连新益案中也明确指出：“应当认为，凡是专利权人写入独立权利要求的技术特征，都是必要技术特征，都不应当被忽略，而均应纳入技术特征对比之列。本院不赞成轻率地借鉴适用所谓的多余指定原则”。
五、代结语— 关于《细则》第20.2条去留的建议
笔者认为，从立法法原理看，专利法与专利法实施细则的立法位阶不同，应各自有各自的分工。简言之，该规定在专利法中的条款，不得出现在细则中。纵观世界各国/地区专利法，关于驳回和无效理由，无一不是由专利法做出规定，细则中的条款不得充当驳回理由和无效理由。且专利法中的哪一些条款可以作为驳回理由和无效理由，也应由专利法自主规定，不得由细则做出规定。
如上所述，从《细则》第20.2条所规制的对象看，无非就是“实质缺特征”或“形式缺特征”，恰好《专利法》中就有针对这两种情况的法条规定，因此，《细则》第20.2条不能再鸠占鹊巢，令其回归到审查工具已是必然趋势。对此，笔者设想：恰逢《专利法》第四次修改的契机，将《细则》第20.2条从驳回理由和无效理由中剥离出来，是当务之急。如果能一步到位，将现行的《细则》第53条关于驳回理由的规定和第65条关于无效理由的规定，直接纳入到《专利法》中，则《专利法》在体系上更加和谐。
注 释：
① 《专利法实施细则》第20.2条的规定与《专利法》第26.3条和26.4条的规定存在一定程度的竞合，本文会在后面详细讨论。
② 1993年《细则》第53规定：
依照专利法和本细则的规定，发明专利申请经实质审查应当予以驳回的情形是指：
（一）申请不符合本细则第二条第一款的规定的；
（二）申请属于专利法第五条、第二十五条规定的，或者不符合专利法第二十二条、本细则第十二条第一款
的规定的，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权的；
（三） 申请不符合专利法第二十六条第三款、第四款、第五款、第三十一条第一款或者本细则第二十条第二款规定的；
（四）申请的修改或者分案的申请超出原说明书和权利要求书记载范围的。
③ 2001年《细则》第64.2款是关于无效宣告请求理由的规定：
前款所称无效宣告请求的理由，是指被授予专利的发明创造不符合专利法第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第四款、第三十三条或者本细则第二条、第十三条第一款、 第二十条第一款、第二十一条第二款的规定，或者属于专利法第五条、第二十五条的规定，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权。
④ 在法理学界，按照法律规范的效力强弱或刚性程度，一般把法律规范划分为强制性规范和任意性规范。这种对法律规范的划分，忽视了提倡性规范的现实存在性和重要性。实际上，提倡性规范在宪法、民法、经济法中都存在，尤其是在经济法中大量存在，而且有不断增加的趋势。
⑤ 参见王轶，“对中国民法学学术路向的初步思考”，http://www.romanlaw.cn/subm-6.htm，2015年6月14日访问。
⑥ 目前正值《专利法》第四次修改，笔者建议至少应将驳回理由/无效理由限制在《专利法》的相关条款中，《细则》中的规定不能作为驳回理由/无效理由。
⑦ 2001年《细则》第43条规定：“依照本细则第四十二条规定提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请公开的范围”。 可见该条款是针对分案申请的规定，但“不得超出原申请公开的范围”已被《专利法》第33条所包含，再将其作为驳回理由，不够严谨。
⑧ 美国拥有成文的专利法典，被编在《美国法典》第35编，因此，35. U.S.C.即指美国《专利法》，例如，35. U.S.C.§112，汉译为美国《专利法》第112条。
⑨ The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention.
⑩ A feature which is taught as critical in a specification and is not recited in the claims should result in a rejection of such claim under the enablement provision section of 35 U.S.C. 112.
? In determining whether an unclaimed feature is critical, the entire disclosure must be considered. Features which are merely preferred are not to be considered critical.
? Limiting an applicant to the preferred materials in the absence of limiting prior art would not serve the constitutional purpose of promoting the progress in the useful arts. Therefore, an enablement rejection based on the grounds that a disclosed critical limitation is missing from a claim should be made only when the language of the specification makes it clear that the limitation is critical for the invention to function as intended.
? 需要特别注意的是，《欧洲专利审查指南》D部分第三章第5节规定《欧洲专利公约》第84条不是法定的异议理由。这意味着，《欧洲专利公约》第84条仅仅是驳回理由，发明一旦得到授权，则不能以权利要求不清楚、不简要为由提出异议（欧洲的异议程序性质与我国的无效程序性质类似，都属于授权后的救济程序）。
? 6.3 Manner of Claiming（权利要求的限定方式）：
(a) The definition of the matter for which protection is sought shall be in terms of the technical features of the invention.
? An independent claim should clearly specify all of the essential features needed to define the invention……
? Lack of clarity in the claim.
? 日本《专利法》第36之(6)规定如下：
第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
二 特許を受けようとする発明が明確であること。
三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
? 所谓“经济产业省令的相关规定”，是指日本《专利法实施细则》第24.6条，即关于权利要求的形式规定。
? 详见“《专利法实施细则》修改专题研究报告”，P.567，知识产权出版社，2008年6月第一版。
? 台湾地区《专利法施行细则》第17条至第23条规定的内容简述，第17条：说明书；第18条：申请专利范围（对应“权利要求”）；第19条：技术特征；第20条：独立项（对应“独立权利要求”）；第21条：说明书、申请专利范围及摘要中的技术术语一致；第22条：附图。
? 中国《立法法》第54条规定：
法律根据内容需要，可以分编、章、节、条、款、项、目。
编、章、节、条的序号用中文数字依次表述，款不编序号，项的序号用中文数字加括号依次表述，目的序号用阿拉伯数字依次表述。
请读者注意的是，关于法律条文中的“某条某款”，台湾地区法律界的称呼是“某条某项”，即台湾地区所称的“第18条第二项”，相当于“第18条第二款”。
? 见中国台湾地区《专利审查基准》第二篇第一章之2.3.1.1一节。
? 引自最高法院（2010）知行第53-1号行政裁定书。
? 笔者认为，“实质缺特征”，是无法通过修改权利要求而克服的；而“形式缺特征”是可以通过修改权利要求加以克服，此时，修改后的权利要求，按照目前的审查规则，还需要考察其修改是否“超范围”。但如果秉承该修改内容能够得到说明书的支持，就不应引发是否超范围的争议。遗憾的是，目前的审查实务中，审查员的做法还是有些机械。