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来源 | 知产力
作者 | 王学昊
本文所述的案例是一则涉及“功能性限定”问题的经典判例，系1999年由美国联邦巡回上诉法院（以下简称为CAFC）作出。本案中，Wms Gaming Inc（以下简称为WMS）对地区法院作出的其字面侵犯（literal infringement）了International Game Technology（以下简称为IGT）的专利的判决向CAFC提起了上诉，CAFC对此成立了由RICH、RADER和SCHALL三位巡回法官组成的法官团（Panel）。涉诉专利US4448419的权利要求1是一个使用功能性限定方式撰写的权利要求，也就是典型的美国专利法第112条第6段所称的“Means-plus-function”（以下简称为MPF）形式的权利要求，本文关注的重点就是CAFC的法官团是如何对MPF形式的权利要求进行解释，然后在此基础上进行侵权判定的。
我们先来了解一下涉诉专利的权利要求1和被控侵权产品各自的技术方案，两者都非常有趣。权1的方案如下所示：
A game apparatus, comprising:
a reel mounted for rotation about an axis through a predetermined number of radial positions;
means to start rotation of said reel about said axis;
indicia fixed to said reel to indicate the angular rotational position of said reel;
means for assigning a plurality of numbers representing said angular positions of said reel, said plurality of numbers exceeding said predetermined number of radial positions such that some rotational positions are represented by a plurality of numbers;
means for randomly selecting one of said plurality of assigned numbers; and
means for stopping said reel at the angular position represented by said selected number.
这是一款吃角子老虎机（Slot Machine）的装置权利要求，标准的老虎机通常都包括如下图所示的三个轮盘（reel），当玩家投入筹码，并拉动操纵杆时，这三个轮盘就会转动，最后的停止位置决定了玩家的收益，比方说下图中的三个7一般就是头等大奖，此外还有其他一些停止位置上的图案，例如樱桃、李子、一条、两条、三条、空白等，分别代表了不同的收益。
上述权1的前三个技术特征，比如包括围绕一个轴转动，有特定数量的停止位置，可以转动的轮盘，停止位置上有标记图案等，都是现有技术，只要是老虎机一般都具备这三个技术特征，权1的发明点在后三个MPF形式的技术特征，包括“means for assigning…numbers”，“means for randomly selecting…numbers”和“means for stopping…numbers”这三个技术特征，这三个技术特征是什么意思呢，它们主要讲了一个如何确定轮盘停止位置的技术方案。
首先为每个轮盘的停止位置分配一些数字，这些数字对应了停止位置，但数字的数量要大于停止位置的数量，这样有些停止位置就对应了多个数字。然后从这些数字中选择一个，最后将轮盘停止在所选择的数字对应的停止位置上。这么说读者可能还是有些糊涂，原因就在于权1使用了MPF形式的写法，这样的写法使得权利要求的范围很大，但却往往语焉不详，读者即使看了权利要求也难以理解其实际的技术方案。只有当我们看了说明书后才恍然大悟，原来这个发明是将固定数量的停止位置和大于该固定数量的数字进行了对应，比如一个轮盘上只有一个7，如果轮盘有22个停止位置，那么7出现的概率为1/22，现在将这22个停止位置对应到44个数字，每个停止位置对应2个数字，由随机数字生成器从44个数字中随机生成1个数字，并将轮盘停止到该数字对应的停止位置上，如此一来，7出现的概率就降为了1/44，从而暗中降低了玩家的中奖概率。
我们再来看被控侵权产品的技术方案，被控侵权产品的技术方案记载于专利US 5456465中。
如上图所示，首先由随机数字生成器从一些数字中随机生成数字R1，R1对应了一个乘数X；再由随机数字生成器从一些数字中随机生成数字R2，R2对应了一个乘数Y。将X和Y的乘积Z作为玩家的收益值，不同的收益值对应了不同的轮盘停止位置，某个收益值可能对应多种轮盘停止位置。那么再从轮盘停止位置的种类数量中随机生成数字R3，这样就最终确定了轮盘的停止位置。
CAFC的法官团通过如下步骤进行了侵权分析：
第一步，解释权利要求（claim construction）。法官团首先指出，确定权利要求中的功能和功能性限定所对应的结构是解释MPF形式权利要求的两个关键点。
对于权1中的“means for assigning…by a plurality of numbers”的功能性限定，法官团将其所限定的功能解释为“assigning a plurality of numbers to stop positions, where the plurality of numbers exceeds the number of stop positions and some stop positions are represented by more than one number”，那么该功能对应的结构是什么？地区法院在初审时将该功能性限定解释为覆盖所有用于确定轮盘停止位置和随机生成数字之间对应关系的表格、公式和算法。CAFC的法官团认为这样的解释过于宽泛，地区法院错在没有将该功能限定在专利说明书中记载的特定分配算法上。法官引用了Alappat案中的判词：“A general purpose computer, or microprocessor, programmed to carry out an algorithm creates a new machine, because a general purpose computer in effect becomes a special purpose computer once it is programmed to perform particular functions pursuant to instructions from program software”. 也就是说，当专利说明书中公开的微处理器或计算机被配置以执行特定算法时，它就具有了“special purpose”，它的结构应当被限定在特定的算法上。对于本案，法官团认为专利说明书中公开了一种控制老虎机操作的微处理器，并且还在附图6公开了一种分配数字的具体算法。
虽然涉诉专利的说明书中并未结合附图6详细的描述其特定算法，但法官团在附图6的基础上认为，这种算法至少具备如下4个技术特征：1）所分配的数字范围要大于停止位置的数量；2）每个数字只能被分配给一个停止位置；3）每个停止位置至少要被分配一个数字；4）至少一个停止位置被分配了多个数字。由此法官团将该功能对应的结构解释为：被配置以通过执行满足上述4个技术特征的算法来为停止位置分配多个数字的微处理器。
对于权1中的“means for randomly selecting one of said plurality of assigned numbers”的功能性限定，法官团将其所限定的功能解释为“randomly selecting one of said plurality of assigned numbers”，专利说明书中公开了一种随机数字生成器来从所分配的多个数字中随机生成一个数字，可作为该功能所对应的结构。
对于权1中的“means for stopping said reel at the angular position represented by said selected number”的功能性限定，专利说明书中公开了一种制动器来停止轮盘转动，其所限定的功能和功能对应的结构分别为“stopping the reel at the stop position that corresponds to the random number selected by the “means for randomly selecting” limitation”和制动器。
第二步，判断被控侵权产品是否字面侵权（literal infringement）。法官团指出，在ValmontIndus., Inc. v. Reinke Mfg. Co.案中，确立了如下准则：“for a means-plus-function limitation to read [literally] on an accused device, the accused device must employ means identical to or the equivalent of the structures, material, or acts described in the patent specification. The accused device must also perform the identical function as specified in the claims”。换句话说， MPF形式权利要求的字面侵权判定要满足两个条件，一是被控侵权产品使用了和专利说明书中公开的相同或等同的structures, material, or acts (identical to or the equivalent of the structures)；二是被控侵权产品执行了权利要求中的相同的功能(identical function)。
首先来看被控侵权产品是否使用了和专利说明书中公开的相同的structures、material或acts。法官团认为，如上所述，权1中的“means for assigning…numbers”的功能性限定所对应的结构为被配置以通过执行满足如下4个技术特征的算法来为停止位置分配多个数字的微处理器：1）所分配的数字范围要大于停止位置的数量；2）每个数字只能被分配给一个停止位置；3）每个停止位置至少要被分配一个数字；4）至少一个停止位置被分配了多个数字。而被控侵权产品则很明显被配置了不同的方式来操作，不能认定被控侵权产品使用了和专利说明书中公开的相同的结构。那么两者是否等同呢？法官团在此引用了在Chiuminatta案和Alpex Computer Corp. v. Nintendo Co.,案中确立的判断是否等同的规则，即被控侵权产品的结构和专利说明书中公开的任意结构之间的区别是否是非实质性的。
就本案来说，法官团分析认为，被控侵权产品选择了两个随机数R1和R2，然后确定了这两个随机数对应的两个乘数X和Y，再将这两个乘数相乘以得到收益值Z，然后再基于收益值对应的多个停止位置组合确定第三个随机数R3以确定轮盘最终的停止位置。换句话说，被控侵权产品为每个停止位置分配了数字组合。相比于权1中为轮盘的每个停止位置分配一个或多个数字，被控侵权产品是为每个停止位置分配一个或多个数字组合。本领域技术人员知晓，轮盘上的每个停止位置都分配有一个唯一的标识。权1通过从多个数字中选取的一个数字来表示这个标识，被控侵权产品中通过从多个数字组合中选取的一个数字组合来表示这个标识，而分配选取数字和分配选取数字组合之间并没有实质性的区别，法官团就此判定被控侵权产品使用了和专利说明书中公开的等同的结构。
接下来再看被控侵权产品是否执行了权利要求中的相同的功能。法官团认为，由于被控侵权产品是分配选取了数字组合而非分配选取数字，因此被控侵权产品执行了和权1不同的功能。即使被控侵权产品使用了和专利说明书中公开的等同的结构，也不能认定被控侵权产品字面侵权。
但是原告还不能高兴的太早，侵权判定尚未结束。法官团祭出了“等同原则”（doctrine of equivalents）这一杀器。等同原则是指，即使权利要求无法字面覆盖被控侵权产品，若它们两者之间的区别是非实质性的，仍然可以依据等同原则来判定等同侵权。本案中，被控侵权产品中的每个停止位置对应至少一个数字组合，而每个数字组合也都是通过随机数字生成器从多个数字中选取数字而形成的，其实质仍然是通过一个数字组合来确定停止位置，和权1中分配选取数字来确定停止位置并无实质性区别，因此基于等同原则，法官团判决被控侵权产品侵犯了涉诉专利的权利要求1。
以上就是法官团对被控侵权产品是否侵犯了权利要求1的判决过程，思路明朗，逻辑清晰。我们可以从中学习到CAFC的巡回法官是如何认定MPF形式权利要求的侵权的。简单总结一下：
1、对于算法类的专利，其功能性限定所对应的结构应当具体到被配置以执行特定算法的计算机或处理器。当然，第112条第6段并不要求专利要将特定算法公开到源代码或非常详细的程度，但至少专利应公开一个“special purpose”的计算机或处理器，被配置以执行特定算法，而不能仅记载一个general purpose的计算机或处理器（参见WMS Gaming, 184 F.3d at 1349）；
2、在判定侵权时，如果被控侵权产品的结构和专利说明书中公开的结构既不相同也不等同，则被控侵权产品不侵权；
如果被控侵权产品的结构和专利说明书中公开的结构相同或者等同，并且被控侵权产品执行了和权利要求相同的功能，则被控侵权产品字面侵权；
如果被控侵权产品的结构和专利说明书中公开的任意结构相同或者等同，并且被控侵权产品执行了和权利要求等同的功能，则被控侵权产品等同侵权。
那么是否存在被控侵权产品的结构和专利说明书中公开的任意结构相同或者等同，但执行了和权利要求不同功能的被控侵权产品呢？这一点我们留到后续的案例中探讨。
该案由CAFC发回地方法院重审后，以原被告双方和解而告终，但有一个疑点仍然萦绕笔者心头，被控侵权产品是否确实和权1中的功能相等同？毕竟如原告在上诉时所称，权1是先为停止位置分配选取数字再确定游戏结果，而被控侵权产品是先确定游戏结果再选择停止位置，在非博彩业或数学领域的其他技术人员看来，区别还是非常明显的，期待有专业人士对此作出专业性的解答。
最后，致敬本案法官团中的RICH法官，维基百科显示，RICH法官生于1904年，审理本案时已经是95岁的高龄，在坚持听取了此案的oral argument后，于本案作出判决的11天前去世。