避免赠品上的商标侵权的七条建议

  时尚杂志界大约是最喜欢送赠品的行业,从化妆品、太阳眼镜到皮夹、旅行包等,各式各样.赠品可以是赠送自己促销的产品本身,也可以是购进的其他厂商的小额商品.不过,很多品牌厂商喜欢根据促销商品的特点或属性,定制类似优盘、开瓶器、名片夹、手环等赠品,因为定制赠品可以印上自己的品牌(或LOGO)或者广告语,品牌厂商不会轻易漏掉任何传播品牌的机会.

  当赠品上印有品牌时,商标侵权问题就不容忽视.如果你提供的赠品本身就是采购进来的侵权商品,自然难逃侵权命运.《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》明确指出,搭赠侵犯注册商标专用权商品的行为是商标侵权行为.

  2008年1月,江苏省扬州市一家服饰专卖店开展”买一赠一”的促销活动,买一件羽绒服即赠送一只皮包,皮包上印有”JINLILAIPIJU”字样,附属的吊牌上标注有”goldlion”、”金利来”等字样,这些皮包经鉴定为假冒产品.最后,当地工商局依据商标法对当事人作出了罚款4000元的行政处罚.

  不过,很多公司更多地是担心定制赠品上的商标风险问题.让我们假设一下,如果金帝巧克力促销时赠送一个自己定制的”保温杯”,并在”保温杯”赠品上标注”金帝”是不是商标法意义上的”商标使用”?是不是指示了保温杯(而非促销的巧克力)的商品来源?如果恰巧有人在保温杯或类似商品上有合法的”金帝”商标注册,会不会构成商标侵权?恐怕会有一些争论.

  日本大阪地方裁判所曾经在1987年判决的”BOSS”商标案中认为,赠品不是”商品”,而是”不能独立交易的广告品”,”BOSS”在赠品上之使用不属于商标性使用.欧洲OHIM也曾明确指出,在为其饮料产品宣传所制作和发放的服装上使用商标,不能认定为其在服装上使用了注册商标.

  不过,前述国外案件是因商标不使用所引发的撤销商标注册纠纷案件,并不能为侵权意义上的商标使用的判断提供直接的借鉴.事实上,我个人认为,这种情形下,构成商标侵权的风险是非常巨大的.

  从商标侵权的规则来看,避免自己的品牌用于赠品上构成”用于识别商品来源”的商标法意义上的”商标使用”,是规避商标侵权的关键所在.在与艾默生刘永刚、舍弗勒陈军两位同行简单探讨后,我们提出以下七个可以考虑的建议:

  1.避免在赠品上单独标注品牌的名称或LOGO.这种情形比较容易被认定为”用于识别商品来源”的”商标使用”行为.

  2.在赠品上标注品牌时最好带上促销商品名称.比如,在玩偶赠品的吊牌上标注”金帝巧克力”(字体最好一样大小).即使是玩偶类商品上的”金帝”商标权利人,也难以主张”金帝巧克力”是对玩偶商品的来源指示或商标使用.

  3.可以将促销商品(如巧克力)的包装图片,同时在赠品所标注品牌的前后或上下一并印上,如此更能清晰地表明:该品牌所指示的商品并非赠品本身.

  4.在赠品上明确标注”赠品”、”非卖品”或类似字样,可以降低或避免与赠品所竞争商品上的”雷同”商标发生所谓混淆或误导的可能性.

  5.在不影响品牌宣传效果的基础上,可以将赠品生产商的品牌同时印在赠品上,与促销商品的品牌并存.当然,要确保生产商印上去的品牌不存在侵权问题.

  6.如果赠品或其包装的空间允许,可以将促销品牌厂商的公司名称显著标注,更能与赠品所竞争商品上的”雷同”商标,明确区分出不同的商品来源.

  7.如果企业名称包含了所要传播的品牌名称,只印上”xxx公司惠赠”即可.尤其是该品牌已经被他人注册并使用在赠品所属商品上时,如此使用更安全.

  值得注意的是,一些赠品的生产厂商,乐于在展会、广告、电商网站等上面宣传类似这样的表述:我们的产品是”可口可乐赠品”、”五粮液定制礼品”.如果你不喜欢这样”被宣传”的话,最好一开始就要在采购合同或委托加工合同中写上禁止这类宣传的条款.

  来源:《中国知识产权》 总第92期

  作者:袁真富