商业秘密与专利保护的两难选择

作者： 陈军 安徽天禾律师事务所

鉴于我国专利与商业秘密产生机制及法律保护方式不同，员工在专利申请前，应进行下列因素考虑，进行必要的商业秘密审查：

1.1.专利申请前，应对技术方案授权可能性评估，若被授予专利可能性过低，则以商业秘密保护；

1.2.通过技术保密可以获得长期的、无国界的市场独占地位，且技术方案很难被他人反向工程，则应采用技术秘密保护。

1.3.如果要求技术方案保护期限比专利保护期长（发明专利20年；实用新型专利10年），且能为公司带来巨大价值，则严格以商业秘密形式进行保护。

1.4.专利申请前，考虑对技术方案部分环节以商业秘密形式保护，对另一部分申请专利。即使技术秘密被泄露，他人也无法生产出完整产品，以此为公司核心技术设立双重防线。

1.5.技术方案市场周期短，而申请专利审查周期较长，等到专利授权时该技术成果可能有更先进的替代技术出现，不宜申请专利。

1.6.提交专利申请容易向竞争对手暴露公司技术研发动态，且专利保护范围容易被对手绕过，不宜申请专利。

1.7.考虑专利申请方案公开后，对潜在竞争对手进行技术开发有帮助，此时应采用商业秘密保护。

1.8.有些技术方案一点即透，特别是对研发相关产品的竞争对手而言。如果竞争对手技术研发已经趋于成熟，具有很强的独立研发能力，建议申请专利，以公开换保护。

1.9.如果技术方案比较复杂，实际实施中每位员工也仅能接触到技术方案的部分内容，则考虑商业秘密保护；反之，因当前员工流动性较强，若员工容易掌握全部技术方案，刚建议提交专利申请。

1.10.产品方法专利分为两类，其一为新产品方法专利，其二为老产品方法专利。后者维权原告举证责任大，故建议前者提交专利申请，后者进行商业秘密保护。延伸开来说，对于原告维权举证责任较重的技术方案，建议进行商业秘密保护。

1.11.公司技术方案运营方式，若主要是对外许可，考虑到被许可方泄密的风险，建议提交专利申请；当技术方案比较复杂时，建议对于实现完整功能效果的全部技术方案，部门申请专利，部分进行商业秘密保护。

1.12.基于成本角度考虑，对于经济价值大、投资回报率高的技术选择以专利方式保护；对于经济价值较小的技术则选择以商业秘密方式加以保护，以免投资大于回报。