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作者 | 祝建军 广东省深圳市中级人民法院知识产权审判庭副庭长
【要旨】
我国商标法、反不正当竞争法对商标权、商号权的保护以国内地域性为标准，域外商标、商号未在中国使用形成商誉的，不构成在先权利。实力强大的外国企业未经许可使用实力弱小的国内企业的注册商标，将构成反向混淆侵权，并承担相应的法律责任。
【案情】
原告深圳市优比速快递有限公司（下称深圳优比速公司）成立于2000年11月，经营范围为国内、国际速递业务。2002年4月28日，原告深圳优比速公司向国家工商行政管理总局商标局申请注册了“优比速+UES+图”商标，核定服务类别为第39类，包括运输、包裹投递等，有效期自2002年4月28日至2012年4月27日。2006年11月，原告深圳优比速公司将该商标转让给原告黄居群，原告黄居群又以普通许可方式授权原告深圳优比速公司使用该注册商标。
自2003年6月，原告深圳优比速公司在其运营的快运车、员工名片、快递单、业务宣传册上使用“优比速快递”“优比速 UES 快递” 等字样，其中“优比速”被突出使用。原告深圳优比速公司注册资本少、营运规模小。
被告优比速包裹运送（广东）有限公司（下称广东优比速公司）成立于2004年11月，经营范围为承办国际快递、国内货运代理业务等。被告广东优比速公司在深圳、北京等地设立了20家分公司。
原告发现，被告将原告商标中的“优比速”文字作为自己的企业字号，在其快递运单、业务收据发票和货运车门上使用或突出使用，原告认为被告侵犯了原告的“优比速”注册商标专用权并构成不正当竞争，请求人民法院判令被告立即停止侵权、赔偿原告经济损失人民币300万元及维权费用21．34674万元。
【判决】
广东省深圳市中级人民法院一审认为，原告指控被告突出使用该注册商标,造成相关公众混淆，但被告并未突出使用“优比速”文字，而属于正常使用其“优比速”核准商号，该行为也未引起消费者混淆。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决: 驳回原告深圳优比速公司、黄居群的诉讼请求。
一审宣判后，深圳优比速公司、黄居群不服，向广东省高级人民法院提出上诉。
广东省高级人民法院二审认为，深圳优比速公司、黄居群的诉讼请求为，广东优比速公司及分公司将其“优比速+UES+图”商标中的“优比速”文字作为企业字号，在其快递运单、业务收据发票和货运车门上突出使用，侵犯了原告“优比速”注册商标专用权。同时，被告将“优比速”企业字号，在与原告相同或类似服务上使用，构成不正当竞争。一审仅审理了上述第1项诉请而遗漏了第2项诉请，违反了法定程序，可能影响案件正确判决，故裁定：撤销一审判决，本案发回广东省深圳市中级人民法院重审。
广东省深圳市中级人民法院重审理认为，原告方“优比速+UES+图”商标中“优比速”中文构成商标的主要部分，该商标核定使用的服务类别为第39类，包括运输、包裹投递等。同时，原告方亦将“优比速”登记为商号并在商业活动中使用。原告方通过使用“优比速 UES ”商标或“优比速”商号，已在“优比速+UES+图”商标及“优比速”商号上建立起商誉。被告方在后将“优比速”登记为商号，并在商业活动中突出使用，该行为侵犯了原告的“优比速+UES+图”注册商标专用权。
被告方与原告方均在珠三角地区，经营业务相同，二者存在同业竞争关系。被告方在后将“优比速”登记为商号，并在商业活动中使用，在主观上具有侵权的恶意。由于被告方的实力远超过原告方，对于原告方的经营活动和宣传行为，反而会使得相关公众误认为是被告的行为，原告方利用其商标扩展经营非常困难，故被告方的行为将严重挤压原告方的市场空间，应认定被告的行为构成不正当竞争。
被告方的投资股东及关联公司，尽管在国外等地区比原告方更早使用“优比速”商标、商号，但其并未在中国使用，因此，被告方对“优比速”商标或商号在中国不享有在先权利。
综上，原告方指控被告方侵犯其注册商标所有权并构成不正当竞争的诉请成立。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决: 一、被告广东优比速公司及分公司在原告深圳优比速公司、黄居群第1759121号注册商标核定使用的第39类服务项目上立即变更并停止使用“优比速”商号；二、被告广东优比速公司及分公司于判决生效之日起十日内赔偿原告深圳优比速公司、黄居群经济损失人民币50万元；三、驳回原告深圳优比速公司、黄居群其他诉讼请求。
一审宣判后，两被告不服，向广东省高级人民法院提出上诉。广东省高级人民法院二审判决，驳回上诉，维持原判。
【评析】
本案属于反向混淆侵犯注册商标专用权并构成不正当竞争的典型案例，被评为广东省法院2011年度十大知识产权案件。对本案的研讨，可以为类似案件的审理提供参考。
一、本案适用正向混淆判定商标侵权带来尴尬
商标是指能够将一个企业的商品或服务与其他企业的商品或服务区别开的标记或标记的组合。商品或服务的经营者以商标为媒介，搭建起经营者与消费者沟通的桥梁，商标指示了商品的来源，代表了一定的商品质量水平和经营者的商誉，因而对消费者具有吸引力，此即为商标最初始的功能——识别（区分）功能。基于维护商标识别（区分）功能的需要，传统商标侵权理论是以商标正向混淆为基础来构建，即保护商品或服务提供者凝聚在商标中的商誉免受不公平利用的损害，以及避免消费者不被误导[1]
根据侵犯商标权的混淆理论，凡未经商标权人许可且不存在“合理使用”等法定免责事由的情况下，在相同或近似商品或服务上，使用与他人相同或相近似的商标，导致消费者产生混淆的行为，即构成侵犯他人的商标专用权，该混淆在学理上又被称为正向混淆。
本案原告方“优比速+UES+图”注册商标中“优比速”构成原告注册商标的主要部分，该商标核定使用的服务类别为第39类，包括运输、包裹投递等。被告方在后将“优比速”登记为商号，并在商业活动中突出使用。被告方与原告方均在珠三角地区，经营业务相同，二者存在同业竞争关系。原告在深圳注册成立，经营实力弱小；而被告方是外资企业，其关联企业美国控股公司是美国50强企业，同时，被告方在中国设立了20家分公司，可见，被告方实力雄厚。对消费者而言，其不大可能认为被告方提供的快递服务来源于原告方，反而可能会误认为原告方提供的快递服务来源于被告方，这显然不符合上述传统商标法所规制的正向混淆标准。
二、本案被告的行为构成反向混淆侵权
反向混淆发生在在先的注册商标权人实力弱小，而在后的商标使用人比较知名，实力雄厚，对消费者而言，其不太可能会认为商标使用人提供的商品或服务来源于注册商标权人，反而可能会误以为注册商标权人提供的商品或服务来源于商标使用人，反向混淆发生。商标法如果不制止反向混淆，就会使知名企业在使用他人的注册商标时，毫无顾忌，从而发生“弱肉强食”的不公平竞争后果[2]。将反向混淆作为商标法规制的一种侵权型态，有利于维护公平的市场竞争秩序。
就本案来看，被告在相同服务上使用与原告注册商标相同的标识，由于被告的经营实力、规模、知名度均比原告大，此时，消费者不会认为被告提供的服务来源于原告，而是认为原告提供的服务来源于被告。该反向混淆会显著削弱原告利用涉案商标建立其商业声誉的目的，原告注册商标的识别力将被扭曲或遮蔽。被告在全国建立了20家分公司，其通过经营会慢慢蚕食原告的注册商标，消费者可能会认为是原告在侵被告的商标权，从而给在先注册的商标造成实质性损害。反向混淆在给小企业的发展机会造成损害的同时，最终也损害了以消费者利益为代表的社会公共利益。[3]我国商标法及司法解释并未对反向混淆予以规制，鉴于此，应根据商标法的立法精神，通过司法判决的方式，认定被告的行为侵犯了原告的注册商标专用权，应承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。
三、域外商标、商号未在中国大陆使用形成商誉不受保护
商号之所以受法律保护的原因在于使用，商号权人在先使用了商号，就会逐渐在该商号上积累企业的商业信誉，而商业信誉属于企业的无形资产，法律应避免他人搭便车式的混淆使用。我国反不正当竞争法对商号权的保护以国内地域性为标准，也就是说，商号权人只有在先在中国范围内通过经营形成商誉，才受到我国法律的保护，如果商号权人仅在国外使用，没有在中国使用，则其因没在中国形成商业信誉，无法受到我国法律的保护。
从本案来看，原告方将“优比速”登记为商号并在商业活动中使用，因原告方的该使用行为在先，因此，原告对“优比速”商号享有在先权利。被告方的投资股东及关联公司，尽管在国外等地区比原告方更早使用“优比速”商标、商号，但其并未在中国使用，因此，被告方对“优比速”商标或商号在中国不享有在先权利。本案事实表明，被告方明知或应知原告方已在先使用“优比速”商号，但被告方仍在后登记和使用“优比速”商号，这表明被告方在主观上存在侵权的主观恶意。
综上，法院认定被告构成反向混淆商标侵权及不正当竞争，并责令其承担相应的法律责任是妥当的。
注释：
[1] 邓宏光著：《我国商标反淡化的理想与现实》，载《电子知识产权》2007年第5期。
[2] 孔祥俊著：《商标与不正当竞争法原理和判例》，法律出版社2009年第1版，第275页。
[3] 郑其斌著：《论商标权的本质》，人民法院出版社2009年第1版，第214页。