如何在美国专利维权

  作者 | 同济大学德国研究中心、上海国际知识产权学院 张怀印

  近日,美国联邦巡回上诉法院(CAFC)撤销了美国专利审查与上诉委员会(PTAB)的一项裁决,认定PersonalWeb公司的云存储专利权继续有效。CAFC认为,PTAB认定专利相对于现有技术缺乏创造性的结论不能得到支持,因而应该继续有效。据悉,近年来,苹果公司、Facebook、谷歌、YouTube、亚马逊等多家全球知名公司都曾被PersonalWeb起诉专利侵权。

  PersonalWeb公司是美国得克萨斯州一家小规模公司,主要利用自己的专利技术开发相关产品。而这样的创新创业公司在美国非常普遍,类似的专利诉讼也屡见不鲜。虽然,这场专利诉讼最终的结果对国内用户影响并不大,但在我国企业加快“走出去”的今天,却敲响了警钟,那就是相关企业应熟悉美国的专利维权流程,学习本案中PersonalWeb公司的起诉策略以及苹果等公司的反诉经验。

  首先,在美国提起专利诉讼时选择法院是非常重要的一环。由于美国专利诉讼既可以在联邦法院起诉,又可以在州法院起诉,因此可以选择的法院较多。而美国受理专利诉讼一审案件最多的则是得克萨斯州东部法院,因为这家法院是公认的“亲专利”法院之一,因而成为深受专利权人青睐的法院。据统计,该院每年受理的案件占据了全美诉讼案件三分之一以上。

  其次,在提起专利诉讼后,无论在美国还是中国,涉案专利都可能受到被告的专利权无效宣告请求挑战。自2011年美国修订专利法以来,美国专利无效制度出现重大改革,在美国专利商标局内下设PTAB。当前,PTAB的主要职能有三方面:一是单方复审程序;二是双方复审程序;三是授权后复审程序。unified patent公司的研究报告指出,自2012年以来,PTAB受理的案件数量节节攀升,2015年其案件受理量是2012年的十几倍。

  那么,为什么会有越来越多的企业青睐PTAB呢?主要有三个原因:一是PTAB审判效率高。PTAB审理案件最长不能超过12个月;而一般情况下法院的专利诉讼案件很难在一年之内审理完毕,通常需要2年至3年,甚至更长时间。二是PTAB审理效果较好。根据Lex Machina的报告,在请求PTAB复审的所有案件中,有20%被拒绝立案,19%在立案前和解,即大约有61%的案件获准成功立案,立案率比较高。三是PTAB诉讼费用较低。根据统计,采用PTAB程序提起专利权无效宣告请求的,如果是在立案之前和解,费用在2万美元之内;如果成功立案且进行完全部流程,则费用也在20万美元以内。如果是提起申诉,则需要进一步增加费用。与法院的专利诉讼费用相比,一个持续一年的专利诉讼案件,费用约为100万美元,持续2年至4年的案件,费用成本就会倍增。相比之下,PTAB诉讼费用要低的多。

  再次,对于PTAB的结果不服,当事人可以向联邦巡回上诉法院提起上诉,就像本案中苹果公司所做的那样。巡回上诉法院将会对案件作出撤销、维持等裁决。

  当前,中国企业在进军美国市场时遇到的专利诉讼、“337调查”等与日俱增,华为、中兴通讯等部分企业已在海外遭遇多起专利诉讼,并学到了相关经验,而对于更多的中国企业而言,在进军国际市场之前就应该熟知目标市场国家的知识产权规则,以便能够在遇到知识产权纠纷时从容应对,维护好自己的利益。