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来源:中外民商裁判网 作者：陶恒河 安徽省高级人民法院法官
本案二审争议焦点为：一、铜陵市凯伦西餐厅企业名称对营口凯伦公司“凱倫”文字注册商标是否构成在先权；二、铜陵市凯伦西餐厅是否侵犯营口凯伦公司注册商标专用权；三、“凱倫”商标是否应被认定为驰名商标。
[裁判要旨] 在先登记的企业名称中的字号虽与在后注册的商标相同或相似，但只要是对字号的善意合理使用，其仍受法律保护、注册商标是否驰名的事实是判定被告行为是否构成侵权的前提条件，即存在需要跨类保护时才有认定的必要，驰名商标认定应遵循按需认定原则。
[案情]
原告(二审上诉人)：辽宁省营口凯伦咖啡娱乐有限公司(以下简称营口凯伦公司)。
被告(二审被上诉人)：安徽省铜陵市凯伦西餐厅。
营口凯伦公司提供的第3240219号商标注册证书复印件记载：“凱倫”商标，注册人是营口凯伦公司，核定服务项目为(第43类)咖啡馆(商品截止)，注册有效期限自2004年1月14日至2014年1月13日。2010年1月22日，辽宁省工商行政管理局给营口凯伦公司颁发辽宁省著名商标证书，记载：你单位第3240219号“凱倫”商标被认定为辽宁省著名商标，有效期限2010年01月22日至2013年01月22日。
2003年3月20日，铜陵市凯伦西餐厅向当地工商行政管理局提出企业名称预先核准申请书，申请书记载的企业申请名称为铜陵市凯伦西餐厅，经营范围为咖啡、西餐、茗茶。2003年4月4日，当地工商行政管理局给铜凌市凯伦西餐厅出具企业名称预先核准通知书，载明：根据公司登记管理条例和《企业名称登记管理规定》，同意预先核准下列两个投资人投资10万元，在长江中路中联大厦设立私营合伙企业，名称为铜陵市凯伦西餐厅，该预先核准的企业名称保留期自2003年4月4日至2003年10月3日。铜陵市工商行政管理局出具的关于铜陵市凯伦西餐厅的企业基本信息表记载：企业名称铜陵市凯伦西餐厅(普通合伙)；经营场所铜陵市长江中路中联大厦二楼；经营范围咖啡、西餐、茶艺服务；法定代表人崔治国；成立日期2003年4月9日，经营期限2003年4月9日至2023年4月8日；登记机关安徽省铜陵市工商行政管理局等。
铜陵市凯伦西餐厅于经营期间在二楼店面门头的黄色面板上醒目写有“KARENCOFFEE凯伦咖啡”字样，其经营时使用的纸巾上印有“凯伦咖啡会所、Coffee”等字样。营口凯伦公司在本案支出的合理费用为2932.8元。
营口凯伦公司认为，铜陵市凯伦西餐厅自2003年4月以来在企业名称中使用“凯伦”文字和在店面门头及纸巾上使用“凯伦”文字的行为，侵犯了其对“凱倫”文字注册商标的专用权，遂于2011年7月29日向法院提起诉讼，请求判令：铜陵市凯伦西餐厅停止使用“凯伦”名称；铜陵市凯伦西餐厅赔偿因侵权行为给营口凯伦公司造成的损失30万元以及为制止侵权支出的合理费用3万元；“凱倫”商标为驰名商标。
铜陵市凯伦两餐厅辩称：1．营口凯伦公司不是本案适格主体，因为铜陵市凯伦西餐厅企业字号中使用的“凯伦”文字与营口凯伦公司的“凱倫”商标无关，而简体“凯伦”商标的权利人不是营口凯伦公司。同时铜陵市凯伦西餐厅2003年3月即在安徽省铜陵市申请“铜陵市凯伦西餐厅”的企业名称，并依法被核准注册。至此，铜陵市凯伦西餐厅依法完全拥有该名称的使用权，并在被核准的区域内具有排他使用的权利，任何包括商标使用权在内的其他权利的行使都不得侵犯该名称权。2、2004年1月，营口凯伦公司抢注了“凱倫”商标，但根据商标法的规定，此“凱倫”商标非彼“凯伦”商标，所以此“凱倫”商标与“凯伦”字号的企业名称之间也没有任何侵权的可能性。而且，铜陵市凯伦西餐厅将“凯伦”作为企业字号使用在先，营口凯伦公司抢注该字号为商标，其本身就是侵犯了铜陵市凯伦西餐厅的在先权利，只是铜陵市凯伦西餐厅没有主张该权利，但并不是放弃该权利，更不能否认铜陵市凯伦西餐厅依法拥有该字号的使用权。故也不存在侵犯营口凯伦公司商标使用权的事实。3、营口凯伦公司不符合申请认定驰名商标的条件，该商标也不符合认定驰名商标的实质要件。请求法院驳回营口凯伦公司的诉讼请求。
[审判]
安徽省合肥市中级人民法院一审认为，营口凯伦公司在本案以其享有“凱倫”和“凯伦”两项文字商标专有权为由，指控铜陵市凯伦西餐厅在其企业名称及其他相关经营行为中使用“凯伦”文字侵犯了其注册商标专用权，属于侵犯商标专用权纠纷。营口凯伦公司是第3240219号“凱倫”文字商标的注册人，即营口凯伦公司在2004年1月14日全2014年1月13日期间对“凱倫”文字注册商标享有专有使用权。
本案的焦点是铜陵市凯伦西餐厅在其名称中使用“凯伦”文字，以及在企业店面门头上使用的“凯伦咖啡”字样和在经营中印制的纸巾上使用“凯伦咖啡西餐”字样，是否侵犯营口凯伦公司享有的第3240219号“凱倫”文字注册商标专用权。铜陵市凯伦西餐厅的企业名称核准于2003年4月4日，该企业实际成立于2003年4月9日，即该企业于2003年4月9日始就享有对现有名称及名称中字号的使用权。而营口凯伦公司获得第3240219号“凱倫”文字注册商标的时间是2004年1月14日，该时间点显然迟于铜陵市凯伦西餐厅获得其企业名称及名称中字号“凯伦”使用权的时间，即铜陵市凯伦西餐厅对“凯伦”文字作为在企业名称中的使用权对于营口凯伦公司的“凱倫”文字商标而言，属于在先使用权，而保护在先权利是处理知识产权权利冲突的基本准则，即铜陵市凯伦西餐厅在其企业名称中使用“凯伦”作为字号，对第3240219号“凱倫”文字注册商标不构成侵权。
铜陵市凯伦西餐厅尽管自2003年4月9日始享有对现有名称的使用权，但其在使用该名称及字号时必须依法规范使用，其在店面门头上使用“凯伦咖啡”以及在纸巾上使用“凯伦咖啡西餐”等情节中，对“凯伦”文字的使用显然不属于规范使用名称和字号的情形，也不属于《企业名称登记管理规定》第二十条规定的“从事商业、公共饮食、服务等行业的企业名称牌匾可适当简化”的情形。从该使用的形式和内容看，尽管上述文字是“凯伦咖啡”和“凯伦咖啡西餐”等文字组合，但“凯伦”两字是词组中的核心文字，属于对“凯伦”文字的突出使用，意在宣示其产品或服务的来源或标识，从而使“凯伦”文字起到了商标的功能。而铜陵市凯伦西餐厅仅获得对“凯伦”文字作为名称中字号在先使用权，该先用权不能及于“凯伦”作为商标使用的功能，因为商标法对商标的保护实行先申请和优先保护注册商标原则。因此，铜陵市凯伦西餐厅将“凯伦”作为商标使用的行为与营口凯伦公司的“凱倫”文字注册商标发生了冲突。
我国商标法规定注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。本案中，营口凯伦公司核准注册的商标是“凱倫”文字，核定使用的商品是第43类咖啡馆。铜陵市凯伦西餐厅通过工商行政管理局核准的经营范围是咖啡、西餐、茶艺服务，其实际使用的情形是“凯伦咖啡”和“凯伦咖啡会所”，显然与营口凯伦公司“凱倫”注册商标核定使用的第43类咖啡馆商品类似；而铜陵市凯伦西餐厅使用的是“凯伦”文字，与营口凯伦公司的注册商标“凱倫”相比，两者字体不同，但两者的字义及读音完全相同，而且该文字商标在标示商品来源的功能上主要通过读音来实现，对一般消费者而言，容易对简体“凯伦”和繁体“凯伦”即“凱倫”标示的商品或服务来源产生混淆和误认，因此铜陵市凯伦西餐厅作为商标使用的“凯伦”与营口凯伦公司的“凱倫”文字商标相近似。所以铜陵市凯伦西餐厅的行为属于在类似商品上使用与营口凯伦公司注册商标相近似的商标，而铜陵市凯伦西餐厅的使用行为显然没有获得营口凯伦公司的许可，构成对营口凯伦公司注册商标专用权的侵犯。铜陵市凯伦西餐厅应承担侵权的民事责任，其应在店面门头和经营用的纸巾上将“凯伦”文字作为字号名称规范使用，并赔偿营口凯伦公司的经济损失。考虑到营口凯伦公司在本案没有对自身损失和铜陵市凯伦西餐厅的侵权获利予以证明，一审法院参酌铜陵市凯伦西餐厅侵权使用的时间和营口凯伦公司的合理支出费用，酌定铜陵市凯伦西餐厅赔偿营口凯伦公司经济损失人民币3万元。
关于营口凯伦公司在本案中请求法院认定其涉案商标为驰名商标的主张，首先，原审法院仅考虑其第3240219号注册商标是否能够认定为驰名商标的请求；其次，根据我国的司法实践，就本案铜陵市凯伦西餐厅的侵权情节而言，铜陵市凯伦西餐厅的行为符合商标法第五十二条规定侵权的情况，从而能够直接认定铜陵市凯伦西餐厅侵权；在此前提下，法院没有必要认定被侵权商标是否属于驰名商标，即对涉案的第3240219号注册商标是否驰名不予判定。
综上，原审法院依照商标法第五十一条，第五十二条第(一)项，第五十六条第一款、第二款；最高人民法院《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第4条；民事诉讼法第六十四条第一款之规定，判决：一、铜陵市凯伦西餐厅于判决生效之日立即在店面门头和经营用的纸巾上将“凯伦”文字作为字号名称规范使用。二、铜陵市凯伦西餐厅于判决生效之日起15日内赔偿营口凯伦公司经济损失3万元。三、驳回营口凯伦公司的其他诉讼请求。
营口凯伦公司不服上述民事判决，提起上诉称：一、原审法院以铜陵市凯伦西餐厅在先使用“凯伦”文字作为企业名称拥有对“凯伦”文字的在先使用权，进而认定对营口凯伦公司的“凱倫”文字注册商标不构成侵权系事实认定错误。二、“凱倫”文字注册商标符合驰名商标的条件，原审未认定为驰名商标错误。三、原审判决赔偿数额过低，无法弥补营口凯伦公司的损失。综上，原审判决认定事实不清，适用法律错误。请求二审法院撤销原判，依法支持营口凯伦公司的原审诉讼请求。
铜陵市凯伦西餐厅答辩称：营口凯伦公司上诉无事实和法律依据。铜陵市凯伦西餐厅的企业名称相对于营口凯伦公司的注册商标“凱倫”来说，享有在先使用权，其使用“凯伦咖啡”并不构成对“凱倫”商标权的侵犯。凯伦商标不具有认定驰名商标的条件和必要性。一审法院认定铜陵市凯伦西餐厅侵犯了营口凯伦公司“凱倫”注册商标专用权错误。请求驳回营口凯伦公司的诉讼请求和上诉请求。
本案二审争议焦点为：一、铜陵市凯伦西餐厅企业名称对营口凯伦公司“凱倫”文字注册商标是否构成在先权；二、铜陵市凯伦西餐厅是否侵犯营口凯伦公司注册商标专用权；三、“凱倫”商标是否应被认定为驰名商标。
二、审法院审理认为，本案纠纷属于企业名称与注册商标之间的权利冲突案件。铜陵市凯伦西餐厅的企业名称于2003年4月4日经铜陵市工商行政管理局预先核准，该企业于2003年4月9日核准登记成立。营口凯伦公司第3240219号“凱倫”文字注册商标核准注册时间为2004年1月14日，前者核准登记时间早于后者。相对营口凯伦公司的该注册商标而言，铜陵市凯伦西餐厅的企业名称权为合法在先权利。铜陵市凯伦西餐厅作为字号使用的“凯伦”与营口凯伦公司的“凱倫”文字注册商标构成近似。双方争议的主要问题是铜陵市凯伦西餐厅将其登记在先的企业名称中的字号“凯伦”使用在门头招牌以及经营的服务用品上的行为，是否构成了对营口凯伦公司在后注册商标专用权的侵犯。本案中，铜陵市凯伦西餐厅对其企业名称中的“凯伦”字号享有合法的在先权，其自登记成立之日起将“凯伦”登记为企业字号并在经营场所内使用时，营口凯伦公司的“凱倫”商标尚未注册，也无知名度，铜陵市凯伦西餐厅设立、使用“凯伦”字号是善意的，并无证据证明存在误导公众的恶意及攀附、搭便车之情形。铜陵市凯伦两餐厅虽然在店面门头的牌匾使用“凯伦咖啡”字样、在餐饮用品纸巾上使用“凯伦咖啡西餐”字样，但其使用“凯伦”字号具有持续性(自2003年4月核准登记以来)和合法性，没有明显的不正当竞争意图，也没有对相关公众造成混淆误认的后果。综上，铜陵市凯伦西餐厅对“凯伦”字号享有在先的合法权益，并不构成对营口凯伦公司的“凱倫”注册商标专用权的侵犯。原审法院认定铜陵市凯伦西餐厅使用“凯伦”字号侵犯了营口凯伦公司第3240219号注册商标专用权并判决其承担相应的民事责任不当，应予以纠正。二审法院据此判决：一、撤销安徽省合肥市中级人民法院(2011)合民三初字第00117号民事判决；二、驳回营口凯伦公司的诉讼请求。
[评析]
一、营口凯伦公司的“凱倫”商标是否需要认定为驰名商标?
根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第22条之规定，人民法院在审理商标民事纠纷案件中，根据当事人的请求和案件的具体情况，可以对涉及的注册商标是否驰名依法作出认定。在具体案件审理过程中，坚持遵循按需认定原则，在一般注册商标难以受保护的情况下，根据当事人的请求，运用驰名商标延伸扩大保护的理论，以当事人提供的证据认定该商标是否驰名，从而达到该商标受保护的目的。也就是说，需要通过认定驰名商标这座桥梁才能达到跨类别、跨领域保护时，法院根据当事人的请求才有必要加以认定。如果相同或相近似的商标使用于相同或类似商品或服务上，根本无须法院认定驰名商标，商标权人合法权益就能获取司法保护。从司法实践来看，下列几中情形，均有认定驰名商标的必要：一是根据《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定，当注册商标与域名产生冲突，商标权人主张域名侵权需要认定注册商标为驰名时，有必要对该商标是否驰名作出认定；二是依据商标法的规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标，构成对注册商标专用权的侵犯。但是当注册商标核准使用的商品或服务与被控侵权的商品或服务不相同或相类似时，由于受注册商标保护范围的限制，如果不认定注册商标为驰名，无法认定侵权构成。当注册商标权人提出请求时，就需要对该商标是否驰名作出认定；三是涉及注册商标与企业字号(商号)冲突，被告使用的字号容易引起混淆，存在“搭便车”之嫌疑时，如注册商标权人主张其商标构成驰名，可以对商标是否驰名作出认定。
关于营口凯伦公司的“凱倫”商标是否应认定为驰名商标的问题。认定驰名商标，是对商标驰名的客观事实在个案中的法律确认，只有在商标驰名是构成被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为的法律要件事实时，也就是说注册商标是否被认定为驰名，是判定被告行为是否构成侵权的前提条件，才有必要认定驰名商标。鉴于此，为遵循按需认定原则以及规范和统一司法认定范围，同时，为防止当事人单纯地获取驰名商标的司法认定，不正当地追求法律保护以外的其他意义，最高人民法院制定了《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》。该解释第2条对于需要认定驰名商标的民事纠纷案件类型作出了规定，即只有在审理涉及驰名的注册商标跨类保护、请求停止侵害驰名的未注册商标以及有关企业名称与驰名商标冲突的侵犯商标权和不正当竞争民事纠纷案件中，才可以认定驰名商标。本案不属于上述司法解释规定的确有必要对涉案商标是否驰名作出认定的情形，被诉侵犯商标权的成立也不以商标驰名为事实根据，况且，不对营口凯伦公司的商标是否驰名作出认定不影响对其商标权的保护，因此本案认定营口凯伦公司的商标是否驰名已无必要。综上，本案中，营口凯伦公司与铜陵市凯伦西餐厅两者在经营范围上属于类似，双方从事的均为餐饮等服务行业，不存在跨类保护的问题，无需认定驰名商标这个事实就可以达到认定被告侵权的目的。因此，本案没有认定驰名商标的必要性。原审法院未对涉案商标是否驰名进行判断并无不当。
二、铜陵市凯伦西餐厅是否侵犯营口凯伦公司注册商标专用权?
商标是区别不同商品或者服务来源的标志，由文字、图形或者其组合构成。商标权是商标所有人依法对其使用的商标所享有的权利。企业名称是区别不同市场主体的标志，一般由行政区划、字号、行业或者经营特点、组织形式构成，其中字号是区别不同企业的主要标志。商事主体对依法取得的企业名称在一定地域范围内享有独占使用权。企业名称权和注册商标专用权都是受我国法律保护的民事权利。由于分属不同的登记系统，在实践中，两者容易发生冲突。本案中，营口凯伦公司对“凱倫”注册商标的专用权和铜陵市凯伦西餐厅对其企业名称字号权均是经合法程序取得的权利，“凱倫”与“凯伦”两者字体虽不同，但两者的字义及读音完全相同，构成近似，因此，本案纠纷属于企业名称与注册商标之间的权利冲突案件。保护在先权利是解决知识产权权利冲突的一项基本原则。权利在先原则是规制企业名称权与商标权冲突的首要原则。这一原则在我国的立法中也得以体现，如我国商标法第九条规定，申请注册的商标，不得与他人在先取得的合法权利相冲突。《企业名称登记管理办法》第四十一条规定，已经登记注册的企业名称不得损害他人合法权益。国家工商行政管理局《关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》第六条规定：“处理商标与企业名称的混淆，应当适用维护公平竞争和保护在先权利人利益的原则。”同时该意见第七条规定，在先权利人可以在“自商标注册之日或者企业名称登记之日起五年内提出请求”来避免两者权利的混淆。根据这一原则，在后权利的设立与行使不得侵犯或妨碍他人在先已经存在并受法律保护的权利。如果商标注册在先，企业名称登记在后，则商标权人的权利与利益就应该受到法律保护。但如果企业名称登记在先，商标注册在后，由于企业名称专用权有地域范围限制，因此，应视不同情况区别对待。
本案的关键问题是铜陵市凯伦西餐厅将其登记在先的企业名称中的字号“凯伦”使用在门头招牌以及经营的服务用具上的行为，是否构成了对营口凯伦公司在后注册商标专用权的侵犯。最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第1条第(1)项虽将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的行为认定为侵犯注册商标专用权的行为，但这里所指的企业字号是指登记在后的企业字号，先有注册商标而后他人将注册商标作为企业字号登记。本案涉及的铜陵市凯伦西餐厅企业字号登记时间早于营口凯伦公司商标注册时间。对于注册在先的字号权和注册在后的注册商标专用权发生冲突时，法院应遵循诚实信用、保护在先权利和禁止混淆原则。诚实信用原则要求，商标权、企业名称权的设立、行使必须出于善意。
从本案看，铜陵市凯伦西餐厅登记于2003年4月，营口凯伦公司的“凱倫”商标核准注册日期为2004年1月。铜陵市凯伦西餐厅对“凯伦”字号权和营口凯伦公司的“凱倫”注册商标专用权都是经过合法程序获得的权利，铜陵市凯伦西餐厅的“凯伦”字号权的设立早于营口凯伦公司的“凱倫”注册商标专用权，铜陵市凯伦西餐厅的在先权利依法应受保护。字号和商标在市场经济中具有重要的识别功能，享有较高信誉的商标或字号在社会公众的消费选择过程中起到了重要的指导作用。因此，禁止混淆原则要求商标权利人和企业名称权人在各自行使权利时，不得使相关公众对冲突双方提供的商品或者服务来源产生误认。本案中，铜陵市凯伦西餐厅对其企业名称中的“凯伦”字号享有合法的在先权，其自登记成立之日起将“凯伦”字号登记为企业字号并在经营场所内使用时，营口凯伦公司的“凱倫”商标并未注册，更无知名度，应该说，铜陵市凯伦西餐厅设立、使用“凯伦”字号是善意的，并无证据证明存在采取不正当手段使用他人知识产权以误导公众的恶意及攀附、搭便车之情形。根据国家工商行政管理局《企业名称登记管理规定》第二十条关于从事商业、公共饮食、服务等行业的企业名称牌匾可适当简化的规定，特定的行业如餐饮服务行业允许在诚实信用的前提下、依法适当在牌匾上简化使用企业名称。铜陵市凯伦西餐厅虽然在店面门头的牌匾使用“凯伦咖啡”字样、在餐饮用品纸巾上使用“凯伦咖啡西餐”字样，但其自2003年4月核准登记以来，一直在使用含有“凯伦”字号的“凯伦咖啡”或“凯伦咖啡西餐”简称(正如营口凯伦公司在诉状中的陈述)，铜陵市凯伦西餐厅使用“凯伦”字号具有持续性和合法性。同时，铜陵市凯伦西餐厅的营业场所在安徽铜陵地区，营口凯伦公司的“凱倫”商标虽在辽宁省被评定为著名商标，但由于营口凯伦公司在安徽铜陵并没有经营场所，而铜陵市凯伦西餐厅自核准成立以来，没有在铜陵市以外的地区营业。咖啡、餐饮行业的特性，决定了其具有区域性，因此，铜陵市凯伦西餐厅对其字号“凯伦”的使用没有明显的不正当竞争意图，也没有对相关公众造成混淆误认的后果。综上，铜陵市凯伦西餐厅对“凯伦”字号享有在先的合法权益，并不构成对营口凯伦公司的“凱倫”注册商标专用权的侵犯。营口凯伦公司以在后取得的注册商标专用权禁止铜陵市凯伦西餐厅在先取得的企业名称(字号)在核准的地域和行业中合理使用，缺乏法律依据。因此，原审法院认定铜陵市凯伦西餐厅使用“凯伦”字号侵犯了营口凯伦公司第3240219号注册商标专用权并判决相应的民事责任不当，属于适用法律错误，应予纠正。因此，二审法院作出撤销原审判决，驳回营口凯伦公司的诉讼请求是正确的。