北京知识产权法院发布18件规制商标恶意注册典型案例

  来源 | 北京知识产权法院

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  一、抢注驰名商标类

  案例一:”蒂凡尼”商标案

  案例二:”埃索黄金眼”商标案

  案例三:”强鹿JOHN DEERE”商标案

  案例四:耐克”勾图形”商标案

  案例五:”奥普aopu”商标案

  案例六:”十月媽咪october mommy”商标案

  二、抢注代理人或者代表人商标类

  案例七:”博拉尼-康纳特BRANE-CANTENAC”商标案

  三、在相同或类似商品上抢注已注册商标类

  案例八:”JILIyong”九阳商标案

  案例九:”金丝猴JINSIHOU及图”商标案

  四、损害他人在先权利抢注商标类

  案例十:”聖闘士星矢SHENGDOUSHIXINGSHI及图”商标案

  五、非以使用为目的,大量囤积商标类

  案例十一:”UL”商标案

  案例十二:”sheer love十分爱”商标案

  案例十三:”怡丽丝尔YILISIER及图”商标案

  案例十四:”A-K-R-I-S-“商标案

  案例十五:”黑子的籃球”商标案

  案例十六:”FIVEGUY”商标案

  案例十七:”SAKAYORI沙卡亚瑞”商标案

  六、抢注政治、经济、文化、宗教、民族等领域公众人物姓名或已故名人姓名类

  案例十八:”MICHAEL JACKSON”商标案

  一、抢注驰名商标类

  抢注驰名商标,是指违反商标法第十三条的规定,在不相同或者不相类似的商品上,抢注他人已在中国核准注册的驰名商标,或者在相同或者类似商品上,抢注他人未在中国注册的驰名商标。实践中,在相同或者类似商品上抢注他人已在中国核准注册的驰名商标亦可用商标法第十三条第三款(修改前商标法第十三条第二款)予以调整。对已经注册的商标,在先权利人或者利害关系人可以自商标注册之日起五年内,请求宣告该注册商标无效。但对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。

  案例一:(2015)京知行初字第2833号原告上海真蒂装饰材料有限公司诉中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人美国蒂芙尼公司关于第8009772号”蒂凡尼”商标无效宣告请求行政纠纷案

  合议庭:周丽婷 蒋莉莉 韩树华

  商标申请代理机构:上海通理知识产权代理有限公司

  【典型意义】

  本案是适用商标法第十三条第二款遏制恶意注册行为的典型案例。在判断诉争商标申请注册是否会误导公众,致使驰名商标权利人的利益可能受到损害时,应综合考虑驰名商标的公众熟知程度、两商标之间的近似程度、指定使用商品之间的相关程度、诉争商标注册人的主观意图等因素进行判断。本案中,现有证据表明经过蒂芙尼公司长期、大量的使用,”TIFFANY”与音译中文标识”蒂芙尼”在珠宝等商品上已经形成较强对应关系。真蒂公司不仅注册了本案诉争商标”蒂凡尼”,还注册了纯英文商标”DIFFANY”及中英文组合商标”蒂凡尼壁纸DIFFANY”,并在实际使用过程中将”蒂凡尼”与”DIFFANY”同时使用,而”DIFFANY”无疑与第三人的驰名商标”TIFFANY”更为接近。由此可见,真蒂公司攀附蒂芙尼公司驰名商标声誉的主观意图明显。本案综合考虑上述因素,认定诉争商标申请注册容易使相关公众对两商标之间的关系产生联想,从而对商品来源产生误认,致使蒂芙尼公司利益受损。

  案例二、(2016)京73行初4965号原告埃克森美孚公司诉被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人桂林埃索技术有限公司关于第9945806号”埃索黄金眼”商标无效宣告请求行政纠纷案

  合议庭:刘义军 李晓艳 白玲

  商标申请代理机构:北京中北知识产权代理有限公司

  【典型意义】

  本案是人民法院综合运用《商标法》第三十条、第十三条及第四十四条第一款遏制恶意注册商标行为的典型案例。本案明确了如下规则:1.如诉争商标核定使用的部分商品与引证商标核定使用的商品构成同一种或类似商品的,则首先运用《商标法》第三十条予以规制;2.驰名商标的认定坚持按需认定的原则,如诉争商标的注册系对他人构成在先驰名商标的引证商标的复制、模仿,则在综合考虑两商标分别核定使用商品的关联性、诉争商标申请人的主观恶意等基础上,运用《商标法》第十三条对引证商标予以跨类保护。3.大量申请注册复制、模仿他人在先知名度较高或独创性较强的商标的行为,属于商标法所禁止的”以其他不正当手段”取得商标注册并扰乱商标注册管理秩序、破坏公平竞争的市场秩序、违反公序良俗原则的情形。根据《商标法》第四十四第一款规定,诉争商标依法应当予以无效宣告。

  案例三、(2015)京知行初字第5397号 原告迪尔公司诉被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人重庆美康高级润滑油有限公司关于第4413061号”强鹿JOHN DEERE”商标无效宣告请求行政纠纷案

  合议庭:宋堃 刘炫孜 宋启明

  商标申请代理机构:重庆金英商标代理有限公司

  【典型意义】

  本案属于针对驰名商标给予跨类保护的典型案件。本案中引证商标三与引证商标四经过迪尔公司在诉争商标申请日前通过进口销售、在中国大陆设立合资企业生产销售、广告宣传及大量相关新闻报道,已为中国大陆地区相关公众所熟知,已达到驰名商标的知名程度。美康公司的诉争商标核定使用的兵器(武器)用润滑油、工业用蜡等商品与引证商标三、四核定使用的拖拉机、播种机等商品虽然不相类似,但二者均属于工业类产品且各自的相关公众范围存在交叉重合,具有一定关联度,如放任带有诉争商标的商品在相关市场流通,将会误导公众,并致使驰名商标注册人迪尔公司的利益可能受到损害。

  案例四:(2015)京知行初字第4577号原告耐克创新有限合伙公司诉被告国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人泉州市洛江超盛鞋业有限公司关于第3275213号图形商标无效宣告请求行政纠纷案

  合议庭:张晓津 江建中 李来军

  商标申请代理机构:北京金信联合知识产权代理有限公司

  【典型意义】

  本案是适用商标法规定的”复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标”遏制恶意注册行为的典型案例。本案认定耐克公司的引证商标一”勾图形”商标为驰名商标,并针对2001年《商标法》第十三条第二款规定的适用范围进行了扩大化的认定,援引了北京市高级人民法院在先判例的相关认定,即2001年《商标法》第十三条第二款的规定同样适用在同一种或者类似商品上复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标的情况,最大程度的保护驰名商标权利人的合法权利。在申请注册时具有在同一种或类似商品上复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标的情况可依据2001年《商标法》第十三条第二款或者2014年《商标法》第十三条第三款的规定撤销或无效该注册商标。

  案例五、(2015)京知行初字第4822号原告杭州奥普电器有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人云南奥普伟业金属建材有限公司、浙江现代新能源有限公司关于第1737521号”奥普aopu”商标无效宣告请求行政纠纷案

  合议庭:张玲玲 郭艳芹 仝连飞

  商标申请代理机构:温州市浙南商标专利事务所(2008年11月20日变更为温州市浙南商标专利事务所有限公司)

  【典型意义】

  本案是适用2001年《商标法》第四十一条第二款”对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制”的典型案例。本案明确了2001年《商标法》第四十一条第二款规定的”恶意注册”的司法判断标准,即应综合考虑引证商标的驰名程度、显著性、使用宣传情况、诉争商标与引证商标的相似程度、诉争商标申请人与引证商标注册人是否存在特定关系以及诉争商标注册后的使用情况等因素。在适用《商标法》第十三条第二款时,应将误导公众,致使驰名商标注册人的利益可能受到损害作为判断原则。同时,本案中将第三方出具的市场调查报告作为判断是否误导公众的参考依据,具有重要的意义。

  案例六、(2016)京73行初5963号原告纽芝兰(厦门)生物科技有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人上海十月妈咪网络股份有限公司关于8585534号”十月媽咪october mommy”商标无效宣告请求行政纠纷案

  合议庭:刘义军 郝先先 宋巧丽

  商标申请代理机构:佳茂知识产权代理(北京)有限公司

  【典型意义】

  本案是人民法院运用2001年《商标法》第十三条遏制恶意注册商标行为的典型案例。本案中的引证商标在孕妇装商品上具有较高的知名度与显著性,诉争商标与引证商标文字的中文文字构成、呼叫及含义完全相同,诉争商标仅增加了引证商标的英文翻译,对字体进行了简单处理,属于典型的复制、模仿他人驰名商标的行为。本案明确了如下规则:驰名商标的认定坚持按需认定原则,但对于明显复制、模仿他人在先驰名商标、攀附他人商誉,确有跨类保护必要的,依法对驰名商标保护范围予以适度扩张,对于在不相类似的商品类别上抢注他人驰名商标的行为,如果易导致消费者对商品来源产生混淆、误认,进而减弱他人驰名商标的显著性或者不正当利用他人驰名商标的市场声誉,损害驰名商标权利人利益的,依法应当予以无效宣告。

  二、抢注代理人或者代表人商标类

  抢注代理人或者代表人商标,是指违反商标法第十五条的规定,商标代理人、代表人或者经销、代理等销售代理关系意义上的代理人、代表人未经授权,以自己的名义将与被代理人或者被代表人的商标相同或者近似的商标在相同或者类似商品上申请注册。为建立代理或者代表关系的磋商阶段,代理人或者代表人抢注的,亦属该种类型。

  案例七、(2016)京73行初265号 原告亨利勒顿红酒公司诉被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人福建吉马集团有限公司关于第6406082号”博拉尼-康纳特BRANE-CANTENAC”商标无效宣告请求行政纠纷案

  合议庭:宋堃 李淑云 韩树华

  商标申请代理机构:漳州芗城区德仁商标事务所有限公司

  【典型意义】

  本案涉及的商标抢注行为是典型的经销、代理等销售代理关系意义上的代理人、代表人抢注被代理人或被代表人的商标。依据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十五条之规定,经销、代理等销售代理关系意义上的代理人抢注被代理人商标的,适用商标法第十五条第一款进行审理。本案中,原告亨利勒顿公司在法国拥有注册商标”BRANE CANTENAC”,其关联公司LA公司与上海吉马分公司之间存在”BRANE CANTENAC”品牌酒类商品销售代理关系。而根据相关工商登记文件显示,上海吉马分公司与本案被告福建吉马公司亦为关联公司,其具有从公司业务中知晓亨利勒顿公司的”BRANE CANTENAC”品牌酒的现实可能性。在此前提下,其注册与该品牌高度近似的诉争商标难谓巧合。且诉争商标亦使用于酒类商品之上,如不依法对该行为予以规制,不仅会损害亨利勒顿公司的正当权益,亦会使消费者对相关商品来源产生混淆误认,扰乱市场秩序。

  三、在相同或类似商品上抢注已注册商标类

  在相同或类似商品上抢注已注册商标,是指违反商标法第三十条(修改前商标法第二十八条)的规定,将他人在先注册并具有一定知名度的商标在相同或类似商品上注册,致使相关公众容易混淆的。在混淆与否的判断上,综合考量商品类似、商标近似、商标的显著性和知名度、行为人的主观状态、商标实际使用情况等因素。对”搭便车”意图明显的,在商品类似、商标近似的判断上,采取更宽泛的标准

  案例八、(2016)京73行初1945号原告中山市九阳小家电有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人九阳股份有限公司关于第7040240号”JILIyong”商标无效宣告请求行政纠纷案

  合议庭:袁伟、王东、梁京

  商标申请代理机构:佛山市顺德区铭洋知识产权服务有限公司

  【典型意义】

  本案是一例典型的通过注册和使用与知名商标高度近似的标识,以达到攀附知名企业商誉的商标恶意抢注案例。本案的诉争商标与引证商标虽然在字母构成、呼叫等方面略有不同,但考虑到诉争商标申请人的经营范围和诉争商标核定使用的商品类别均与九阳股份公司在先知名度所及的小家电领域重合,根据当事人在商标行政阶段提交的各地法院民事判决及百度搜索的情况来看,九阳小家电公司在实际使用诉争商标的过程中,令相关公众对商品的来源造成了混淆误认。据此,认定诉争商标和引证商标构成近似商标。

  案例九、(2015)京知行初第4959号原告金丝猴食品集团(中国)有限公司诉被告国家行政管理总局商标评审委员会第三人上海金丝猴食品股份有限公司商标无效宣告行政纠纷案

  合议庭:穆颖、韩树华、郭艳芹

  商标申请代理机构:山东白兔商标代理有限公司

  【典型意义】

  本案第三人上海金丝猴食品股份有限公司的”金丝猴”品牌为我国糖果类商品上历史悠久、广为人知的商标。原告在香港注册成立名称为”金丝猴食品集团(中国)有限公司”的公司,并在类似商品上抢注与第三人商标高度近似的”金丝猴”商标,其”傍名牌”的恶意十分明显。法院通过司法案例,严格制止此类”不劳而获”的恶意抢注行为,对于维护公平竞争的市场秩序和诚实信用的商业道德,从而引导和鼓励市场上的经营者通过诚实劳动来打造名牌,具有十分重要的意义。

  四、损害他人在先权利抢注商标类

  损害他人在先权利抢注商标,是指违反商标法第三十二条(修改前商标法第三十一条)的规定,将他人在诉争商标申请日之前享有的,除商标权之外的其他合法民事权利,如商号权、姓名权、著作权、外观设计专利权等,或者其他应予保护的合法权益,申请注册为商标。

  案例十、(2015)京知行初字第5524号东映动画株式会社诉中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人福建省晋江市时兴鞋服有限公司关于第5221764号”聖闘士星矢SHENGDOUSHIXINGSHI及图”商标无效宣告请求行政纠纷案

  合议庭:张晓霞 白志昀 李新平

  商标申请代理机构:晋江市青阳迅驰商标代理有限公司(2006年11月20日变更为福建省迅驰知识产权代理有限公司)

  【典型意义】

  本案是适用《商标法》三十一条,”申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的典型案例。本案中”聖闘士星矢”图标的整体设计,体现作者个人选择、取舍和安排,使之区别于公有领域的表达,满足了构成美术作品的独创性要求,完全符合我国《著作权法实施条例》第四条第(八)项关于美术作品概念的定义。被诉决定未认定构成作品错误,应当予以纠正。

  五、非以使用为目的,大量囤积商标类

  非以使用为目的、大量囤积商标,是指商标注册人申请注册商标并非出于生产经营活动之目的,往往是大量囤积、高价转让或待价而沽,很多情况下,所囤积商标中还包括他人在先权利标识。此种行为侵占了公共资源,属于商标法第四十四条第一款(修改前商标法第四十一条第一款)规定的”以其他不正当手段取得注册”的情形,应当依法予以遏制。实践中,对于处于异议审查阶段尚未核准注册的商标,亦可适用该款规定不予注册

  案例十一、(2016)京73行初909号原告迅销(中国)商贸有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人广州市指南针会展服务有限公司、广州中唯企业管理咨询服务有限公司关于第10619071号”UL”商标无效宣告请求行政纠纷案

  合议庭:张玲玲 仝连飞 刘敬文

  商标申请代理机构:广州中唯企业管理咨询服务有限公司

  【典型意义】

  本案是适用《商标法》第四十一条第一款规定的”以其他不正当手段”遏制恶意注册行为的典型案例。本案明确了凡是具有超出正常经营范围大量囤积注册商标的行为、非以使用为目的的商标注册行为及大量注册在先知名度较高或独创性较强的商标的行为,均属于商标法所禁止的”以其他不正当手段”取得商标注册并扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源的情形。

  案例十二、(2015)京知行初字第5604号原告维多利亚的秘密商店品牌管理公司诉被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人义乌市庆鹏化妆品有限公司关于第9924701号”sheer love十分爱”商标无效宣告请求行政纠纷案

  合议庭:周丽婷 宋堃 李立

  商标申请代理机构:义乌市知讯知识产权代理有限公司

  【典型意义】

  本案属于典型的囤积商标,且围绕特定主体,抢注其多枚在先权利商标的恶意注册行为。诉争商标注册人庆鹏公司申请注册了700多枚商标且公开售卖,这种囤积行为不仅会对商标注册秩序产生冲击,也会影响有正当注册需求的市场主体依法注册商标,增加其注册商标的成本,损害不特定多数商标申请人的利益。同时,针对庆鹏公司及其关联公司抢注的商标,维多利亚的秘密公司先后提出100多件异议申请、近20件无效宣告申请,庆鹏公司的抢注行为消耗了大量宝贵的行政资源和司法资源,造成严重的社会资源浪费,损害了社会公共利益,应当依法予以遏制。

  案例十三、(2016)京73行初1163号原告株式会社资生堂诉被告国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人马万春关于第5086142号”怡丽丝尔YILISIER及图”商标无效宣告请求行政纠纷案

  合议庭:宋旭东 高松 张博

  商标申请代理机构:义乌市赛德信商标代理有限公司

  【典型意义】

  本判决对依法规制当事人恶意抢注商标类案件有一定指导作用。本案中,第三人马万春在与他人知名商标不相类似的商品类别上注册了50多枚在先具有一定知名度的商标。因此,无法通过《商标法》第三十条予以保护,同时,资生堂的”怡丽丝尔”商标提交的使用证据并不足以将其认定为驰名商标进行跨类保护。对于此种通过抄袭、抢先注册的手段,在不同类别上注册他人在先使用并有高知名度的商标,且鲜有使用的行为,应认定其主观上已违背了市场经营者应遵循的诚实信用原则,具备法律上的可责性。当事人的该行为,应被认定为《商标法》第四十四条第一款规定的”以其他不正当手段取得注册“的行为。在权利人提起无效宣告申请时,相关商标应被依法撤销。

  案例十四、(2016)京73行初1020号原告汇通贸易发展有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人艾克瑞斯普雷-阿-波特有限公司关于第3499689号”A-K-R-I-S” 商标异议复审行政纠纷案

  合议庭:张玲玲 康健 张建绮

  商标申请代理机构:北京维澳知识产权咨询有限公司(2007年2月6日变更为北京维澳知识产权代理有限公司)

  【典型意义】

  本案是适用《商标法》第四十四条第一款规定的”以其他不正当手段”遏制恶意注册行为的典型案例。非以使用为目的的商标注册行为及大量注册在先知名度较高或独创性较强的商标的行为均属于商标法所禁止的”以其他不正当手段”取得商标注册并扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源的情形。诉争商标虽几经转让,但涉及的转让主体之间均存在利害关系,在未能就商标的多次转让行为给予合理解释的情况下,诉争商标的恶意申请注册行为并不依商标权的转让而改变其性质

  案例十五、(2015)京知行初字第6058号原告开平市尚蓝体育用品有限公司与被告国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人株式会社集英社商标无效宣告请求行政纠纷案

  合议庭:张晓霞 王冲 孙京伟

  商标申请代理机构:广东哲力知识产权事务所有限公司

  【典型意义】

  在”黑子的籃球”商标案中,日本动漫作品《黒子のバスケ》及其中文译名《黑子的篮球》在争议商标申请注册之前已在中国具有一定知名度,开平市尚蓝体育公司大量注册与其相关联的商标而不使用,争议商标”黑子的篮球”亦为了借助他人投入、攀附他人优势地位而获利。我院法官在充分解析立法原意的基础上,保持了应有的克制,慎重选择法律,智慧地依据司法解释”谋取不正当利益的手段””扰乱商标注册秩序”条款,认定开平市尚蓝体育公司构成”以其他不正当手段取得注册”的情形。

  案例十六、(2015)京知行初字第5418号原告福建蜡笔小新儿童用品有限公司诉中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人五兄弟控股有限公司关于第8511309号”FIVEGUY”商标无效宣告请求行政纠纷案

  合议庭:赵明 宋巧丽 曹军庆

  商标申请代理机构:北京中美天鹭知识产权代理有限公司

  【典型意义】

  本案是适用商标法规定的”以其他不正当手段”遏制恶意注册行为的典型案例。本案明确了凡是具有超出正常经营范围大量囤积270余件注册商标的行为、非以使用为目的的商标注册行为及大量注册在先知名度较高或独创性较强的商标的行为,以及对多件商标进行高价转让获取高额利润的行为,均属于商标法所禁止的”以其他不正当手段”取得商标注册并扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源的情形。申请注册时具有前述情形的商标可依据商标法”以其他不正当手段”取得注册商标的规定撤销或无效该注册商标。

  案例十七、(2016)京73行初1141号原告法国欧尚国际集团有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人有限会社高达关于第13014848号”SAKAYORI沙卡亚瑞”商标无效宣告请求行政纠纷案

  合议庭:宋旭东 庞力衡 曹军庆

  商标申请代理机构:福州市鼓楼区顺邦商标代理有限公司

  【典型意义】

  商标抢注的危害是巨大的,不但损害了合法经营者的权益,更违背了市场竞争中的诚实信用原则,扰乱了正常的商标注册管理秩序,最终从根本上损害了社会公共利益。因此,通过司法审判规制商标抢注行为,确定合理注册使用商标与通过不正当手段抢注商标的界限,不但能够对不法经营者予以震慑,而且有利于维护正常的商标注册秩序,从而最终维护公平健康的市场竞争秩序。本案中的事实系非常典型的抢注行为,法院通过该案的判决,明确地告知各方当事人该种情形系不正当的抢注行为,不但维护了权利人的合法权利,更明确了规则,发挥了应有的司法指引作用。

  六、抢注政治、经济、文化、宗教、民族等领域公众人物姓名或已故名人姓名类

  将具有较高影响力的政治、经济、文化、宗教、民族等领域的公众人物姓名申请注册为商标,或者将娱乐、体育等领域已故公众人物的姓名申请注册为商标,属于不正当攀附他人知名度和影响力、违反诚实信用原则的行为,司法实践中,一般依据商标法第十条第一款第(八)项”有其他不良影响的标志”予以制止。

  案例十八:(2015)京知行初字第4262号原告胜利国际公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人福建风尚时装有限公司关于第8647078号”MICHAEL JACKSON”商标无效宣告请求行政纠纷案

  合议庭:宋旭东 窦玉莲 李雪

  商标申请代理机构:泉州市丰泽天标知识产权代理有限公司(2011年8月25日变更为泉州天标知识产权代理有限公司)

  【典型意义】

  将已故名人的姓名注册为商标,从而利用其姓名所积累的巨大声誉,牟取不正当利益,系一些不法经营者在商标注册过程中所经常使用的手段。鉴于我国法律并不保护已故者的姓名权,故此,面对此种情形,已故名人的后人及权利承受者很难通过行行使姓名权制止有关商标的注册,从而使维权陷入困局。本案中,法院认为,在确有必要的情况下,司法机关可对一些不正当地抢注行为予以制止,这种确有必要的情况,一般是指商标的注册有可能经相关公众带来误认,从而有可能损害社会公众的利益。诉争商标的注册系与已故歌手迈克尔·杰克逊毫无关联的主体,其注册行为不但有可能损害迈克尔·杰克逊继承者的利益,更在一定程度上损害了公众利益,具有法律上的可责性。因此法院判决支持了原告的诉讼请求,是对商标法的正确理解和适用,具有一定的指导意义和指引价值。