解读“申请注册商标不得损害他人在先权利(企业名称)”的裁判规则

  文/倪贤锋 上海市杨浦区法院

  《商标法》第三十一条规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。“在先权利”的范围如何界定?在先权利包括商标权、著作权、姓名权、企业名称权一般没有什么异议,因为这是《著作权法》、《商标权法》、《民法通则》规定的权利。

  那么,企业名称的简称有时候是社会公众的习惯叫法,是否能够成为“在先权利”呢?法官对此又采取何种观点呢?但不管如何,若发现他人将自己的企业名称的简称申请注册商标,应该及时采取商标异议这一救济途径。虽然此过程很曲折(历经商标异议、商标评审委员复审、一审、二审,结论被推翻也是家常便饭)、耗时较长(从提出异议到生效判决,几年是起码的)。

  案例1“中煤案”(2012)高行终字第574号二审2012.5

  2004年,渠某在第6类金属容器等商品上申请注册“中煤ZHONGMEI及图”商标,中国中煤能源集团有限公司(简称中煤公司)向商标局提出异议。商标局裁定被异议商标不予核准注册。

  渠某向商标评审委员会申请复审,商标评审委员维持商标局裁定。

  渠某向北京一中院提起行政诉讼,北京一中院一审判决维持商标评审委员复议裁定。

  渠某向北京高院提起上诉,北京高院维持一审判决。

  法院观点:

  中煤集团于1997年就被批准使用“中煤”作为企业名称中的字号。中煤集团是我国大型能源企业,从事煤炭的生产、贸易等业务,其在全国煤炭行业具有较高的知名度,其简称“中煤集团”不但为国家各部委有关文件所沿用,且亦为相关媒体对其进行报道时所采用。

  由此可见,“中煤”二字已经与中煤集团建立了唯一对应关系。渠青作为同行业经营者应知中煤集团的企业名称和知名度,但仍将“中煤”作为核心文字注册被异议商标,并在其他相关领域申请注册多个与被异议商标标志完全相同的商标,显然具有误导相关公众、使其将使用该商标的商品或服务与中煤集团相联系的意图。

  案例2“天拖案”(2012)一中知行初字第986号一审2012.6

  2004年,王某在第12类拖拉机等商品申请“天拖”商标,天津拖拉机制造有限公司(简称天津拖拉机公司)向商标局提出异议。商标局裁定被异议商标予以核准注册。

  天津拖拉机公司向商标评审委员会申请复审,商标评审委员维持商标局裁定。

  天津拖拉机公司向北京一中院提起行政诉讼,北京一中院一审判决撤销商标评审委员复议裁定。

  法院观点:

  原告的前身最早成立于20世纪50年代,距今已有近六十年,时任相关国家部委的多位领导给原告题词并用“天拖”指代原告;全国范围内发行并有一定影响和较强公信力的期刊杂志对原告进行过专题报道,均用“天拖”指代原告;原告与外资企业成立的合资公司的企业名称中,也包含有“天拖”。

  综上,经过长期、广泛的宣传和使用,“天拖”作为原告企业名称的特定简称,已经为相关公众所熟知和认同,在拖拉机制造等领域、在全国范围内具有较高的市场知名度,与原告建立起了稳定联系,已经产生识别经营主体的商业标识意义。

  案例3“曼联案”(2013)高行终字第984号二审2013.10

  2003年,王某在第28类运动球类等商品上申请注册“曼联”商标,曼彻斯特联合有限公司(简称曼联公司)向商标局提出异议。商标局裁定被异议商标予以核准注册。

  曼联公司向商标评审委员会申请复审,商标评审委员维持商标局裁定。

  曼联公司向北京一中院提起行政诉讼,北京一中院一审判决撤销商标评审委员复议裁定。

  商标评审委员向北京高院提起上诉,北京高院维持一审判决。

  法院观点:

  在被异议商标申请日之前,曼联公司所属的曼彻斯特联合足球俱乐部球队系英国足球超级联赛中一支历史悠久的球队,并在包括中国大陆地区在内的世界范围内的对足球运动有一般了解的相关公众中具有较高的知名度,且该球队的中文名称多被相关公众简称为“曼联队”。

  被异议商标指定使用的运动球类、竞技手套包含了足球运动中所常用的足球、守门员手套等器具,该商标所指定使用的锻炼身体器械、体育活动器械也包含足球运动训练和比赛用的体育器械,故上述四项商品与曼联公司所从事的具有较高知名度的足球体育运动存在密切的关联,易导致相关公众误认为该商标所标识的商品来自曼联公司,或与曼联公司存在某种特定联系。王某理应知晓曼联公司在足球体育运动领域享有的知名度,其在相关联的商品类别上注册被异议商标,具有主观恶意,损害了曼联公司在先享有的商号权。

  案例4“广本案”(2013)行提字第22号再审2013.10

  2002年,广州林叶机电科技有限公司(简称林叶公司)在第12类电动汽车等商品申请“广本GUANGBEN”商标,广汽本田汽车有限公司(简称广汽本田公司)、本田技研工业(中国)投资有限公司(简称本田技研公司)向商标局提出异议。商标局裁定被异议商标不予核准注册。

  林叶公司向商标评审委员会申请复审,商标评审委员维持商标局裁定。

  林叶公司向北京一中院提起行政诉讼,北京一中院一审判决维持商标评审委员复议裁定。

  林叶公司向北京高院提起上诉,北京高院维持一审判决。

  林叶公司向最高院提起再审,最高院因法律适用问题撤销了一审、二审判决,驳回了林叶公司诉请。

  法院观点:

  一、关于诉争被异议商标与引证商标(本田)是否构成商标法意义上近似商标的问题。

  两商标均为文字商标,被异议商标由“广本”文字及其拼音组成、引证商标为“本田”,两者文字组成、读音、含义及其整体结构均有较大的不同,难以认定为商标法意义上的近似商标。对商标评审委员会、一审、二审法院观点予以纠正。

  二、关于诉争被异议商标是否侵犯了广汽本田公司对该企业名称享有的在先权利的问题。

  广州本田汽车公司自1998年成立,2009年变更为现企业名称,自其成立以来一直从事“本田”系列汽车的生产及销售活动,在相关报道中多次使用“广本”指代其企业,相关报刊杂志在相关报道中亦多次使用“广本”指代该企业,“广本”已经与本案广汽本田公司建立了固定的对应联系,已经成为为相关公众所熟知并已实际具有商号作用的广汽本田公司企业名称的简称,属于商标法第三十一条规定的在先权利。

  虽然林叶公司将被异议商标含义解释为“广州本地品牌”,但其作为广州相关机电领域企业,应当知晓“广本”系本案广汽本田公司企业名称的简称,仍然将其申请注册在与本案广汽本田公司主要产品汽车相近似的的产品上,损害了广汽本田公司的合法利益。

  案例5“沈古电缆案”(2014)高行终字第1918号二审2014.7

  2008年,沈阳日上电缆有限公司(简称日上公司)在第9类电缆等商品申请“沈古电缆”商标,沈阳古河电缆有限公司(简称古河公司)向商标局提出异议。商标局裁定被异议商标予以核准注册。

  古河公司向商标评审委员会申请复审,商标评审委员裁定:被异议商标不予核准注册。

  日上公司向北京一中院提起行政诉讼,北京一中院一审判决维持商标评审委员复议裁定。

  渠某向北京高院提起上诉,北京高院维持一审判决。

  法院观点:

  在被异议商标申请注册之前,古河公司已将“沈古公司”或“沈古电缆”作为企业名称的简称使用在电缆等商品所属行业,并在沈阳及全国电缆行业有一定的知名度,日上公司与古河公司均为同行业者,且地处沈阳市,理应知道古河公司的企业名称简称,却仍然将与古河公司“沈古电缆”企业名称简称完全相同的文字注册为商标,并指定使用在电缆等商品上,易使消费者产生混淆、误认。

  案例6“中钢案”(2014)高行(知)终字第3482号二审2014.12

  2004年,金某在第12类1205-1207群组的滑雪运送机等商品上申请注册“中钢”商标,中国中钢集团公司(简称中钢公司)向商标局提出异议。商标局裁定被异议商标不予核准注册。

  金某向商标评审委员会申请复审,商标评审委员维持商标局裁定。

  金某向北京一中院提起行政诉讼,北京一中院一审判决撤销商标评审委员复议裁定。

  中钢公司向北京高院提起上诉,北京高院维持一审判决。

  法院观点:

  中钢公司使用“中钢”作为其商号的时间是2004年8月18日,早于被异议商标申请注册日,因此,“中钢”商号可作为现有的在先权利。现有证据不能证明在中钢公司变更为现名称前,相关公众已经将其企业名称简称为“中钢”,且与其建立一一对应关系。

  中钢公司登记使用“中钢”商号的时间是2004年8月18日。被异议商标的申请注册日是2004年10月25日。中钢公司不能证明在“中钢”作为其企业名称的简称在2004年8月18日前使用在被异议商标指定使用的商品上,也不能证明“中钢”作为其正式登记的商号后,将“中钢”商号使用在被异议商标指定使用的商品上。

  案例7“SEPPIC案”(2014)高行(知)终字第3660号二审2015.2

  2006年,谭某在第1类工业化学品等商品上申请注册“SEPPIC”商标,化学工业产品开发公司(简称化学工业公司)向商标局提出异议。商标局裁定被异议商标予以核准注册。

  化学工业公司向商标评审委员会申请复审,商标评审委员维持商标局裁定。

  化学工业公司向北京一中院提起行政诉讼,北京一中院一审判决撤销商标评审委员复议裁定。

  谭某及商标评审委员向北京高院提起上诉,北京高院维持一审判决。

  法院观点:

  化学工业公司正式登记注册的公司名称为“SOCIETED’EXPLOITATIONDEPRODUITSPOURLESINDUSTRIESCHIMIQUESSEPPIC”。由此可知,“SEPPIC”不仅仅是化学工业公司的公司名称的缩写,它还是化学工业公司正式登记注册的公司名称的一部分。

  化学工业公司将“SEPPIC”作为商号在中国大陆地区在与被异议商标指定使用商品类似的“化妆品、化学合成物”等商品上进行了持续、广泛的使用,使得该商号在相关公众中具有了一定的知名度。

  化学工业公司的商号“SEPPIC”并非固定词汇,属于臆造词,而被异议商标与该字号完全相同,且化学工业公司的商号“SEPPIC”的使用区域涵盖了谭某所在的广东地区,由此可见,谭某申请注册被异议商标具有抄袭摹仿化学工业公司的商号“SEPPIC”的恶意。被异议商标与化学工业公司的商号“SEPPIC”共存于市场,将会导致相关公众的混淆误认,损害化学工业公司的在先商号权益。

  小结

  除了案例1适用的条款为《商标法》第十条第一款第(八)项“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志,不得作为商标使用。”规定外,案例2-7均适用的是《商标法》第三十一条规定,即申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。经对案例2-7进行分析,法院在评价将他人企业名称的简称注册为商标的行为时遵循了以下规则:

  规则1:判断申请注册的商标是否损害他人现有的在先权利,一般以申请注册商标的申请注册日为准。

  规则2:在被异议商标申请注册日前,具有一定知名度的企业名称的简称,且其使用的商品与被异议商标指定使用的商品构成相同或类似商品,则被异议商标的注册被视为损害他人现有的在先权利。

  规则3:商标注册申请人主观是否具有恶意也是重要考量因素。