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裁判要旨：本案中，虽然潘小琴侵犯涉案注册商标专用权行为被依法追究刑事责任，但该犯罪行为同时造成了涉案商标权利人的经济损失。因此，上海路桥公司依法有权提起附带民事诉讼或在刑事判决生效后另行提起民事诉讼
安徽省高级人民法院
民 事 判 决 书
(2008)皖民三终字第0033号
上诉人（原审被告）：潘小琴
委托代理人：许 磊，安徽青弋江律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：上海建设路桥机械设备有限公司，住所地：上海市奉贤区金汇工业路188号。
法定代表人：张庆伟，该公司董事长。
委托代理人：魏光耀，男，1981年3月19日出生，汉族，该公司职员，住上海市黄浦区半淞园路480号。
原审被告：镇江沪江机械有限公司，住所地：江苏省镇江市南郊南山茶场内。
法定代表人：陈志明，该公司董事长。
委托代理人：朱 虹，江苏镇江金华通律师事务所律师。
委托代理人：吴亚萍，江苏镇江金华通律师事务所律师。
上诉人潘小琴因与被上诉人上海建设路桥机械设备有限公司、原审被告镇江沪江机械有限公司侵犯注册商标专用权纠纷一案，潘小琴不服安徽省芜湖市中级人民法院（2008）芜中民三初字第6号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，于2008年8月27日公开开庭审理了本案。潘小琴委托代理人许磊、上海建设路桥机械设备有限公司委托代理人魏光耀、镇江沪江机械有限公司委托代理人朱虹、吴亚萍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审判决认定：（一）“山宝SHANBAO及图”商标系上海建设机器厂经国家工商行政管理总局商标局核准注册，注册证号为第854402号，核定使用商品为第7类：煤气压缩机、冶炼工业用设备、采矿、地质勘探、选矿用机械、振动筛等；注册有效期限：自1996年7月4日至2006年7月3日。2006年6月8日，“山宝SHANBAO及图”商标经国家工商行政管理总局商标局核准续展注册，续展注册有效期限为自2006年7月14日至2016年7月13日。2005年，上海建设机器厂注册并使用的“山宝SHANBAO及图”商标被上海市工商行政管理局审定为上海市著名商标，有效期自2005年起至2007年止；2008年，又被上海市工商行政管理局审定为上海市著名商标，有效期自2008年起至2010年止。2005年6月22日，国家工商行政管理总局商标局向上海市工商行政管理局下发商标弛字（2005）第48号关于认定“山宝SHANBAO及图”商标为驰名商标的批复，根据该文件，上海建设机器厂使用在商标注册用商品和服务国际分类第7类采矿、选矿用机械商品上的“山宝SHANBAO及图”注册商标为驰名商标。2006年6月26日，上海建设机器厂与上海建设路桥机械设备有限公司（以下称上海路桥公司）签订商标使用许可合同，并报国家工商行政管理总局商标局备案，该合同约定，上海建设机器厂将其注册并使用在第7类商品上的第854402号“山宝SAHNBAO及图”商标许可给上海路桥公司使用，许可使用的期限自2006年7月4日起至2014年5月1日止。（二）2004年3月，潘小琴与他人共同出资注册成立安徽省繁昌县鑫龙建材有限责任公司，2005年8月，该公司因未参加年检被繁昌县工商行政管理局吊销营业执照。安徽省繁昌县鑫龙建材有限责任公司于2004年4月、2004年5月和2005年1月向上海路桥公司分别购买鄂式破碎机1台、3台、1台。2005年3月18日，潘小琴与镇江沪江机械有限公司（以下称沪江机械公司）签订供需双方供货简单协议，该协议约定：沪江机械公司提供该公司生产的600 x 900鄂式破碎机1台，按照上海路桥公司的技术制作，价格为140000元。该破碎机机身按照潘小琴要求未喷印商标、未钉铭牌。提货时，潘小琴要求沪江机械公司的厂长陈立新把其自带的上海路桥公司许可使用的“山宝”牌注册商标的铭牌钉到机身上，陈立新自己未帮忙钉上，但授意其工人许维东帮忙钉上，并将该破碎机以168000元的价格销售给繁昌县顺江石业有限公司。2007年3月19日、3月24日，潘小琴与沪江机械公司分别签订工矿产品购销合同，合同约定沪江机械公司提供该公司生产的型号分别为250 x 1000, 600 x 900鄂式破碎机各一台，价格分别为45000元、130000元。该两台破碎机机身按照潘小琴要求未喷印商标、未钉铭牌。提货时，潘小琴要求沪江机械公司的喷漆工巢锁宝只喷漆，不喷沪江机械公司的名称和“北固”商标铭牌，装配工许维东给打眼钉上上海路桥公司“山宝”牌注册商标的铭牌。嗣后，潘小琴将该两台破碎机分别以58000元、162000元的价格销售给繁昌县荻港永年水泥粉磨有限责任公司和巢湖市居巢区散兵镇桥湾村村民陈树茂。（三）繁昌县人民检察院以繁检刑诉（2007）136号起诉书指控潘小琴犯假冒注册商标罪，于2007年11月27日向繁昌县人民法院提起公诉，繁昌县人民法院经开庭审理以（2007）繁刑初字第165号判决书认定潘小琴犯假冒注册商标罪成立，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金100000元；对潘小琴的违法所得52400元予以没收。该判决书在本案起诉时已发生法律效力。（四）上海路桥公司为制止潘小琴、沪江机械公司侵权行为所实际支出的调查取证费、交通费、食宿费等费用为1843元。
原审法院认为：（一）关于上海路桥公司是否为本案适格主体的问题。“山宝SHANBAO及图”商标系上海建设机器厂于1996年注册，并至迟自2004年起就一直许可给上海路桥公司使用在其生产的破碎机上。虽然商标许可使用合同中未明确上海路桥公司有权追究商标侵权人的法律责任，但在上海路桥公司向该院起诉前，上海建设机器厂出具了关于授权上海路桥公司追究商标侵权者的法律责任的说明。此属商标所有权人事后对商标被许可使用人的明确授权，因此，上海路桥公司在本案中具有适格主体资格。（二）关于潘小琴、沪江机械公司是否侵权的问题。“山宝SHANBAO及图”商标系上海建设机器厂合法注册，并许可给上海路桥公司在其生产的破碎机上使用。该商标2005年就被评定为驰名商标，并连续多年被评为上海市著名商标，潘小琴所开办的企业也曾经在上海路桥公司处购买过山宝牌破碎机。因此，潘小琴明知“山宝”系注册商标，而未经上海建设机器厂许可也未经上海路桥公司许可，擅自在其订购的沪江机械公司生产的破碎机上贴上“山宝”商标。潘小琴的此行为属于假冒注册商标行为。嗣后，潘小琴又将假冒“山宝”注册商标的产品破碎机分别销售给他人以牟利，此行为又构成销售假冒注册商标的商品的行为。根据商标法及其实施条例的相关规定，潘小琴的行为侵犯了上海路桥公司的商标专用权。沪江机械公司按潘小琴要求未在其提供的破碎机机身上钉其公司名称和“北固”牌商标，并在潘小琴提货时授意其员工帮忙打眼和钉上“山宝”商标，此行为属故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供便利条件的行为，因此，沪江机械公司侵犯了上海路桥公司的“山宝”注册商标专用权，其关于不构成侵权的抗辩不予支持。（三）关于潘小琴、沪江机械公司应承担的法律责任问题。基于上述理由，潘小琴和沪江机械公司的行为侵害了上海路桥公司的注册商标专用权，首先应当承担停止侵权的法律责任，对上海路桥公司的此项诉讼请求，该院予以支持。至于上海路桥公司要求潘小琴、沪江机械公司公告消除影响的诉讼请求，鉴于上海路桥公司未举证证明潘小琴、沪江机械公司的侵权行为使其商业信誉受到损害以及“山宝”商标的市场评价降低，故对上海路桥公司的此项诉讼请求不予支持。至于上海路桥公司要求潘小琴、沪江机械公司共同赔偿73000元的诉讼请求，潘小琴辩称其已因假冒注册商标罪受到了刑事责任追究而不应再承担民事责任，因刑事责任和民事责任是侵权人承担的不同责任类别，可以并行适用，故对潘小琴的此项辩称，该院不予支持；潘小琴、沪江机械公司的共同侵权行为导致上海路桥公司经济利益受损，故潘小琴、沪江机械公司对上海路桥公司的经济损失应承担连带赔偿责任；因本案中上海路桥公司要求赔偿的数额系潘小琴、沪江机械公司的侵权所得利益，而潘小琴违法所得利益52400元已被生效的刑事判决书予以确认且已没收。上海路桥公司认为潘小琴违法所得利益73000元并无新的证据予以证实。故该院仍确定潘小琴赔偿数额为52400元及赔偿调查取证费用1843元，沪江机械公司承担连带赔偿责任。至于上海路桥公司要求沪江机械公司另赔偿经济损失73550元的诉讼请求，因上海路桥公司未提供充分证据证明沪江机械公司另行给其造成了经济损失，故对此项诉讼请求不予支持。综上，该院依照《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项、第（二）项、第五十六条第一款、第二款、第五十九条第一款，《中华人民共和国商标法实施条例》第五十条第（二）项，《中华人民共和国民法通则》第一百三十条，最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条第（三）项、第四条第二款、第九条、第十条、第十六条第一款、第二款、第十七条之规定，判决：（一）潘小琴、沪江机械公司立即停止侵害上海路桥公司的“山宝”注册商标专用权；（二）潘小琴于判决生效后十日内赔偿上海路桥公司经济损失54243元，沪江机械公司负连带赔偿责任；（三）驳回上海路桥公司的其他诉讼请求。本案案件受理费3268元，由上海路桥公司负担268元，由潘小琴、沪江机械公司共同负担3000元。
潘小琴不服原审判决，向本院上诉称：1、本案是因刑事犯罪而引起的民事赔偿，潘小琴因侵犯上海路桥公司的注册商标专用权已被追究刑事责任，并退缴52400元非法所得。按照《刑事诉讼法》及其有关司法解释之规定，上海路桥公司对其损失完全可以提起刑事附带民事诉讼，或通过法院责令退赔使其损失得到弥补，而不应另行提起民事诉讼主张侵权损害赔偿。2、原审判决支持上海路桥公司侵权损害赔偿的请求，无形加重了潘小琴的责任，与立法本意相悖。3、由于上海路桥公司在一审庭审中未能提供其维权费用原始凭证，对此费用是否实际发生无法核实，故该项请求应予驳回。综上，原审判决适用法律和认定事实错误，请求二审法院依法撤销原审判决第二项，驳回上海路桥公司主张赔偿损失的诉讼请求。
上海路桥公司答辩称：1、按照刑诉法及其有关司法解释之规定，有权提起刑事附带民事诉讼的人在第一审判决宣告以前没有提起的，可以在刑事判决生效后另行提起民事诉讼。况且，繁昌县人民法院也未依据刑诉法司法解释的规定告知上海路桥公司提起附带民事诉讼。因此，上海路桥公司依法有权另行提起商标侵权民事诉讼。2、繁昌县人民法院（2007）繁刑初字第165号刑事判决没收潘小琴的违法所得，而非责令退赔或返还违法所得以弥补上海路桥公司的损失；在该刑事判决生效后，上海路桥公司曾向繁昌县人民法院询问是否可以将潘小琴的违法所得退赔给上海路桥公司，该院答复没收的违法所得依法应上缴国库，不予退赔。因此，潘小琴仍应赔偿其侵权行为给上海路桥公司造成的损失。综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确。请求二审法院驳回上诉，维持原判。
沪江机械公司在二审庭审中陈述称，上海路桥公司在一审中未能提供相关证据原件予以质证，原审判决存在认定事实不清。沪江机械公司同意潘小琴上诉请求。
二审庭审中，潘小琴、沪江机械公司均明确表示没有新证据提供。上海路桥公司对其在一审中提交的相关证据复印件进行了补充说明，并提交了繁昌县人民检察院寄给其（2007）繁刑初字第165号刑事判决书的信封一份，以证明其收到该刑事判决书时业已生效。潘小琴对该份证据的真实性无异议，并明确表示认可业已生效的刑事判决。沪江机械公司认为，刑事判决书的送达应当是法院，而不是检察院。因此，该份证据并不能证明其收到刑事判决书时业已生效。本院认为，该份证据系上海路桥公司的补充证据，因各方当事人对该份证据的真实性均未提出异议，故本院对该份证据的真实性予以认定。但繁昌县人民检察院作为国家公诉机关，仅是将该案的处理结果告知涉案注册商标的利害关系人，并非法律程序意义上的送达。
本院经庭审，对原审法院查明的（一）、（二）、（三）（四）项事实，除上海路桥公司主张的为制止侵权行为所支付的合理费用1843元事实不清，证据不足外，其他事实属实，本院予以确认。
另，上海路桥公司在一审中诉讼请求为：（1）潘小琴、沪江机械公司立即停止侵权，公告消除影响；潘小琴在《安徽日报》上用不小于1/4的版面向其公开致歉，持续时间不少于1个月；沪江机械公司在《羊城晚报》上用不少于1/4的版面向其公开致歉，持续时间不少于1个月。（2）潘小琴、沪江机械公司共同赔偿上海路桥公司经济损失73000元；（3）沪江机械公司另行赔偿上海路桥公司经济损失73550元；（4）潘小琴、沪江机械公司赔偿上海路桥公司调查取证费用1843元，并承担本案的诉讼费用。
二审庭审中，根据当事人的上诉理由以及答辩意见，经合议庭归纳并经当事人认可，确认本案争议焦点为：本案商标侵权损害赔偿的民事责任如何确定。与之相关的问题有三：其一，潘小琴因假冒注册商标罪被依法追究刑事责任后，上海路桥公司能否另行提起商标侵权损害赔偿的民事诉讼；其二，潘小琴侵权行为的违法所得被司法机关依法没收后，是否再应承担侵权损害赔偿责任；其三，上海路桥公司主张的合理开支1843元是否应当支持。
本院认为：上海路桥公司系涉案“山宝SHANBAO及图”注册商标的利害关系人，其根据商标权人的合法授权，有权单独提起民事诉讼制止侵权，并有权就侵权行为所造成的经济损失要求赔偿。本案中，虽然潘小琴侵犯涉案注册商标专用权行为被依法追究刑事责任，但该犯罪行为同时造成了涉案商标权利人的经济损失。因此，上海路桥公司依法有权提起附带民事诉讼或在刑事判决生效后另行提起民事诉讼。根据现行《商标法》第五十九条的规定，“未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与注册商标相同的商标，构成犯罪的，除赔偿被侵权人的损失外，依法追究刑事责任”。“销售明知是假冒注册商标的商品，构成犯罪的，除赔偿被侵权人的损失外，依法追究刑事责任”。由此可见，商标侵权行为构成犯罪的，行为人应当承担民事和刑事双重责任。关于商标侵权行为的民事责任与刑事责任的适用关系，二者可以并行适用，当前者私法责任与后者公法责任的适用发生冲突时，私法责任优先，即潘小琴应先承担侵权损害赔偿责任。鉴于潘小琴违法所得利益52400元已被生效的刑事判决书予以确认且已没收，并非责令退赔或返还违法所得以弥补上海路桥公司的损失；同时上海路桥公司主张潘小琴因侵权所获得的利益73000元又无新的证据予以证实。故原审法院按业已生效的刑事判决认定的违法所得利益52400元确定潘小琴侵权赔偿数额亦无不当。至于上海路桥公司主张的调查取证费、交通费、食宿费等合理开支1843元，因其未能提供该费用的原始凭证，庭审中，潘小琴、沪江机械公司对其提供的相关证据复印件均不予质证或认可，故原审判决对此迳行予以认定显属不当，本院予以纠正。综上，潘小琴提出其因侵犯涉案注册商标专用权已被追究刑事责任，并退缴52400元非法所得，上海路桥公司不应另行提起民事诉讼主张侵权损害赔偿的上诉理由不能成立，本院不予支持；对于潘小琴所持上海路桥公司请求赔偿合理开支1843元不应支持的主张，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）、(三)项之规定，判决如下：
一、维持安徽省芜湖市中级人民法院（2008）芜中民三初字第6号民事判决第（一）、（三）项；
二、变更安徽省芜湖市中级人民法院（2008）芜中民三初字第6号民事判决第（二）项为：潘小琴于本判决生效后十日内赔偿上海建设路桥机械设备有限公司经济损失52400元，镇江沪江机械有限公司负连带赔偿责任。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费3268元，按一审判决执行。
二审案件受理费3268元，由潘小琴负担2614元，上海建设路桥机械设备有限公司负担654元。
本判决为终审判决。
审 判 长： 张 坤
代理审判员： 张红生
代理审判员： 余听波
二ＯＯ八年八月二十八日
书 记 员： 胡四海