已使用且有一定知名度的未注册商标之权利受到保护

  裁判要旨

  本案体现了以下裁判要点:

  1、商标评审委员会审理不服商标局异议复审裁定的复审案件,应当针对当事人复审申请和答辩的事实、理由及请求进行评审。

  2、《商标法》第三十一条中的“他人已经使用并有一定影响的商标”是指在中国已经使用并在一定地域范围内为相关公众所知晓的未注册商标

  裁判文书摘要

  一审案号(2010)一中知行初字第3336号

  二审案号(2012)高行终字第356号

  案由商标异议复审行政纠纷

  合议庭谢甄珂、钟鸣、刘庆辉

  书记员王颖慧

  当事人上诉人(原审被告)国家工商行政管理总局商标评审委员会

  上诉人(原审第三人)广东美的电器股份有限公司

  被上诉人(原审原告)韦东梅

  裁判日期

  2012年5月10日

  一审裁判结果

  一、撤销商标评审委员会第19656号裁定;

  二、商标评审委员会针对美的公司就被异议商标所提商标异议复审申请重新作出裁定。

  二审裁判结果

  一、撤销北京市第一中级人民法院(2010)一中知行初字第3336号行政判决书;

  二、维持国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字〔2010〕第19656号《关于第1610058号“Midea”商标异议复审裁定书》。

  涉案法条

  《商标法》第二十九条、第三十一条,《行政诉讼法》第六十一条第(三)项

  裁判文书

  北京市高级人民法院

  行政判决书

  (2012)高行终字第356号

  当事人信息

  上诉人(原审被告)国家工商行政管理总局商标评审委员会,住XXXX。

  法定代表人何训班,主任。

  委托代理人卢榆,国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。

  上诉人(原审第三人)广东美的电器股份有限公司,住XXXX。

  法定代表人方洪波,董事长。

  委托代理人左玉国,北京市联德律师事务所律师。

  委托代理人蒋洪义,北京市联德律师事务所律师。

  被上诉人(原审原告)韦东梅,住XXXX。

  委托代理人王广华,广东三环汇华律师事务所律师。

  审理经过

  上诉人国家工商行政管理总局商标评审委员会(简称商标评审委员会)、广东美的电器股份有限公司(简称美的公司)因商标异议复审行政纠纷一案,不服北京市第一中级人民法院(2010)一中知行初字第3336号行政判决,向本院提起上诉。本院于2012年2月13日受理本案后,依法组成合议庭,于2012年3月29日公开开庭进行了审理。上诉人商标评审委员会的委托代理人卢榆,上诉人美的公司的委托代理人左玉国、蒋洪义,被上诉人韦东梅的委托代理人王广华到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

  2000年5月19日,金山商贸经营部向国家工商行政管理总局商标局(简称商标局)申请注册“Midea”商标(简称被异议商标)。商标局经审查予以初步审定并公告。美的公司在法定期限内向商标局提出异议申请。2004年8月23日,商标局裁定被异议商标予以核准注册。美的公司不服,向商标评审委员会提出异议复审申请。2010年8月9日,商标评审委员会作出商评字〔2010〕第19656号《关于第1610058号“Midea”商标异议复审裁定书》(简称第19656号裁定),裁定被异议商标不予核准注册。

  韦东梅不服第19656号裁定,向北京市第一中级人民法院提起诉讼,请求撤销第19656号裁定,判令商标评审委员会重新作出裁定。

  一审法院认为

  北京市第一中级人民法院认为,美的公司仅将第1523735号商标作为引证商标使用,并没有将第1499238号商标和第1523737号商标作为引证商标使用,商标评审委员会在第19656号裁定中将上述两商标作为引证商标使用缺乏根据,违反了《商标评审规则》第二十八条的规定。尽管被异议商标与第1523735号商标图样近似,但两商标并不构成使用在相同或类似商品上的近似商标。商标评审委员会第19656号裁定中关于被异议商标与第1523735号商标指定使用的商品类似,两商标已构成使用在类似商品上近似商标的认定缺乏事实和法律依据。第1523735号商标、第1499238号商标、第1523737号商标均为已注册商标,其不属于《商标法》(简称《商标法》)第三十一条中所述的已经使用并有一定影响的商标。商标评审委员会第19656号裁定中基于上述商标经过使用并具有一定知名度而认定被异议商标的注册申请构成了《商标法》第三十一条规定的抢先注册他人已经使用并有一定影响商标的情形缺乏根据。

  一审裁判结果

  北京市第一中级人民法院依照《行政诉讼法》第五十四条第(二)项第1目、第2目、第3目之规定,判决:

  一、撤销商标评审委员会第19656号裁定;

  二、商标评审委员会针对美的公司就被异议商标所提商标异议复审申请重新作出裁定。

  上诉人诉称

  商标评审委员会和美的公司均不服原审判决,向本院提起上诉。商标评审委员会请求撤销原审判决,维持商标评审委员会第19656号裁定。其主要上诉理由是:

  1、美的公司在先注册和使用的第1523735号“美的Midea”商标的系列商标在被异议商标申请日前已具有较高知名度,被异议商标的注册申请具有主观恶意,违背诚实信用原则和公平原则。

  2、被异议商标与第1523735号“美的Midea”等系列商标的英文同为“Midea”,该商标为无含义臆造词汇,两商标完全相同难谓巧合。

  3、被异议商标指定使用的“灯、浴室装置、水暖装置、水龙头”等商品与美的公司的第1523735号“美的Midea”等系列商标核定使用的“电暖器、热水器、电风扇”等商品在销售渠道、销售场所、消费习惯、消费群体等方面相同或相近,二者的英文完全相同,使用在指定商品上相关公众易将之误认为美的公司的产品或认为与美的公司存在商业联系,因此被异议商标与美的公司在先注册和使用的商标已构成类似商品上的近似商标。

  美的公司请求撤销原审判决,维持商标评审委员会第、19656号裁定。其主要上诉理由是:1、“美的”品牌在国内家电行业享有极高知名度,“Midea”系美的公司臆造、独创并专门对应于“美的”的外文商业标识,且相关公众已经知晓两者间的特定对应关系,故被异议商标明显存在恶意抢注美的公司知名商业标识及“傍名牌”的情形。2、原审判决认定商标评审委员会将第1499238号商标和第1523737号商标作为引证商标使用违反《商标评审规则》第二十八条的规定,与事实不符,美的公司在复审申请书中分别引证了“Midea”和“美的Midea”两个不同标识的商标,商标评审委员会将美的公司名下与上述两标识对应的第1499238号商标和第1523737号商标作为本案的引证商标,完全符合事实。3、被异议商标指定使用的商品与第1523735号商标核定使用的商品构成类似商品,原审判决关于被异议商标与第1523735号商标不构成使用在类似商品上的近似商标的认定结论缺乏事实和法律依据。4、被异议商标申请时,本案三个相关商标尚未被初审公告,原审判决认定本案三个相关商标均为已注册商标,进而认定商标评审委员会适用《商标法》第三十一条缺乏根据,不符合事实。

  韦东梅服从原审判决。

  本院查明

  经审理查明:美的公司拥有下列三件商标:

  1、第1499238号“Midea”商标(见下图),由广东美的集团股份有限公司于1999年8月13日申请注册,2000年12月28日被核准注册,后商标所有人名义变更为美的公司,核定使用商品为第11类的“电暖器;空调;电饭煲;电风扇;抽油烟机;饮水机;电磁炉;燃气灶;微波炉;家用空气抽湿机”商品。

  2、第1523735号“美的Midea”商标(见下图),由广东美的集团股份有限公司于1999年10月15日申请注册,2000年11月14日初审公告,2001年2月14日被核准注册,后商标所有人名义变更为美的公司,核定使用商品为第11类的“电饭煲;电火锅;热水器;电风扇;厨房用抽油烟机;空调;饮水机;电磁炉;燃气灶;微波炉;家用空气抽湿机;换气扇;电吹风;电冰箱;冷藏箱(集装箱);烤面包器;消毒碗柜;电暖器;电热毯;暖床器”商品。

  3、第1523737号“Midea”商标(见下图),由广东美的集团股份有限公司于1999年10月15日申请注册,2001年2月14日被核准注册,后商标所有人名义变更为美的公司,核定使用商品为第11类的“电饭煲;电火锅;热水器;电风扇;厨房用抽油烟机;空调;饮水机;电磁炉;燃气灶;微波炉;家用空气抽湿机;换气扇;电吹风;电冰箱;冷藏箱(集装箱);烤面包器;消毒碗柜;电暖器;电热毯;暖床器”商品。

  2000年5月19日,金山贸易经营部向商标局申请在第11类的“灯;吊灯架;车灯;日光灯管;电筒;节日装饰彩色小灯;水龙头;浴室装置;卫生器械和设备;水暖装置”商品上注册“Midea”商标(即被异议商标,见下图)。商标局经初步审定予以公告,初步审定号为第1610058号。2007年,经核准转让至韦东梅。

  美的公司针对被异议商标向商标局提出异议,商标局于2004年8月23日作出(2004)商标异字第01281号《“Midea”商标异议裁定书》(简称第1281号裁定),裁定被异议商标予以核准注册。

  美的公司不服第1281号裁定,向商标评审委员会申请复审,主要理由是:美的公司及其“美的”品牌在家电行业具有极高知名度,1999年1月5日,美的公司注册在风扇和空调器上的“MD美的及图”商标被商标局认定为驰名商标。经过美的公司的不断努力,美的公司的品牌已驰名国内外,为了使品牌走向世界,1999年,美的公司对“美的”商标进行了新的设计,在中文的基础上增加了英文“Midea”,其为中文商标的谐音,“M”代表美的,“Idea”代表思想,创新等。为了让消费者全面接受新标识,1999年10月,美的公司在全国范围内,通过互联网、电视、报纸、广播、展会、车站码头机场等户外媒体大力宣传,“美的Midea”商标家喻户晓。美的公司商标英文为“Midea”,具有极高的显著性,非固有英文词汇,被异议商标与之相同。《商品和服务类似区分表》仅作审查参考,本案中被异议商标指定的“灯;浴室装置;卫生器械和设备;水暖装置”等商品与美的公司第1523735号商标核定的“电饭煲;热水器;电风扇;厨房用抽油烟机;空调;饮水机;微波炉;电冰箱;消毒碗柜;电暖器;电热毯;暖床器”等商品均为家庭日用品,所属行业既有交叉也有毗邻,其购买人群和销售渠道等方面完全相同。鉴于两商标的高度一致及美的公司商标的在先知名度,消费者极易产生混淆,将被异议商标指定的商品误认为美的公司所生产。美的公司的新商标“美的Midea”不断遭到复制摹仿,包括有第5897418号、第5897419号、第5897420号、第7402898号“MIDEA”系列商标。被异议商标的注册申请属于不正当竞争行为,是一种在关联产品上抢注商标的不良商业行为。根据《民法通则》第四条、《反不正当竞争法》第五条、《商标法》第九条、第十三条、第三十一条等相关规定,美的公司请求认定其“美的Midea”商标为驰名商标,并予以跨类保护,不予核准被异议商标。

  美的公司向商标评审委员会提交的《商标异议复审申请书》中未明确引用《商标法》第二十八条、第二十九条的法律条款,但是明确记载:“一、第1610058号被异议商标与申请人的引证商标构成使用在类似商品上的近似商标。……(附件二、申请人11类上在先申请注册的引证商标注册证复印件)”,该复印件即第1523735号商标注册证复印件。同时,在申请书中“(二)、被异议商标与引证商标所使用商品的分析”部分,美的公司也仅将第1523735号商标与被异议商标进行了比较分析。

  美的公司向商标评审委员会提交了以下主要证据:1、美的公司国内外商标注册情况;2、美的公司行业排名情况证明;3、美的公司财务报表和税务部门证明;4、美的公司广告媒体发布情况;5、美的公司商标获得广东著名商标、驰名商标证书;6、美的公司及其品牌获得的部分荣誉;7、美的公司商标管理情况介绍;8、美的公司申请认定第763167号“MD美的及图”商标为驰名商标认定材料;9、“美的”商标向“美的Midea”商标转换的推广报告;10、1999年各大媒体对美的公司启用新英文标识“Midea”的报道;11、美的公司聘请香港朗涛公司设计品牌“美的Midea”的合同及支付的费用材料;12、部分媒体对美的公司及其品牌的报道;13、美的公司于1999年10月至2000年4月期间在各大媒体推广新品牌形象的广告材料;14、美的公司1997年至2005年美的品牌推广费用;15、美的公司“美的Midea”品牌被恶意复制摹仿案例;16、美的公司商标驰名的其他证明材料。以上证据均为复印件。

  韦东梅答辩的主要理由为:美的公司补充提交的材料超过举证期限,依法应不予采纳,即使如此,韦东梅仍然对其发表意见。被异议商标与美的公司引证的第1523735号商标指定的商品未构成类似。韦东梅注册被异议商标无仿冒美的公司引证商标之恶意,美的公司称被异议商标的注册申请为不正当竞争行为,缺乏事实和法律依据。美的公司第1523735号商标“美的Midea”1999年10月才投入使用和注册,至被异议商标申请日2000年5月19日之前,其尚不足以构成驰名商标,不适用《商标法》第十三条进行保护。美的公司提供的有关1998年、1999年、2000年的广告宣传、经济指标等材料绝大部分是证明旧商标“美的及图”的使用情况,不能证明其新商标“美的Midea”的使用和知名度情况。即使第763167号“MD美的及图”商标构成驰名,但不意味其“美的Midea”商标亦构成驰名,被异议商标与第763167号“MD美的及图”未构成近似商标。被异议商标系韦东梅自主创作,与美的公司商标相同纯属巧合,并非复制摹仿美的公司商标。韦东梅申请注册第5897418号、第5897419号、第5897420号、第7402898号商标是基于韦东梅在先商标权的基础提出的扩展性注册。韦东梅请求核准被异议商标的注册申请。

  商标评审委员会于2010年8月9日作出第19656号裁定,认为:被异议商标与引证的第1499238号“Midea”商标、第1523735号“美的Midea”商标、第1523737号“Midea”商标英文“Midea”文字相同、“Midea”为无确切含义词汇构成。美的公司证据显示,美的公司自1999年10月启动新标识“美的Midea”,同时申请注册第1499238号“Midea”商标、第1523735号“美的Midea”商标、第1523737号“Midea”商标,利用各种媒体等途径对新标识进行全面的宣传,在被异议商标申请日之前,新华社、中国贸易报、证券时报、香港中国通讯社、佛山日报、中国信息报、成都晚报、南方都市报、中国证券报、证券时报、南方日报、中国青年报、中央电视台、信息时报、北京青年报、经济日报、中国商报等媒体对美的公司启用英文标识“Midea”进行了广泛报道。被异议商标指定的“灯、浴室装置、水暖装置、水龙头”等商品与第1499238号“Midea”商标、第1523735号“美的Midea”商标、第1523737号“Midea”商标指定的“电暖器、热水器、电风扇”等商品在销售渠道、销售场所、消费习惯、消费群体等方面相同或相近。在被异议商标申请日前,美的公司的第1499238号“Midea”商标、第1523735号“美的Midea”商标、第1523737号“Midea”商标通过宣传已经具有一定知名度,已为广大消费者所知晓,同时鉴于“Midea”商标的显著独创性,被异议商标使用在指定商品上,相关公众易将之误认为美的公司的产品或认为与美的公司存在商业联系,因此,被异议商标与美的公司在先申请的第1499238号“Midea”商标、第1523735号“美的Midea”商标、第1523737号“Midea”商标已构成类似商品上的近似商标,构成了《商标法》第二十八条、第二十九条规定所指情形。

  美的公司请求认定第1523735号“美的Midea”商标为驰名商标,该商标自1999年10月15日首次申请注册。根据美的公司在案证据显示,美的公司最早自1999年10月开始对外宣传和使用“Midea”系列商标。综合美的公司在案证据尚不足以证明该商标在被异议商标申请日(2000年5月19日)前已构成驰名商标,因此被异议商标的注册申请未违反《商标法》第十三条的规定。

  第1499238号“Midea”商标、第1523735号“美的Midea”商标、第1523737号“Midea”商标通过宣传已经具有一定知名度,为广大消费者所知晓,已在被异议商标申请日(2000年5月19日)前在相关公众中具有了一定影响。被异议商标为“Midea”,与第1499238号“Midea”商标、第1523735号“美的Midea”商标、第1523737号“Midea”商标英文“Midea”文字相同、“Midea”为无确切含义词汇构成,具有较强独创性。被异议商标指定使用的商品与第1499238号“Midea”商标、第1523735号“美的Midea”商标、第1523737号“Midea”商标指定商品密切关联,属于类似商品,共存使用易导致消费者混淆误认。综上,美的公司在案证据可以认定被异议商标的注册申请已构成了《商标法》第三十一条抢注他人已经使用并具有一定影响商标的情形,依法应不予核准注册。商标评审委员会依据《商标法》第二十八条、第二十九条、第三十一条、第三十三条、第三十四条的规定,裁定:被异议商标不予核准注册。

  本院诉讼中,美的公司补充提交了下列证据:

  1、《中国质量万里行》、《电器》、《品牌》等报纸、杂志上关于“美的”商标知名度排名的部分报道,证明“美的Midea”商标的驰名度和影响力在不断扩大;

  2、被异议商标原申请人金山商贸经营部申请并转让多个商标的公告、韦东梅抢注的多个“Midea”商标,证明韦东梅的主观恶意明显;

  3、被异议商标指定使用商品的部分照片和美的公司官网显示的产品目录及部分图片,证明被异议商标指定使用的商品与美的公司的“美的Midea”、“Midea”商标核定使用的商品类似,被异议商标的注册和使用易造成相关消费者的混淆。

  商标评审委员会对上述证据的真实性予以认可,并提出上述证据可以证明被异议商标的注册具有恶意。

  韦东梅对上述证据3的真实性及上述证据与本案的关联性提出异议,并提出上述证据不是新证据,不能作为审查被诉具体行政行为是否合法的依据。

  本院诉讼中,商标评审委员会认可其引入第1499238号商标、第1523737号商标作为本案的引证商标确有不妥。

  美的公司第1523735号商标的初步审定时间为2000年11月14日。

  上述事实有被异议商标档案、第1523735号商标档案、第1499238号商标档案、第1523737号商标档案、第1281号裁定、第19656号裁定、美的公司提交的《商标异议复审申请书》及其证据材料、韦东梅提交的《商标异议复审答辩书》及其证据材料、美的公司向本院补充提交的证据材料及当事人陈述等证据在案佐证。

  本院认为

  本院认为:《商标评审规则》第二十八条规定,商标评审委员会审理不服商标局异议复审裁定的复审案件,应当针对当事人复审申请和答辩的事实、理由及请求进行评审。

  本案中,美的公司在异议复审申请书中明确记载:“一、第1610058号被异议商标与申请人的引证商标构成使用在类似商品上的近似商标。……(附件二、申请人11类上在先申请注册的引证商标注册证复印件)”,该复印件即第1523735号商标注册证复印件。同时,在异议复审申请书“(二)、被异议商标与引证商标所使用商品的分析”部分,美的公司仅将第1523735号商标与被异议商标进行了比较分析。在美的公司向商标评审委员会提交的证据材料中并不包括第1499238号商标和第1523737号商标。同时,商标评审委员会在本院诉讼中明确表示其将第1499238号商标和第1523737号商标作为引证商标确有不妥。因此,原审法院认定商标评审委员会在第19656号裁定中将上述两商标作为引证商标使用缺乏依据,违反《商标评审规则》第二十八条规定是正确的。美的公司就此所提上诉理由,缺乏依据,不能成立。

  《商标法》第二十八条规定:申请注册的商标,同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告。第二十九条规定:两个或者两个以上的商标注册申请人,在同一种商品或者类似商品上,以相同或者近似的商标申请注册的,初步审定并公告申请在先的商标;同一天申请的,初步审定并公告使用在先的商标,驳回其他人的申请,不予公告。

  本案中,第1523735号商标在被异议商标申请时尚未核准注册,也未初审公告,应适用《商标法》第二十九条,而非《商标法》第二十八条规定的情形。商标评审委员会和原审法院适用《商标法》第二十八条属于适用法律错误,本院对此予以纠正。

  同时,《商标法》第三十一条规定:申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。该条款中所述的他人已经使用并有一定影响的商标是指在中国已经使用并在一定地域范围内为相关公众所知晓的未注册商标。虽然第1523735号商标在被异议商标申请时尚未核准注册,但已经提出注册申请,在《商标法》第二十九条已经对此情形作出明确规定的情况下,商标评审委员会不应再适用《商标法》第三十一条进行评审。原审法院认为商标评审委员会适用《商标法》第三十一条属于适用法律错误是正确的。

  《商标法》第二十九条规定的类似商品,是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同,或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。

  本案中,虽然第1523735号商标启用的时间为1999年,距离被异议商标的申请日仅不足一年,但由于此前美的公司的“MD美的及图”商标曾被认定为驰名商标,故可认定在第1523735号商标启用之前,中文“美的”商标已经具有极高的知名度。美的公司在推出第1523735号商标时即对该商标进行了大量的宣传,在宣传中又强调了该商标与之前“美的”中文商标的延续关系。通过美的公司对第1523735号商标的宣传,中文“美的”商标的知名度已随之延及第1523735号商标,其中的“Midea”与中文“美的”商标之间已经形成直接、特定的对应关系。因此,可以认定在被异议商标申请前,第1523735号商标已经具有一定的知名度。被异议商标指定使用的商品与第1523735号商标核定使用的商品均为日常使用的生活用品,在消费群体、销售渠道、销售场所等方面基本相同或相近,相互之间具有较为密切的关联关系。同时,被异议商标与第1523735号商标中的英文部分完全相同,当二者同时使用在类似商品上时,容易使相关公众认为商品或者服务是同一主体提供的,或者其提供者之间存在特定联系。因此,被异议商标与第1523735号商标构成使用在类似商品上的近似商标。商标评审委员会就此所作认定正确。原审法院相关认定有误,应予纠正。

  裁判结果

  综上,原审判决适用《商标法》第二十八条及认定被异议商标与第1523735号商标未构成类似商品上的近似商标错误,应予纠正。商标评审委员会将第1499238号商标和第1523737号商标作为引证商标及适用《商标法》第二十八条、第三十一条错误,但商标评审委员会第19656号裁定的最终结论正确,故本院在纠正商标评审委员会上述错误的基础上,对其第19656号裁定的结论予以维持。依照《行政诉讼法》第六十一条第(三)项之规定,判决如下:

  一、撤销北京市第一中级人民法院(2010)一中知行初字第3336号行政判决书;

  二、维持国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字〔2010〕第19656号《关于第1610058号“Midea”商标异议复审裁定书》。

  一审案件受理费一百元,由韦东梅负担(已交纳);二审案件受理费一百元,由韦东梅负担(于本判决生效之日起七日内交纳)。

  本判决为终审判决。

  审 判 长 谢甄珂

  代理审判员 钟 鸣

  代理审判员 刘庆辉

  二〇一二年五月十日

  书 记 员 王颖慧

  案例来源:知产宝网站(www。iphouse。cn)