注册商标权利冲突民事纠纷的可诉性探讨

  作者:潘娟娟

  来源:赢在IP

  理想状态下,注册商标与注册商标之间应是“相安无事”的,但现实中,注册商标权利冲突并不鲜见。究其原因,实质同类的商品或服务在《类似商品与服务区分表》中可能分布在不同大类中或是原因之一。暂不问其所以然,我们先务实地探讨下此类注册商标之间的权利冲突所致民事纠纷是否可以直接向法院起诉。

  一、司法实践演变

  2001年发生的“恒升”vs“恒生”案颇为典型,原告在先在 “计算机”等商品上拥有“恒升”商标,被告在后于2001年也在相同商品上拥有“恒生”商标(经过异议后被核准注册)。北京市第一中级人民法院于2003年就本案作出一审判决[①],认定被告构成商标侵权,并明确指出:“……虽然被告‘恒生’商标已由商标局(2001)商标异字第1133号裁定核准注册,但在侵犯注册商标专用权的民事诉讼中,人民法院有权根据实际情况,对被控侵权产品所使用的商标与原告主张权利的注册商标是否相近似作出独立的判断。……关于被告主张其系合法使用自己注册商标的抗辩理由,本院认为,商标是用于区别不同的商品生产者或者服务提供者的标识,商标的重要性就体现在其识别性上,在同一核定使用范围内,一个商标只能存在一项专用权,与其相同或相近似的商标不符合法定的注册条件。同时,从公平及诚实信用原则出发,任何权利的行使,均不能对他人的合法权益造成损害。与他人在先权利相冲突的商标,不具备合法性,无论其是否注册,行为人均无使用该商标的合法依据,否则,会给消费者判断商品来源造成困难,亦会给在先商标注册人的合法权益造成损害,与商标法的立法目的相违背。故作为商品的生产者或者服务的提供者,其在使用或者申请注册商标时,必须尊重他人权益,不得侵犯他人的合法在先权利,不能与他人在先的注册商标相同或相近似。”而后该案二审中,双方调解。不过从本案一审推断,在当时,两个注册商标发生冲突时,在先注册商标权利人诉诸法院是予以受理的,根据“保护在先权利”等原则,在后注册商标即使具有表面上的“合法性”,其使用还是有可能被认定为构成民事侵权。

  2008年3月1日施行的《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》(下称“2008年《权利冲突规定》”)第一条第二款规定“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第(三)项的规定,告知原告向有关行政主管机关申请解决。”根据该条规定,两个注册商标冲突时,在先注册商标权利人诉诸法院是不会被受理的,应通过当时《商标法》第41条规定的“商标争议程序”解决冲突。这一规定的背景,有专家释疑:“是考虑到《商标法》已经设置了较为完善的法律救济程序,且为维护商标全国集中授权制度。”目前该规定仍为有效。

  然而,2009年4月21日发布的《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》(法发[2009]23号)第10点指出:“妥善处理注册商标、企业名称与在先权利的冲突,依法制止‘傍名牌’等不正当竞争行为。除注册商标之间的权利冲突民事纠纷外,对于涉及注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷,包括被告实际使用中改变了注册商标或者超出核定使用的商品范围使用注册商标的纠纷,只要属于民事权益争议并符合民事诉讼法规定的受理条件,人民法院应予受理。凡被诉侵权商标在人民法院受理案件时尚未获得注册的,均不妨碍人民法院依法受理和审理;被诉侵权商标虽为注册商标,但被诉侵权行为是复制、摹仿、翻译在先驰名商标的案件,人民法院应当依法受理。”该意见仍遵循2008年《权利冲突规定》注册商标之间的权利冲突民事纠纷不具有可诉性,但对于“驰名商标”做了例外规定,即如果在先注册商标是驰名商标的话,在后被诉侵权商标虽为注册商标,但被诉侵权行为是复制、摹仿、翻译在先驰名商标的案件,人民法院应当依法受理。

  2010年最高人民法院提审的“稚鸡”vs“银鸡”[②]案也是典型的两个注册商标权利冲突纠纷。不过该案一审发生于2007年,早于2008年《权利冲突规定》的实施。

  从上述司法实践演变的简单梳理来看,关于两个注册商标权利冲突民事纠纷的可诉性,以2008年《权利冲突规定》为分水岭,在此之前此类案件法院可以受理,在此之后除驰名商标外,一般在先注册商标权利人只能通过现行《商标法》规定的商标无效程序解决。

  二、两个注册商标权利冲突民事纠纷法院应予受理

  本人很赞同法发[2009]23号《意见》关于“按照诚实信用、维护公平竞争和保护在先权利等原则,依法审理该类权利冲突案件。有工商登记等的合法形式,但实体上构成商标侵权或者不正当竞争的,依法认定构成商标侵权或者不正当竞争,既不需要以行政处理为前置条件,也不应因行政处理而中止诉讼”这一段论述,但认为不应将两个注册商标权利冲突民事纠纷排除在法院受理之外,几点理由探讨如下:

  第一, 注册商标之间的权利冲突,与注册商标与著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利的冲突并无本质区别,后者可以直接向法院起诉,前者却不可以,此种人为地设定区别并无适当的法理依据。

  第二, 商标无效程序并不能解决注册商标权利冲突民事纠纷。因为商标无效程序作为商标行政授权程序的事后审查程序,主要是复核在后注册商标此前是否应当被核准注册,并不审理当下发生的注册商标冲突民事纠纷。

  第三, 允许注册商标权利冲突民事纠纷可以直接诉诸法院,商标无效程序和民事诉讼程序并行,可以由当事人自行选择,符合司法便民原则。至于“商标全国集中授权制度”。实际上,既然法院可以直接审理注册商标与著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利的冲突,同样也会对“商标全国集中授权制度”产生影响,基于此,允许法院直接审理注册商标之间的权利冲突并不会特别地“冲击”“商标全国集中授权制度”。

  鉴于商标的根本还是在于市场交易中的“识别性”,放开和承认注册商标权利冲突民事纠纷的可诉性,对于一些表面上符合“合法性”、然则实际使用侵害在先注册商标权利的“假性注册商标”,允许在先注册商标权利人直接向人民法院起诉,似乎更有利于一揽子解决纷争。因此,期盼和亟待司法意见修改。

  [①]参见(2001)一中知初字第343号

  [②](2010)民提字第27号

  作者介绍:潘娟娟律师 陶鑫良知识产权律师团队

  潘娟娟律师从2005年开始从事知识产权法律实务,一直专注于知识产权各类诉讼纠纷和非讼事务处理,尤其擅长专利、商标、著作权、计算机软件、商业秘密、商标与商号冲突以及其他不正当竞争纠纷等诉讼案件的代理,同时对知识产权经营与管理、品牌战略、技术交易、专利检索及评估等知识产权非讼事务处理富有经验。