前雇员”公然”专利侵权,原公司可获”额外”损害赔偿

  出处:智合东方知识产权

  公司员工实施下列行为时,会发生什么:离开你的公司;说服你的制造商停止向你供应(你享有专利的)产品,使制造商转而向他提供你的专利产品;然后开始将这些你享有专利的产品卖给你的客户?此时,针对专利侵权的一般救济措施是远远不够的。

  专利法授权法院对公然侵犯专利权的行为,判处额外的损害赔偿。在以前,额外损害赔偿虽然可以由权利人主张,但法院从未判处这样的损害赔偿。最近,在一件类似上述情况的专利侵权案件中,联邦法院第一次对公然侵犯专利权的行为判处额外损害赔偿。

  在太平洋企业(欧斯特)有限公司诉博仁企业有限公司中,导致判处额外损害赔偿的事实如下:

  李先生事前被太平洋公司雇为市场经理,接触到包括A&L公司在内的主要公司客户。太平洋公司之前向A&L公司提供摇窗装置,该装置中的专利技术由太平洋公司现有。这个摇窗装置在中国由宁波公司生产。李先生离开太平洋公司后创设了博仁公司。博仁公司要求宁波公司生产和太平洋公司一样的摇窗装置,然后卖给A&L公司。

  太平洋公司起诉博仁公司和李先生专利侵权。就专利侵权主张,双方没有争议。博仁公司和李先生承认供给A&L公司的产品侵犯了太平洋公司的专利权。而且博仁公司和李先生出席了案件审理程序,尽管他们没有出席早期的一些程序。法院判决侵权人因侵权行为向太平洋公司作出补偿性损害赔偿总计355,487.16澳元,分类如下:

  根据博仁公司实际销售额计算太平洋公司的利润损失为:87,661澳元;

  因无法进行可预期的再度销售而导致的损失: 35,064.40澳元;

  因无法继续销售而产生的库存保管费: 19,351.65澳元;

  与宁波公司关系破裂后,寻求其他合作制造商的花费: 139,711.19澳元;

  在更换供应商时由于库存减少,导致从新供应商处空运产品而产生的额外费用: 73,698.92澳元。

  法院同时认定,博仁公司和李先生的行为,符合因公然侵权而判处额外损害赔偿的条件。

  剩下的问题在于,太平洋公司可以获得多少损害赔偿。在考虑判赔问题时,法院考虑了以下事实:

  被告在收到通知后未继续从事侵权行为,且未试图隐藏侵权产品;

  侵权获利大概在在80,000 ~ 90,000美元之间;

  355,487.156澳元的补偿性损害赔偿已被法院认定,由此收缴了博仁公司和李先生的侵权所得。

  最后法院认定额外损害赔偿数额为40,000澳元,相当于侵权所得的一半。

  这个价格看起来不高,但法院在判处的补偿性损害赔偿额并不低,其中包括了权利人寻求其他合作生产商的费用和产品的空运费用,这些费用在一开始似乎是得不到支持的。当和因博仁公司和李先生侵权行为导致直接损失87,661澳元相比,40,000澳元判赔是相当大的数字。

  法院考虑额外损害赔偿时考虑到了补偿性损害赔偿的大小。在评估补偿性损害赔偿大小的时候,法院似乎从没有如此的大方。法院判处的额外损害赔偿额较高,是为了使得损害赔偿的总额度有预期的惩罚、威慑作用

  李先生作为博仁公司的董事对于侵权承担个人责任。法院在认定董事个人侵权责任的时特别采用了较高的标准。通过这种情况寻找导致的事实是:

  李先生承认他是唯一的董事并且是博仁公司的股东;

  李先生承认他对博仁公司每天的管理包括直接负责侵权行为。

  案件的判决没有任何争议,因此本案对侵权人是一个深刻的教训。如果博仁公司和李先生未被起诉,太平洋公司不可能获得如此之高的判赔,但本案表明权利人在专利侵权案件中获得高损害赔偿的可能性。如果侵权行为会导致如此之高的判赔,那么对这类侵权行为而言,本案是无疑是无法回避的先例。

  作者:Rob McMaster Robynne Sanders

  翻译:赵庆新