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作者 | 林戈
来源 | 智合法律新媒体
2014年5月，上海高通半导体有限公司（即“上海高通”）以美国高通公司在中国使用“高通”字样造成商标侵权和不正当竞争为由向上海市高院起诉，索赔1亿元，成为中国知识产权界的“一号大案”，引发了广泛的关注。
2016年5月17日，上海高通半导体有限公司诉卡尔康公司、高通无线通信技术（中国）有限公司上海分公司，高通无线通信技术（中国）有限公司商标侵权纠纷案在上海市高院一审开庭，目前还在进一步审理中，法院尚未作出一审判决。
在发生侵权之诉时，“撤三”一直是外资企业对付中国商标权人的利器，上海高通与美国高通之间的商标之争也不例外。2016年7月，北京市高院的二审判决维持了北京市知识产权法院的一审判决，自此，上海高通在第38类服务上的“高通GOTOP及图”商标被撤销。
一上海高通与美国高通之间的“恩怨”由来已久
1992年，上海高通就注册了“高通”作为企业的字号，并使用至今。成立之初，上海高通的名称为“上海高通电脑有限责任公司”；2010年进行企业名称变更登记，“上海高通半导体有限公司”。从业务范围来看，上海高通专注于“智能设备与方案”在商业智能领域的系统开发与应用。
自成立运营后，中国高通便先后申请注册了一系列“高通”、“高通GOTOP及图”、“GAOTONG”商标，主要集中在通信、集成电路、计算机硬件及服务等领域。根据2016年9月9日在商标局网站的最新查询结果，申请人为上海高通半导体有限公司的商标共有39件，其中带有“高通”中文字样的商标有27件。
美国高通的主打产品为骁龙（Snapdragon）系列处理器，是HTC、索尼、诺基亚、MOTO、LG、三星等全球品牌智能手机的主要芯片供应商。在国内，许多注明的智能手机厂商也大多采用骁龙处理器。
进入中国后，美国高通在其关联公司音译“QUALCOMM”为“高通”，作为企业字号加以使用，同时在其提供的产品及服务上突出使用“高通”，而这些产品及服务大部分与上海高通的主营产品或服务相同或相类似。截止2016年9月9日，在商标局网站上，申请人为卡尔康公司的商标共有616件，其中带有“高通”中文字样的仅有7件，其他绝大多数为外文商标。
从发展历程、双方之间的业务和商标注册情况，我们可以看出：上海高通和美国高通在业务上具有极大的相似性。由于美国高通在中国市场上使用“高通”商标，上海高通认为美国高通挤压了其市场空间，存在商标侵权和不正当竞争行为，双方的矛盾也由此而来。目前双方之间已经过多次交锋。
2002年
上海高通曾向美国高通发出律师函，停止使用“高通”字号和“高通”商标。据悉，美国高通还曾希望以5万元人民币价格购买上海高通的“高通”商标，但被上海高通拒绝了。
2010年1月和2011年9月
美国高通分别针对上海高通的第776695号、第662482号“GOTOP高通”商标，以连续3年停止使用为由向商标局提出撤销申请。
2012年9月
美国高通曾有意收购上海高通名下的第662482号“GOTOP 高通”商标，价格为200万元人民币，仍被上海高通公司拒绝。
2013年8月
美国高通公司再次以连续3年停止使用为由向商标局提起商标撤销申请，申请撤销上海高通公司的第4305049号、4305050号“高通”商标。
2013年12月
上海高通分别向美国高通公司及其在中国的多家子公司、分公司发送律师函，要求其停止一切商标侵权及不正当竞争行为。
2014年5月
上海高通正式向上海市高院提起了侵权诉讼。
2014年4月至2015年12月
上海高通名下除了第4305050 号“高通”商标未予撤销外，其余3件涉案商标均被商标局或商评委以连续3年停止使用为由撤销。
在针对注册使用在第9类的第662482号上海高通的“高通”商标“撤三”申请中，美国高通还提供了一份“专家论证意见书”，即《“GOTOP高通”商标撤销复审案专家论证会意见书》，虽然“专家论证意见书”并不属于法定的证据类型，不具有证据力，但有可能会在一定程度上影响行政机关和法院的判断。美国高通提供的这份意见书结论指明，“汉卡与字库芯片、汉卡与软件不是同一种商品”，并由此认定“GOTOP高通”注册商标在汉卡产品上的使用不属于商标法意义上的关于注册商标的使用。目前，法院尚未对该使用在第9类上的“高通”商标作出最终的判决结果。
二上海高通的第38类“高通GOTOP及图”商标何以被撤销
美国高通提起“撤三”的目的在于，让法院认定上海高通未就“高通GOTOP及图”商标在其注册的商品或服务类别上进行公开、真实的商业性使用，进而可以推翻上海高通提起侵权之诉的权利基础。在本案中，上海高通的最大失败在于，未能提交任何可以证明其进行了公开、真实的商业性使用或者具有明显的商标使用意图的证据。
在“使用”的认定上，常见证据主要包括：[1]
“第一，商标许可使用协议，包括商标权人自行使用和许可他人使用。因此，在撤销复审行政诉讼中，许可使用协议可以作为“使用”的证据，但其不能作为单独的定案依据。商标使用必须是在商业流通中发挥区分商品或者服务来源作用的使用。
第二，合同及相关票据。标注注册商标的销售/服务合同与销售票据相互印证能够证明商标权人进行了真实、公开的商标使用。但在撤销复审行政诉讼中，商标权人仅提供销售/服务合同，通常被认为缺乏合同实际履行证据，不足以证明进行了真实、公开的商标使用。而且，若商标权人仅提供一份作为顾客报销凭证的发票也不足以证明进行了商标使用。
除此之外，属于商业交易惯例的收款收据、送货单据等销售单据，虽然是商标权人或者其许可使用人的内部单据，也具有真实、公开的商业使用的证明力。”
需要明确的是，以下三种行为不属于商标的商业性使用：
1、单纯商标注册信息的公布、声明等，不属于商业性使用。
2、单纯许可、转让注册商标，但商标权人、被许可人在三年期内均未将注册商标投入使用的，不属于注册商标的商业性使用。
3、起诉、维权等行为不属于商业性使用。
从北京市高级人民法院（2016）京行终2234号行政判决书来看，上海高通在一审时提交了15项证据，二审补充提交了5项证据，无论是与其他公司之间的《商标许可使用协议》《战略合作协议》，还是产品宣传手册都未显示本案的诉争商标或者未显示时间，均无法证明“高通GOTOP及图”商标在注册期间，在指定使用的商品或服务类别上进行了公开、真实的商业性使用或者具有明显的使用意图。
而且，上海高通并未遭遇不可抗力、政策性限制及破产清算等客观事由。由此，上海高通注册在第38类上的“高通GOTOP及图”被予以撤销也就不可避免，那么接下来在上海的侵权诉讼对于上海高通可能较为不利。
三“高通”商标案对中国企业和外资企业的启示
上海高通与美国高通之间的商标之争只是冰山一角，更深层的应当是中国企业何以应对国际巨头的强势来袭，外资企业在进入中国市场之前就应当进行充分的知识产权检索和布局。
我国商标制度采用的是注册主义，商标通过申请注册获得商标专用权。为了解决商标注而不用的问题，我国《商标法》设置了“撤三”制度。在“撤三”制度下，符合要求的使用应当符合以下三个条件：其一，实际使用的商标必须与核准注册的商标相一致，不得有任何实质性的变化；其二，必须在核定的商品或服务类别上进行使用；其三，持续使用的时间必须是自被提出“撤三”申请日前的连续三年，其他时间段的使用证据即便再充分也无法为法院所采纳。
对于我国的本土企业而言，当商标证书上核准使用的商品或服务因市场和业务拓展而发生变化时，应当及时补充注册。无论是注册商标还是未注册商标，都应当保留好公开、真实的商业性使用的相关证据。要知道，零星的、象征性的使用均不属于真正的商业性使用，为了应对“撤三”而临时的使用也不会为法院所采纳，作为裁判的依据。且不论进行商标反向混淆侵权诉讼并获得损害赔偿的难度有多大，单是应对国际巨头所提起的“撤三”就足以让中国企业的诉讼成本大大提高，并影响今后的业务布局。
对于外资企业而言，应对中国法律具有足够的敬畏，而且在美国注册的商标应当同步在中国申请保护。美国高通的商标保护策略仅以美国市场为保护重心，这是远远不够的。商标权与专利权都具有地域性，美国高通在专利布局上已经十分完善，但在商标问题上则产生了较大的疏忽，在进入中国市场时，应做足知识产权方面的检索和调查，以避免层出不穷的侵权诉讼和授权确权诉讼所带来的人力、物力、财力的浪费。此外，只有在其外文商标、字号的中文译名在中国境内进行了商业性使用，具备了足够高的知名度，使外文商标、字号与中文译名之间产生了一一对应的关系，才能获得中国法律的保护，也才能避免其他企业的搭便车行为。
注释：
[1]陈锦川主编，北京市高级人民法院知识产权审判庭编著：《商标授权确权的司法审查》，中国法制出版社2014年版，第432-433页。