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作者 | 甫江
对于抵触申请能否在专利侵权司法审判中进行抗辩业界争论已久，但随着司法实践中越来越多的考虑抵触申请抗辩，有必要对此进行深入的分析，本文旨在通过提出一种不同于抵触申请抗辩和现有技术抗辩的概念，即在先申请抗辩，从而深层次的从利益平衡的角度来剖析其在司法审判中的适用问题，并对在先申请抗辩中出现的一种特殊类型的问题进行了分析。
在专利侵权司法审判中，现有技术抗辩已经被广泛的使用，专利法第六十二条对此也已明确规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权”。而对于被控侵权人能否进行抵触申请抗辩却争议已久，对于这一问题，业界一直有不同的观点，例如有人认为：当被控侵权人实施的技术对涉案专利构成相同侵权时，抵触申请可以用于现有技术抗辩；在判断被控侵权人实施的技术相对于现有技术是否具有新颖性时，对比现有技术可以是抵触申请，但在判断被控侵权人实施的技术相对于现有技术是否明显无创造性时，对比现有技术不能是抵触申请①。也有人认为：现有技术抗辩制度应当仅适用于等同侵权，并且不适用于抵触申请；对比方式应当是被控侵权技术与现有技术之间的单独对比，对比标准应当是新颖性标准②。
但是对于这一争议，各级司法机关似乎也已经有了定论，例如北京高级人民法院对此已经明确：抵触申请不属于现有技术，不能作为现有技术抗辩的理由。但是，被诉侵权人主张其实施的是属于抵触申请的专利的，可以参照关于现有技术抗辩的规定予以处理③。最高人民法院也在《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》法发【2001】18号中提到：“被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案或者外观设计主张其不构成专利侵权的，可以参照现有技术或者现有设计抗辩的审查判断标准予以评判”。由此看见，在司法审判实践中，也已经逐渐认可抵触申请抗辩作为与现有技术抗辩并列的一种抗辩措施存在。
抵触申请抗辩与在先申请抗辩
然而，仅仅一纸规定并不能解决抵触申请抗辩的所有问题，还有许多深层次的关系需要进行剖析。所谓抵触申请是指存在同样的发明、实用新型或者外观设计在先申请在后公开，判断的标准是新颖性的判断标准，正如《专利审查指南》第二部分第三章第2.2节所述：“为描述简便，在判断新颖性时，将这种损害新颖性的专利申请，称为抵触申请”。当被控侵权人主张抵触申请抗辩时，首先在第一阶段中应当判断被控侵权人举证的在先申请与在后申请是否构成了抵触申请，而至于具体的如何判断构成了抵触申请，通常需要判断在先申请与在后申请中的技术方案相同，或者区别仅仅在于简单的文字变换、惯用手段的直接置换、由下位概念变换为上位概念以及数值和数值范围判断中的特殊情况。当满足上述条件时或者说损害了在后申请的新颖性时，在先申请才能称之为在后申请的抵触申请，此时才会有抵触申请抗辩一说，从而进行后面的抵触申请抗辩是否成立的判断，否则不应当称之为抵触申请抗辩，这种情况有别于抵触申请抗辩也不同于现有技术抗辩，是特殊的一种情况，我们姑且可以称之为在先申请抗辩。
下面分别从抵触申请抗辩和在先申请抗辩两种情况来进一步进行第二阶段的分析。
在具体进行抵触申请抗辩判断时，其实已经在第一阶段中认定了在后申请是不应当获得授权的，或者说在后申请的专利权授予是存在问题的，如果被控侵权产品或方法与抵触申请相同，则抵触申请抗辩成立，所有的权益应该归抵触申请权利人所有。这与现有技术抗辩是一样的道理，在现有技术抗辩中之所以允许一篇现有技术或者一篇现有技术加简单公知常识来抗辩④，无非是基于一篇现有技术或者一篇现有技术加简单公知常识获得的技术方案也不应当被授予专利权，因此允许进行抗辩。如果现有技术是一篇专利，那么相当于默认了权益属于该专利权人，只不过权益的获得取决于该专利权人是否主张其权利，如果现有技术是自由公知技术，则该技术可以任意使用。
当进行在先申请抗辩判断时，也就是说，可能会出现两个申请人先后提交仅有新颖性差异的申请并都获得专利权，在此情况下，被控侵权人实施在先申请的技术，有可能也会侵犯在后申请的专利权，因为在先申请与在后申请仅有新颖性差异，而侵权判断的范围则包含“相同”和“等同”。为方便说明上述关系，示意图如图1所示：
在图1中，A表示在先申请文字表征的保护范围，B表示在先申请的等同保护范围，C表示在后申请文字表征的保护范围，D表示在后申请的等同保护范围，A与C之间也可能会出现保护范围重叠的情况，例如在先申请要求保护40－100这样的一个数值范围，在后申请要求保护58、75这样的离散数值或者要求保护30－200这样的保护范围，两者是具有新颖性差异的，可以同时授权，然而，两者文字表征的保护范围是存在重叠的。又例如在先申请中选用了“卤素”，在后申请中选用了“氯”，则在先申请并不破坏在后申请的新颖性，然而，两者文字表征的保护范围是存在重叠的。
因此，即使在先申请的权利人或被许可人完全按照在先申请专利进行专利实施行为也有可能会侵犯在后申请的专利权。而对于被许可人来说，为避免遭到侵权诉讼被许可人需要分别得到在先申请权利人和在后申请权利人的许可才能实施，否则在先申请和在后申请的权利人均有权提起侵权诉讼，这种双倍的专利权许可费对于被许可人显然是不合适的。例如，假设第三人（即被控侵权人）实施了侵权行为，侵权产品既落入了在先申请的范围内，也落入了在后申请（即原告专利权）的保护范围内，如果仅仅是参照现有技术抗辩的标准允许第三人进行在先申请抗辩的话，那么在后申请权利人的权益会受到损失，因为同样是合法的授权专利，从本质上说，应该有一个利益的平衡。即当出现具有新颖性差异的两份专利申请同时授权并且具有交叉重叠保护范围的情况下，笔者建议在在先申请抗辩以及侵权判断均成立时，由两个权利人分享权益，两个权利人均是分别进行的独立创新并且满足了专利法的相关规定。具体在司法审判实践中，当第三人是与在先申请的权利人存在利害关系的一方，可以将在先申请的权利人追加到诉讼程序中，从而在整个判决中体现利益的平衡。当第三人与在先申请的权利人不存在利害关系时，可以整体考虑被控侵权产品分别与在先申请、在后申请的接近程度来决定判决结果。
在先申请抗辩中的一种特殊类型问题
在在先申请抗辩中还可能会出现一种特殊类型的问题，例如，如果一件授权专利要求保护制造加工方法，所谓制造、加工方法为作用于一定的物品上，其目的在于使之在结构、形状或者物理化学特性上产生变化⑤，另一件授权专利要求保护相应装置，如果方法专利相对于装置专利在时间上形成了在先申请在后公开，能否依据该制造加工方法专利进行被控侵权产品的在先申请抗辩？
观点1：如果制造加工方法专利与产品具有唯一对应性，即根据该制造加工方法专利生产的产品具有唯一性，则可以认为该制造加工方法专利也公开了产品的技术特征，在该产品与在后申请的产品专利的技术特征相同时，应当允许在先申请抗辩，但是如果根据该制造加工方法专利能制造出几种不同的产品，则不能用于在先申请抗辩。
观点2：在先申请的内容不仅限于在先申请的权利要求书所披露的内容，而及于说明书以及附图所披露的全部内容，即以在先申请的全部内容为准。即使根据该制造加工方法可能生产出几种不同的产品，也就是说，所属领域的技术人员根据该制造加工方法专利能够获得不同的产品，则根据上述制造加工方法专利所获得的产品也视为已被该在先申请所披露。如果被控侵权产品是在先申请方法专利中所披露的一种产品，尽管不是唯一的，则仍可视为该产品已被该在先申请所披露，应该允许在先申请抗辩。
笔者认为，现有技术抗辩与侵权判定不同，侵权判定的基础是权利要求，这也是产生权利要求书的重要原因，而现有技术抗辩中所援引的现有技术可能是一份专利文献、科技著作、论文、使用公开的产品等，现有技术抗辩实际上是新颖性或明显创造性的判断，在将被控侵权产品总结为一技术方案后要判断它与现有技术之间的新颖性或明显创造性，而新颖性或明显创造性的判断则是用现有技术的全部公开内容，对于专利文献来说，公开内容涵盖了权利要求书、说明书以及附图中公开、隐含且可直接、毫无疑义地确定的技术内容，对于非专利文献来说，则涵盖了所有公开的技术内容。同样，对于在先申请抗辩来说，在先申请所公开的内容涵盖了其中的权利要求书、说明书以及附图公开、隐含的且可直接、毫无疑义地确定的技术内容。
对于在先申请为制造方法专利的，应该要考虑使用该方法所直接获得产品，从另一个角度看，如果不允许，当在先申请的权利人使用该方法生产产品时可能会落入在后申请的范围，从而需要支付相应的费用，这显然是不合理的。那么实施该制造方法技术方案后获得的产品是不是必须是唯一的呢，笔者认为不是必须的，实施制造加工方法所直接获得的产品，这是延伸保护的范围，延伸保护中的直接获得的产品也并没有限制为唯一获得的产品，因此只要是实施技术方案后直接获得的产品均可以用来进行抗辩，而使用制造、加工方法获得的原始产品应当认定为依照专利方法直接获得产品，正如前文所述，在在先申请抗辩成立的情况下要进行权益的平衡。当然，用于抗辩的技术方案可以是在先申请中权利要求书中的技术方案，也可以是结合说明书以及附图之后获得的技术方案，当然也可以是仅仅说明书中的技术方案。
结语
应当在抗辩时区分现有技术抗辩、抵触申请抗辩和在先申请抗辩三种情况，并且在进一步分析时应考虑其本质，即对利益的平衡和划分，做好两个权利人的权益平衡是解决抗辩这一问题的关键所在。
注释：
① 参见《中国专利与商标》2008年第1期，作者，张晓都。
② 参见《审查业务通讯》2009年第6期，作者，张鹏。
③ 参见北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》第127条。
④ 参见北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》第125条。
⑤ 参见《专利权的保护》（第2版），知识产权出版社，尹新天著，173页。