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作者：冯超赐稿授权知产库发布 作者简介:冯超律师毕业于外交学院、美国杜克大学法学院，获文学学士、法学硕士、国际法学硕士、知识产权法文凭等，曾就职于日本贸易振兴机构(JETRO)、美国贝克麦坚时律师事务所(Baker&McKenzie LLP)、北京金杜律师事务所。现任北京天达共和律师事务所合伙人，资深知识产权律师。
一、问题的提出
美国苹果公司（Apple Inc）是享誉世界的著名手机厂商，在中国生产销售著名的iPhone品牌手机。被告人张某以低价收购苹果公司的手机，对主板进行维修后再订购外壳等零部件对其进行翻新，作为新手机转售牟利。苹果公司对张某进行举报并采取刑事追诉后，又提起商标侵权民事诉讼。 [1]
国和日本生产并销售光板打火机，同时在当地雕刻后也销售刻有花纹的打火机（称之为“美版打火机”、“日版打火机”）在当地市场销售。被告人李某以低价收购从走私及其他非法渠道流入中国市场的光板机，对打火机通过雕刻、熔接、粘贴等方式进行加工，冒充日版、美版打火机在中国销售牟利。之宝制造公司对李某提起商标侵权和不正当竞争诉讼。[2]
上述两个案件具有的共同事实就是使用注册商标的商品在投入流通领域后，他人未经商标权人许可对其商品进行收购和改装，进而冒充商标所有人生产的新产品进行销售以牟利。
由此所产生的问题就是，在上述回收、改装及转售行为中，被告是否依然可以适用商标权用尽的抗辩。
二、权利用尽与商标侵权的分歧
对于上述改装转售行为是否构成侵权这一问题，有两种不同的看法。一种认为其不构成侵权。主要理由是根据商标法理论，商标权商品被权利人或者被许可人以合法方式销售或转让后，其权利一次用尽。买受人可以进行转售及任何相关行为，对于有关商品的翻新或者再加工系转售行为的一部分，而且由于有关商品再次加工后的出售行为并未引起产品来源的混淆，有关转售及其他相关行为不构成商标侵权。
而另一种看法则认为，其构成侵权。主要理由是对于产品的翻新或者再加工行为直接构成商标法第五十七条第一款第（一）项所规定的商标使用行为；翻新或者再加工行为超出了商标权用尽的范围，不能适用权利用尽抗辩，理应构成侵权。
本文针对上述两种观点及其主要法律依据，进行分析和讨论。
三、如何认定权利用尽与商标侵权
上述两种观点的分歧主要在于以下两个方面。
第一，有关商品在销售之后其商标权是否已经用尽。
第二，对于产品进行翻新或者再加工的行为是否构成侵权行为。
1、商标权的权利用尽问题
1.1 商标权用尽的概念：
商标权的用尽在我国实证法层面并没有具体的法律规定。在学理上，商标权用尽是指对于经商标权人许可或以其他方式合法投放市场的商品，他人在购买之后无须经过商标权人许可，就可将带有商标的商品再次售出或以其他方式提供给公众，包括在为此目的进行的广告宣传中使用商标。[3]
部分国家和地区在立法中对商标权用尽问题做出了具体的规定，《欧共体商标条例》第十三条规定，商标权人无权禁止他人在由其自己或经其同意投放共同体市场的商品上继续使用原有的商标。我国台湾地区《商标法》第二十三条第三项规定，附有商标之商品由权利人或者经其同意之人与商场上交易流通者，商标专用权人不得就该商品主张商标专用权。
我国商标法没有对商标权的用尽做出规定,而我国《专利法》对专利权用尽的规定对于理解这个问题可以给与一些启示。《专利法》第六十九条第一项规定，专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的，不视为侵犯专利权。
1.2 商标权用尽的条件
从上述规定可以看出，国内外知识产权法律对于构成商标权用尽具有以下两个基本要求：
首先，商标权产品的销售应当经合法渠道由经商标权人许可或以其他方式合法投放市场。
各国法律对于商标权用尽抗辩适用的一个重要条件就是要求商品的销售必须通过合法渠道由商标权人进行或者由其同意进行，学理上也成为“同意原则”，即体现知识产权的产品，一旦由权利人或者经由其同意而由他人首次销售之后，相关商标权才可能用尽。
此项要求的原理在于，商标权权利用尽的目的是为了保证商品的自由流通以及寻求商标权人与社会公众之间的利益平衡。因此，要商标权人的合法利益就必须赋予权利人对于商品首次销售的控制权以及获得相应对价的权利。
因此，非由商标权人同意的首次销售不能够引起权利用尽的后果。
本文所讨论的甲案件中，张某从非法渠道收购旧手机明显违背了商标权人的意愿，超越了权利人对于有关商品的商标权许可范围。在乙案件中，李某从走私者及其他非法渠道购入光板打火机的行为一方面违反了《海关法》等强制性法律法规，可能给包括权利人在内的各方带来巨大的法律风险，另一方面有关行为也明显违背权利人的意愿。
其次，商标权的用尽抗辩应当仅适用于销售行为，而不包括其他翻新或者加工等改变商品状况的行为，或至少对翻新加工的发生应当充分披露，以防止消费者的混淆和误认。
(1)商品状况的改变
我国对于商标权用尽没有具体规定。国外的部分法律和判例则可以对此问题提供一定的借鉴。欧盟一号指令第七条被认为是欧盟全面规范商标权利用尽问题的最新依据，其内容如下：1、商标所有人本人或者经其同意，将带有商标的商品在共同体内投放市场后，商标赋予其所有人的权利不得用来禁止在该商品上使用该商标。2、商标所有人有正当理由对抗商品的进一步商业流通，尤其是商品状况在投放市场后遭到改变或损坏时，不适用第一款的规定。[4] 德国商标法第24条也做了类似规定。[5]
(2)完整披露义务
对于商品性质改变问题，美国的主流学说认为，对已售产品进行回收和转售不得对于商品性质进行实质性改变；如果有实质性改变，则必须完整披露，以便于消费者区别于新产品。[6]
在美国司法实践当中，对于这一问题的判决也不乏其例。在冠军火花塞[7] 一案中，被告回收二手火花塞并进行翻新以后转售。其重新出售的火花塞包装盒上贴有原告的“Champion”商标。被告还在产品上标注了“保证最高质量火花塞”以及“翻新火花塞”（Perfect Process Renewed Spark Plugs），里面的小盒子也有翻新（renew）的标注。原告起诉被告的行为构成商标侵权及不正当竞争。
美国联邦巡回上诉法院判决被告的翻新行为构成商标侵权以及不正当竞争，并判令（1）“修理”（repaired）字样必须刻在火花塞产品上，并且应当用电烙铁刻烙在产品上并着以区别度较高的颜色。（2）被告可以在诸如包装盒、包装箱、商业记录等方式表明其产品是由被告进行改装的即可。最高院在原则上维持了上诉法院上述判决的基础上，在判决中进一步申明，合法产品改装的核心是应当对于改装行为进行完整的披露（“full disclosure”）。
在贝尔电子[8] 案中，原告贝尔电子的销售商违背其与原告的约定，将产品销给被告Midwest电子公司。被告去除了所有原告产品上的序列号贴上假号或者去除了所有标有序列号的标贴并进行转售。而消费者在从被告购买了产品之后，无法通过正当渠道享受本来由原告提供的质量担保和售后服务，并进而向原告投诉。原告诉至法院认为被告的行为严重破坏了原告的商誉。第十巡回上诉法院经审理认为，“未经授权的销售构成商标侵权”，“实质性改变商品性质的产品不是真品并可能引起消费者误认”。上诉法院支持了地区法院关于“实质性变化包括对质保和售后服务方面的影响”的认识，并指出转售者如果充分披露产品不同于原装产品，则有助于减少消费者的误认”。
(3)小结
在我国，对于商品投放市场后其状况发生改变后转售时能否再适用权利用尽的问题也层出不穷。湖南省长沙市中级人民法院在其审理的米其林集团总公司诉胡亚平侵犯商标专用权一案[9]中已经有类似判例。该判决指出，虽然被告销售的轮胎为原告在日本的工厂生产，但被告在改变了原告轮胎上原本标注的速度级别信息后转售的行为仍然会造成消费者的混淆并构成对原告注册商标专用权的侵犯。
可见，世界主要法域的法律和司法实践都认为，商标权用尽抗辩的主要目的在于保证商品自由流通，因而其适用范围也应当仅限于商品的销售，不应包括对于产品的改装翻新等实质性改变商品性质的行为。如果转售者对于产品进行了实质性改变，则必须对于改装行为及其与原装产品的区别进行完整充分的披露以避免消费者的误认。
在本文所论的两个案件中，被告分别从事了翻新和雕刻加工注册商标商品的行为。 对于旧手机的翻新及打火机的雕刻加工均改变了商品的外观及形状等商品的性质，均构成对于商品状况的改变。因而，上述行为均超越了权利用尽抗辩的范围，不能够适用该抗辩。
2、对于产品进行翻新或者再加工的行为是否构成侵权行为
2.1 阻断商标与商品联系的行为应构成侵权
从上述规定可以看出商标权人无权禁止商品的继续销售；但并非不能禁止对已售商品未经许可再度加工或者翻新等行为。一个产品自售出之日起，由于所有权发生了变化，新所有人理应享有包括对商品的再销售在内的处分权。然而，由于商品上附着的商标权继续存在，这种处分并非是无条件的。现实中可能出现几种处分的方式：第一，将商品的商标除去，贴上自己的商标再销售，即换标不换物；第二，商标不变的情况下对商品进行加工、翻新、重新包装等行为后直接销售，即换物不换标。
根据商标的三元结构理论，商标权是由使用主体、商标使用的对象（商品）以及商标标志组成的统一体，三个要素共同组成商标。[10] 切断其中任何一个联系链条，都可能损害商标的功能，进而构成对注册商标专用权的侵犯。
针对前述第一种情况，新商标法第五十七条之（五）明确规定，未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的，属于侵犯注册商标专用权的行为，学理上称为“反向假冒”。而对于第二种情况，我国虽然没有明确的法律规定，但是其内在的法律逻辑与前一种情况是相通的，即改变商品与改变商标一样，都会切断商标标识与商品的链条，进而损害商标的识别功能。因此，在第二种情况下未经商标注册人许可翻新或者雕刻加工注册商标商品的行为仍然可能构成侵权。
2.2 翻新和再加工行为构成对商标的使用，因而构成侵权
我国《商标法》第五十七条明确规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，抑或在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，构成侵犯商标专用权的行为。
《商标法》第四十八条规定，商标法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。我国《商标法》第四条规定，自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对商品和服务，需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。
可见，对包括改装加工在内的生产经营活动中的产品可以申请注册商标。其申请注册之后，注册人应当有权对商标进行使用并禁止他人未经许可的使用，而改装加工无疑是商标使用的一种具体方式，而未经许可对于注册商标商品进行加工改装可能构成对注册商标专用权的侵犯。
退一步说，即便有关加工不能够完全等同于生产行为，加工行为本身也是一种服务，可以申请服务商标。《国家工商总局商标局类似商品和服务区分表第十版》中第四十类服务就包括“金属材料处理或加工”这一项服务。《区分表》第四十类的注释特别指出其包括“在物质的生产或者建筑物建造中的材料服务，如切割、加工成形，磨光或镀层方面服务”。
所以，有关加工人员完全可以加工行为申请注册商标。这也从另外一个侧面说明，加工者有义务对其加工服务进行说明或标注，否则可能会造成消费者对于商品或服务来源的误认，进而侵犯他人在有关商品或者服务上的注册商标专用权。
2.3 翻新或加工行为损害了商标的功能
众所周知，商标侵权行为的核心是对于商标功能的损害。未经许可的翻新或者加工行为对商标权造成了多方面的损害。
首先，其损害了商标的识别功能。如前文所述，由于有关翻新加工没有进行说明或者标注，消费者对其加工商品的来源发生误认，即误以为所购商品系注册商标权利人所生产加工或者至少经其授权。
其次，其损害了商标的质量保证功能。《商标法》第七条规定，商标使用人应当对其使用商标的商品负责。据此，商标权人有义务对其生产销售的产品承担质量保证责任。具体来说，生产者通过商标表示商品为自己所提供，服务提供者通过商标表示某项服务为自己所提供，消费者也通过商标来辨别商品或服务，对其质量做出鉴别。
对此问题，《最高人民法院关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标所有人为被告提起民事诉讼的批复》（法释(2002)22号）规定，任何将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上，表示其为产品制造者的企业或个人，均属于《民法通则》第122条规定的产品制造者和《产品质量法》规定的生产者。因此，商标标识人需要承担相应的产品责任。
然而，未经许可翻新和加工行为使得商标权人无法控制和了解加工翻新的具体情况和内容，亦无法确保相关产品的应有质量和权利情况，因而损害了权利人的商誉也带来了责任风险。
3、结论
根据以上讨论，未经许可对已售商品进行翻新加工，进而销售的行为不符合商标权用尽的前提条件，因而不能适用权利用尽。而且，有关翻新或者加工行为构成我国商标法所规定的商标使用行为，损害了商标的功能，给消费者的合法权益造成威胁，构成了对商标权的侵犯。
作者:冯超赐稿授权知产库发布
[1] 祝建军： 《判定商标侵权应以成立“商标性使用”为前提——苹果公司商标案引发的思考》载于《知识产权》2014年第1期 民事案件有：（2007）深中法民三初字第47号、（2007）深中法民三初字第421号；刑事案件有：（2010）深中法知刑终字第2号、（2010）深中法知刑终字第3号、（2011）深中法知刑终字第203号、（2011）深中法知刑终字第207号、（2011）深中法知刑终字第222号等
[2] （2012）穗中法民初字第54号判决书
[3] 王迁 著《知识产权法教程》（第四版）北京 中国人民大学出版社464页
[4] 李明德、闫文军、黄晖、郃中林著《欧盟知识产权法》（法律出版社） 2010年5月 第1版513-514页
[5] 《德国商标法》第24条（1）中国人民大学知识产权教学与研究中心与中国人民大学知识产权学院著《十二国商标法》清华大学出版社2013年1月第1版26页
[6] Gilson on Trademark Chapter 11.08
[7] Champion Sparks Plug Co. v. Sanders United States Supreme Court 331 U.S. 125 1947 Trademark and Unfair Competition, David Hilliard 等著517-518页
[8] Beltronics v. Midwest Inventory Distribution LLC, 562 F.3d 1067 (10th Cir. 2009)
[9] （2009）长中民三初字第0072号判决书
[10] 黄晖 著《商标法》2004年9月第一版第23页