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来 源 | 知产力
作 者 | 徐卓斌 上海高院知产庭法官、中国社科院法学博士
功能作为等同理论适用“功能-手段-效果”（function-way-result）测试（“三步法”或“三元论”）的一项要素，要求判断从本领域普通技术人员角度看，被控等同物是否发挥着与专利发明中有关技术特征实质相同的功能。
一、相同功能
如果被控产品中的相关技术特征，并不具有权利要求相应技术特征所描述的功能，那么就不能认定符合“功能-手段-结果”测试中的功能实质相同的要求，也就不应认定构成在等同理论下落入专利权的保护范围。这方面的典型案例如赛捷（Sage）案。
原告赛捷公司的涉案专利是一种医用注射器针头移除和处理装置。该装置由存储箱和顶盖组成，顶盖上有一投放口，投放口呈凹形，使用该装置时，将针头与凹形部位接触并用力，针头会受力脱落并通过投放口落入存储箱，处理人员的手不会与针头接触。争议在于投放口的闭合装置。专利权利要求中的闭合装置是可移动的，以控制投放口的开合。实施例中有两种实现方式，一是可绕中心点旋转的圆盘，一是可插拔的盖子。被告德福（Devon）公司的被控产品使用的是盖子，但一旦盖上就会锁定，不可以再开启。涉案专利权利要求是否要求闭合装置在开启位置和闭合位置自由移动，成为双方争议焦点。赛捷公司认为，被告所使用的永久锁定的盖子，就专利发明角度看，是可开启盖子的等同物。美国联邦巡回上诉法院认为争议技术特征是一个功能性限定特征（means-plus-function），但是“功能-手段-效果”测试法也不可无视任何一个权利要求中的技术特征。如果本案认定等同，就会去除权利要去中明确的功能要求，即“进入控制”功能。通过运用功能性限定特征，专利权人已经表明了何种装置（手段）足以实现闭合功能的灵活性。但是涉案专利权利要求中对功能仍有限定：可以控制进入，或在开、合位置来回移动，而此功能在被控产品中是没有的。而且，专利权人在说明书中也明确，可在开、合位置来回移动，是对结构的关键限制。联邦巡回上诉法院认为，权利要求和说明书中的功能性特征，是“功能-手段-结果”分析的焦点。如果被控技术特征不能实现至少一项权利要求中明确表述的等同的功能，那么就不符合“功能-手段-效果”三个实质相同的标准。换言之，如果陪审团没有无视权利要求中的功能，也不可能得出被控产品与权利要求技术特征的区别是非实质性的结论。当权利要求已经写明了某一技术特征的特定功能，并且说明书又再次重申该特定功能的重要性时，专利权人就不能在此后的诉讼中，来主张缺乏此功能的被控产品构成等同，否则将破坏权利要求的确定专利保护范围和公示的作用。[1]
该案判决中，联邦巡回上诉法院明确，如果被控技术特征不能实现至少一项权利要求中明确表述的相同或等同的功能，那么就不符合“功能-手段-结果”三个实质相同的标准。当权利要求已经写明了某一技术特征的特定功能，并且说明书又再次重申该特定功能的重要性时，专利权人就不能在此后的诉讼中主张缺乏此功能的被控产品构成等同。可见，功能相同或实质相同是不可或缺的必要条件，对于相同功能的要求也是具体的，功能的具体内涵也是以权利要求为依据的，不能脱离权利要求笼统地、宽泛地谈功能问题。
二、技术特征的固有功能
实践中可能会出现这种情况：被控产品的某一技术特征实现与权利要求中相应技术特征已记载的相同的功能，但是却不具备权利要求中技术特征的未记载的固有功能，此时如何认定功能相同或等同？也就是说，考虑技术特征所实现的功能时，是否要将其内在的固有功能考虑进去，如果考虑进去，势必将缩小权利要求的保护范围。美国联邦巡回上诉法院的实践表明，技术特征的固有功能应当考虑，因为这也是技术特征的一部分，从而可以对专利权保护范围产生限定作用。典型的判例如希尔（Hill）公司诉KCI公司案。
原告希尔公司的涉案专利是一种医用病床。这种病床的床垫由两层充气式的垫子（cushion）组成，其中上层垫子可以分区独立充气，以使病人躺在床上时可以选择最舒适的模式。下层垫子可以分别充气放气，以分散病人身体对床垫的压力，还可以用于帮助病人在床上翻身。被告KCI公司也生产医用病床，其床垫也分两层，上层是分区的气垫（cushion），下层是四个可充气的皮囊（bladder），两两并排布列，两个用于支撑使用者上半身、另两个用于支撑使用者下半身，但是这些皮囊只有在病人需要翻身时才充气使用，病人不需翻身时这些皮囊并不充气，而且这些皮囊不能同时处于充气状态。法院将垫子（cushion）根据字典解释为具有支撑和舒适功能的物体。据此解释，权利要求中的上层垫子和下层垫子，均具有支撑和舒适功能，尽管权利要求中并未明确提及具有此功能。由于被告的病床下层皮囊只有在病人翻身时才需充气，而不是为了提供支撑和舒适功能，被告产品中的皮囊并不提供支撑和舒适功能因而不属于权利要求所述的垫子，因此法院认为不构成字面上落入专利权保护范围。原告希尔公司主张在等同理论下落入专利权的保护范围，认为垫子的功能在权利要求中已有明确表述，是“保持特定的气压并保持确定的方位”，在进行是否落入保护范围的判断时，法院应当仅考虑权利要求明文表述的功能，而被告产品的气囊具有此功能。联邦巡回上诉法院认为，一审法院已经将垫子定义为能够提供基本的支撑和舒适功能的设备，在判断等同时，应考虑被控产品相应部位的特征是否能够提供支撑和舒适功能。由于垫子这一术语，本身即具有特定的功能性特征，在判断等同时，不能仅考虑权利要求中明确写明的功能，而忽视垫子这一术语本身固有的（inherent）功能性特征（functional elements）。被告产品中的下层皮囊，并没有支撑和舒适功能，此功能由上层垫子部分实现。最后自然得出结论：被告产品中的皮囊（bladder）不等同于涉案专利权利要求中的垫子（cushion），因为皮囊不具有支撑和舒适功能。[2]
本案中的法律问题是，权利要求中技术特征的内在固有功能并没有明文写在权利要求之中，到底算不算权利要求的一部分，如果也纳入权利要求之中，那么专利保护范围必将被进一步缩小。联邦巡回上诉法院的观点很明确，就是必须考虑技术特征的固有功能，如果被控产品的相应技术特征虽然具有权利要求所明文指出的功能，但并不具有技术特征的固有功能，那么仍不能认定为具有相同的功能，因为毕竟被控的等同物缺少了技术特征内在固有功能这一部分，也就不能认定为两者相同或实质相同。这就意味着，考虑技术特征功能时，必须将权利要求中写明的功能和技术特征本身具有的内在功能同时考虑，因为只要是内在的固有功能，该功能总归会存在或发挥作用，而不能机械地只考虑权利要求写明的功能，否则将不适当地扩大专利权的保护范围。另外，通过该案也可以发现，所谓的内在固有功能的确定，也要通过对权利要求用语的解释，并且结合专利说明书，才能确定其固有功能的具体内容。
三、功能的确定
要进行功能方面的比较，首先必须确定权利要求技术特征的功能。但功能的确定并非易事，因为权利要求中往往并不会明文写明某技术特征的具体功能，“功能-手段-效果”测试方法毕竟是等同的判断方法之一，如果功能已经明确写在权利要求中成为技术特征的一部分，那就可以进行直接的比较，而无需借助“功能-手段-结果”测试方法这种间接的方法。因此，如何来确定某一技术特征的功能，可能影响到“功能-手段-效果”测试方法的运用，并进而影响是否构成等同的判断结果。欧福海（Overhead）公司诉盛柏林（Chamberlain）公司案就是这方面的典型案件。
欧福海公司诉盛柏林公司案是一起确认不侵害专利权的案件，原被告均生产销售遥控车库门系统，盛柏林公司是专利权人。遥控车库门系统包括手持信号发射器以及带有信号接收处理装置的电动马达门，使用时通过发射器发射信号，信号接收器收到信号后，其处理器会向马达发出指令，从而实现开门或关门。处理器需在程序和操作模式间进行切换，涉案专利权利要求载明“一个与处理器相连的存储选择开关”，双方就这一技术特征发生争议。一审法院将这一技术特征解释为与处理器相分离的机械开关，而涉案产品并没有机械开关，而是通过软件实现开关功能，因此从字面上并未落入专利权保护范围。一审法院同时认为在等同理论下也未落入专利权的保护范围，因为存储选择开关的功能是通过使用连接在处理器上的开关，允许进行信号代码存储位置的选择，而涉案产品并不能进行这种选择。联邦巡回上诉法院不认同一审法院的观点，认为将“通过使用连接在处理器上的开关”纳入到功能中是错误的，这属于手段（way）而不是功能，这样做会将技术特征限制在其字面含义内。联邦巡回上诉法院认为，涉案专利的权利要求并没有任何明确的结构性特征以排除软件。根据专家证言，在计算机科学中，软件处理方式与硬件处理方式是可以互相转换的，使用硬件开关还是软件开关来控制处理器，完全是一个设计选择的问题。这就意味着，本领域普通技术人员认为这两种方式（使用硬件或软件）是可以互相替换的。涉案专利权利要求和说明书的用语已经明确，存储选择开关的功能是选择存储位置，其手段是使用一个机械开关，使用机械开关是实现存储位置选择功能的手段，并非功能本身。开关包括电子开关和机械开关，涉案产品使用电子（软件）开关达到了存储位置选择的功能。联邦巡回上诉法院认为，一审法院认为涉案产品不包含存储选择开关的等同物的判决是错误的。[3]从本案可以看出，联邦巡回上诉法院认为至少就功能而言，涉案产品的电子开关与涉案专利中的机械开关并无实质区别。本案的法律意义在于，在确定某技术特征的功能时，不能将其他因素如手段等读入到功能中去，否则将不当地增加限制，从而缩小权利要求的范围。
四、额外的功能
实践中可能会遇到这种情况：进行功能比对时，被控产品的功能多于专利权利要求相应技术特征的功能，此种情况是否属于功能实质相同呢？联邦巡回上诉法院的观点是仍属实质相同的功能。典型案例如梅尔斯（Miles）公司诉沙顿（Shandon）公司案。
原告梅尔斯公司拥有一项处理人体组织或动物身体组织样本的产品专利。该设备的工作原理是，一个密封的中央处理室，内有液体和石蜡，组织样本置入其中后，在石蜡的作用下，会分成更加细小的部分，以供显微镜下观察。在此处理过程中，一个真空泵会将液体和石蜡抽入中央处理室，中央处理室的压力又会将液体排出至存储罐。在此处理过程中，组织样本不会受到损坏。在涉案专利权利要求中，设备的各个部分均放置在一个箱柜中，包括试剂瓶、处理室、石蜡罐以及控制模块。而被告设备的处理方式有所不同，其是使用了三个模块来放置上述物品。一审法院认为三个模块不同于一个模块，本案虽不构成从字面上落入专利权保护范围，但两者不存在实质差异，仍构成在等同理论下落入专利权的保护范围。被告则认为通过将各物品放置在三个不同的模块中，更有利于安全和操作便利，并提起上诉。联邦巡回上诉法院认为，等同理论用于防止对权利人发明的掠夺行为，并用于防范因拘泥于文字而可能导致的非正义。涉案专利披露了一种用于处理组织样本的设备，首次实现在全封闭、全自动、无损坏的条件下对样本的显微处理，此结果并不会因被告将特定的部件分割为几个模块而改变。专利发明的技术特征和功能，而非被控产品的技术特征和功能，才是等同理论的判断基点。在等同理论下落入专利权的保护范围，并不因被控产品比专利发明实现更多功能（指被告产品分为三个模块更有利于安全和操作便利）而不成立。抛开分割成三个模块不谈，被告产品仍是一个“实现在全封闭、全自动、无损坏的条件下对样本的显微处理”的设备。因被告使用了三个模块而非单一模块就让其逃脱落入专利权保护范围之认定，正是等同理论所要防止的非正义情形。[4]虽然被告的产品能够实现比专利技术方案更多的功能，但从实现效果看，与专利技术方案的效果并没有实质差别，法院仍然认定其相应特征的功能与权利要求涉案技术特征的功能是实质相同的，从而认定在等同理论下落入专利权保护范围。
注 释：
[1] Sage Products, INC. v Devon Industries, INC. 126 F.3d 1420 44 U.S.P.Q.2d 1103
[2] Hill-rom Company, INC. v. Kinetic Concepts, INC. and KCI Therapeutic Services, INC.209 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2000)
[3] Overhead Door Corporation and GMI Holdings, INC. v. The Chamberlain Group, INC.,194 F.3d 1261 (Fed. Cir. 1999)
[4] Miles Laboratories, INC. and Triangle Biomedical Equipment,Inc. v.Shandon INC. and Shandon Southern Products Limited. 997 F.2d 870，27 U.S.P.Q.2d 1123.（1993）