合肥知识产权律师网
当事人：
原告（ 第三人） ： 罗琦品牌公司（ 简称罗琦公司）
被告： 国家工商总局商标评审委员会（ 简称商标评审委员会）
第3629533号“ROCKY”商标（ 简称诉争商标） 由福州江龙鞋业有限公司（ 简称福州江龙公司） 于2003年7月11日提出注册申请， 指定使用在第25类“鞋、 皮带（ 服饰用） ”等商品上， 商标专用权期限截止到2016年2月27日。
2012年7月16日， 罗琦公司以诉争商标连续三年停止使用为由向商标局提出撤销申请。经商标局核准， 诉争商标于2013年9月6日转让至罗琦公司。 2013年12月11日， 商标局作出撤201204394号关于第3629533号“ROCKY”注册商标连续三年停止使用撤销申请的决定。 商标局在该决定中认定： 因福州江龙公司在规定期限内未提交使用诉争商标的证据材料， 故决定撤销诉争商标。
罗琦公司不服商标局作出的上述决定， 于2014年1月23日向商标评审委员会提出撤销复审请求， 理由为： 诉争商标已在撤销申请裁决日之前经核准转让给罗琦公司； 诉争商标已在规定期限内真实、 合法、 有效地使用。 因此， 诉争商标不应被撤销， 应予维持注册。 罗琦公司向商标评审委员会提交了核准商标转让证明和四份销售发票复印件。 该四份销售发票均由“罗琦品牌国际有限公司”开具， 收货方均为地处香港的东方论坛有限责任公司， 四份发票上显示的日期分别为2010年4月28日、 2011年1月19日、 2011年4月4日和2011年9月1日， 销售的产品包括靴子、 皮带和复合材质带子。
2015年1月5日， 商标评审委员会作出商评字［ 2015］ 第498号关于第3629533号“ROCKY” 商标撤销复审决定（ 简称被诉决定） 。 该决定认定： 本案焦点为诉争商标在2009年7月16日至2012年7月15日期间（ 简称指定期间） ， 在诉争商标核定使用的“皮带（ 服饰用） ”商品上是否进行了商标法意义上的使用。 罗琦公司提交的销售发票开具日期虽在指定期间，但并非在我国大陆地区使用发票， 不足以成为诉争商标在我国大陆地区真实、 有效使用的证据。 综上， 罗琦公司提交的证据不能证明在指定期间对诉争商标进行了有效的商业使用。 商标评审委员会决定： 诉争商标予以撤销。
罗琦公司不服被诉决定， 于法定期限内向北京知识产权法院提起行政诉讼。 其诉称： 一、 商标评审委员会作出的被诉决定程序有误。 经商标局核准， 诉争商标已于2013年9月6日转让至罗琦公司。 罗琦公司不可能去撤销属于自己的商标。商标评审委员会作出的被诉决定中对此事实只字未提属程序错误。 二、 商标评审委员会作出的被诉决定与事实不符。 罗琦公司在第25类商品上已拥有多件含有英文“ROCKY”的商标， 在这些商标中， 英文“ROCKY”都是显著部分， 这些商标的使用可以视为对诉争商标“ROCKY”的使用。指定期间内， 诉争商标产品在香港地区有销售。香港为中国领土的一部分， 且随着内地和香港贸易往来的频繁及游客数量的增多， 内地游客也会在香港接触和购买诉争商标指定使用的商品。综上， 商标评审委员会作出的被诉决定程序错误， 且缺乏相应的事实和法律依据， 请求法院判令撤销被诉决定， 并判令商标评审委员会重新作出决定。
被告商标评审委员会辩称： 被诉决定认定事实清楚， 适用法律正确， 作出程序合法， 原告的诉讼请求和理由不能成立， 请求法院判决驳回原告的诉讼请求。
审 理
一审法院经审理认为， 被诉决定认定事实清楚， 适用法律正确， 审理程序合法。 罗琦公司撤销被诉决定的诉讼请求不能成立。 依照《 中华人民共和国行政诉讼法》 第六十九条的规定， 一审法院判决驳回原告罗琦公司的诉讼请求。一审判决作出后， 双方当事人均未提起上诉。
评 析
相较于专利法和著作权法等知识产权部门法， 商标法的适用规则更加难以把握。 商标司法实践也实际上佐证了这一点，曾经是共识性的规则日渐受到冲击。 在此， 笔者以北京知识产权法院审理的这起商标撤销复审行政案件为例， 对连续三年停止使用的判断问题进行分析， 并讨论司法裁判过程中个案救济与裁判规则的遵守问题。
一、被诉决定是否存在程序错误
对于裁判文书的撰写而言， 全面回应当事人的诉讼请求和诉讼理由是基本要求， 否则， 就有可能造成“漏审”。而“漏审”是“硬伤”，是要被二审法院发回重审的， 所以， 法官们都很小心谨慎。 但是， 司法实践中经常会出现的情形是， 诉讼请求和诉讼理由五花八门， 千奇百怪，如果仅仅是口头回应“有理”或者“无理”倒还好说，但要在裁判文书中说出个一二三却还真是不容易。
本案中， 罗琦公司的第一项诉讼理由就是主张被诉决定存在程序错误。 但是， 其具体的理由是，经商标局核准， 诉争商标已于2013年9月6日转让至罗琦公司， 其不可能去撤销属于自己的商标， 而被诉决定对此事实只字未提， 故属程序错误。 这里面可能首先需要问的是，什么是程序错误？ 司法实践中大体来讲主要是指对正当程序原则的违反， 例如违反听证原则、 违反行政公开原则、 违反请求原则等等。
应该说， 本案并不属于上述违反正当程序原则的常规情形。 但是， 原告的诉讼理由又必须充分回应。首先， 需要指出的是， 本案争议焦点为诉争商标在指定期间是否进行过商业使用， 诉争商标主体的变更并不影响该争议焦点的判断标准和结论。 其次， 诉争商标于2013年9月6日转让至罗琦公司，商标局于2013年12月11日作出撤销诉争商标的决定，在此期间罗琦公司有充分的时间向商标局申请撤回其之前提出的撤销诉争商标的申请， 然而罗琦公司并没有申请撤回， 对于该不利后果应由罗琦公司自行承担。 再次， 罗琦公司提交的四份销售发票并非诉争商标的原权利人福州江龙公司在指定期间对诉争商标进行商业使用的发票，而是罗琦公司自身在商业活动中产生的发票， 被诉决定对该四份发票进行评述， 恰恰说明被告实际上已经考虑到诉争商标已转让至罗琦公司的事实， 只是该事实并不影响最终实体结论。因此， 被诉决定不存在罗琦公司所主张的程序错误之处。
二、诉争商标是否构成连续三年停止使用的情形
2001年《 商标法》第四十四条第（ 四） 项规定， 注册商标连续三年停止使用的， 由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标。 商标的使用，是指将商标用于商品、 商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、 展览以及其他商业活动中， 用于识别商品来源的行为。
对注册商标长期搁置不用， 不但会导致该商标不能发挥其产源识别作用， 而且实际上还会有碍于他人申请注册和使用与其相同或者近似的商标，进而冲击商标制度。 [1]因此， 2001年《 商标法》 第四十四条第（四） 项规定中的商标使用，至少应满足以下要件： 应当是商标权人控制下的使用； 使用时间必须是法定的三年期限； 使用行为必须发生在我国法域范围内； 使用必须符合法定的表现形式；必须是公开、 真实、 合法的商业使用。 [2]
本案中， 罗琦公司提交的证明诉争商标在指定期间进行过商业使用的证据仅为四份销售发票。 罗琦公司在庭审中明确认可该四份销售发票均产生于香港地区，且均为罗琦公司作为销售主体的发票。 在涉案的指定期间， 诉争商标的权利主体仍为福州江龙公司， 罗琦公司作为销售主体产生的发票， 并不能视为福州江龙公司对诉争商标的商业使用。此外， 该四份销售发票产生于香港地区， 也不能证明诉争商标在中国大陆地区的商业使用情况。 因此， 在案商标使用证据并非商标权人控制下的使用、 也非发生在我国法域范围内，故不满足商业使用的上述要件， 继而不能证明诉争商标在指定期间在中国大陆进行过真实、合法、 有效的商业使用。
罗琦公司还主张其在第25类商品上已拥有多件含有英文“ROCKY”的商标， 这些商标的使用可以视为诉争商标的使用。 这其实涉及到商标撤销制度的整体把握问题。 注册商标连续三年停止使用撤销制度主要是为了清理闲置商标，激活商标资源。 在运用该项制度的过程中， 既要注重对诉争商标权利人的权利进行保护， 也要注重维护商标注册秩序和社会公众的利益。 未经许可授权， 其他权利主体对诉争商标的使用并不能视为诉争商标的使用，即使事后经过核准转让，该“其他权利主体”成为诉争商标的权利人。 否则， 注册商标连续三年停止使用撤销制度将会轻易地被规避， 而这无疑将进一步加剧商标注册过程中“圈地运动”现象，冲击商标注册制度， 而且还有可能损害其他在先申请人的利益。
三、个案救济与规则遵守
作为裁判过程的参与者， 这个案子之所以一直引起笔者的关注， 除连续三年停止使用的判断规则外，主要在于该案中隐藏的司法裁判过程中个案救济与规则遵守的关系问题。
针对连续三年停止使用的判断， 在被评为全国法院2011年知识产权保护十大典型案例之一的“卡斯特”商标撤销复审行政纠纷申请再审案[3]中， 最高人民法院旗帜鲜明地指出， “该条款的立法目的在于激活商标资源， 清理闲置商标， 撤销只是手段， 而不是目的”。因此， 刚刚拿到这个案子的时候， 考虑到罗琦公司系从福州江龙公司受让诉争商标， 且其自身的确有与“ROCKY”相关的品牌，其对受让诉争商标肯定有实际使用意图。 基于“激活商标资源”的朴素情感， 笔者认为可以给予原告“个案救济”。
但是， 不论是否应给予原告“个案救济”，对于裁判者而言， 关键在于如何阐述具体的理由，也即裁判文书如何说理。 说到裁判文书的说理， 最基本的要求就是“以事实为根据， 以法律为准绳”， 不能随便“拍脑袋”。
就本案而言， 诉争商标的使用满足“法定的三年期限”、 “法定的表现形式”、 “公开、真实、合法的商业使用”三个要件， 由于四份销售发票均产生于香港地区， 故未能满足“发生在我国法域范围内”这一要件。 有疑问的是， 诉争商标的使用情形是否满足“商标权人控制下的使用”的要件。
关于“是否构成实际使用”的判断， 《 最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（ 法发[2010]12号） 第20条第2款规定， 商标权人自行使用、 许可他人使用以及其他不违背商标权人意志的使用， 均可认定属于实际使用的行为……没有实际使用注册商标，仅有转让或许可行为， 或者仅有商标注册信息的公布或者对其注册商标享有专有权的声明等的， 不宜认定为商标使用。
就本案诉争商标的使用情形而言， 在涉案的指定期间， 诉争商标的权利主体仍为福州江龙公司。 2012年7月16日， 罗琦公司以诉争商标连续三年停止使用为由向商标局提出撤销申请。 2013年9月6日， 诉争商标才经核准转让至罗琦公司。也就是说，在指定期间内， 罗琦公司不可能与福州江龙公司就诉争商标达成过“许可使用”或者“其他不违背福州江龙公司意志的使用”协议。因此， 至少从法律规范的角度来讲， 诉争商标的使用情形未能满足“商标权人控制下的使用”的要件。
当然， 在考虑个案救济的过程中， 还应考虑个案救济是否符合制度设计的初衷， 以及个案救济可能对制度设计带来的冲击，这一点在上文也有探讨， 在此不做赘述。 法者， 天下之公器也。法官行使审判权的最终目的在于给社会公众明确的行为预期， 而要做到这一点， 基本的前提就是遵守裁判规则。也就是说， 个案救济的前提是裁判规则的遵守。
注释：
[1] 卞耀武主编：《中华人民共和国商标法释义》 ， 法律出版社2002年版， 第109页。
[2] 关于2001年《 商标法》 第四十四条第（ 四）项中商标使用的五项要件， 司法实践中基本上已经形成共识。 也可详见周云川：《 商标授权确权诉讼：规则与判例》， 第十一章， 连续三年停止使用， 法律出版社2014年版。
[3] 最高人民法院（ 2010） 知行字第55号行政裁定书。
作者：陈志兴
作者单位：北京知识产权法院
来源：选自《中华商标》杂志