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文/上海市协力律师事务所律师 祝筱青
【案情简介】
青岛啤酒公司从滕州华雪啤酒有限责任公司（以下简称华雪啤酒公司）受让取得“银杏”文字及图形组合注册商标，系该注册商标专用权人。青岛啤酒公司将该商标许可给其下属子公司青岛啤酒（扬州）有限公司用于生产啤酒。青岛啤酒（扬州）有限公司生产的涉案啤酒有两处使用该商标：啤酒瓶瓶身较大的瓶贴左上标有该商标标识，右侧竖立标有“银杏啤酒”四个字，其中“银杏”二字字号比较大且使用手写体；啤酒瓶瓶身较小的瓶贴右上角标有该商标标识，上方横写“银杏啤酒”字样及“原料：水、麦芽、大米、啤酒花”。
2005年4月，青岛啤酒公司在北京市朝阳区发现了仿冒该商标的啤酒，经举报相关工商行政管理部门进行了查处，查明上述啤酒系赵金全从世纪联华公司购进，华狮啤酒公司所生产的银杏啤酒。青岛啤酒公司认为华狮啤酒公司生产的银杏啤酒瓶贴及整箱包装使用的“银杏”文字及“银杏叶”图形侵犯其对“银杏”文字及图形组合注册商标所享有的商标专用权。
华狮啤酒公司成立于1999年1月5日，经营范围是生产啤酒、饮料、纯净水以及销售该公司生产的产品。2000年2月，该公司发布了生产银杏啤酒的企业标准，并在当地技术监督局进行了备案，但华狮啤酒公司不能就该备案中所使用的瓶贴图样进行举证。在该公司的企业网站上宣传称啤酒年生产能力12万吨，产品共18种，其中包括银杏啤酒、金质银杏啤酒和三泰银杏啤酒。涉案银杏啤酒的瓶贴使用“银杏”文字及“银杏叶”图共有三处：啤酒瓶瓶颈处的瓶贴上标有“银杏啤酒”文字和两片银杏叶图形；啤酒瓶瓶身上较大的瓶贴左上标有“三泰啤酒系列”字样，右上标有三泰的注册商标，靠左的大半部是两片银杏叶图形和“银杏”两字，其中“银杏”两字字号明显大于华狮啤酒公司银杏啤酒瓶上自己的商标和任何其他字形，且使用的是手写体文字；啤酒瓶瓶身上较小的瓶贴标有“银杏啤酒”字样，还标有“配料：水、优质进口麦芽、大米、啤酒花、银杏、银杏叶提取物”。2004年4月29日，华狮啤酒公司对上述银杏啤酒瓶身上较大瓶贴的图样申请了外观设计专利，2005年2月16日获得了国家知识产权局的授权。该瓶贴图样还作为华狮啤酒公司生产的银杏啤酒包装纸箱图案使用于纸箱两侧，另两侧标有“银杏啤酒”字样。
华狮啤酒公司原审辩称：第一，银杏只是银杏啤酒的一种原料，华狮啤酒公司使用银杏字样是为了表明啤酒所使用的原料；第二，银杏啤酒已成为以银杏为原料制作的啤酒的通用名称，华狮啤酒公司使用该名称系合理使用；第三，青岛啤酒公司的涉案“银杏”文字及图形组合商标违反了有关商标法律法规，华狮啤酒公司已为此申请国家工商行政管理总局商标局商标评审委员会撤销该商标；第四，华狮啤酒公司使用“银杏”文字的瓶贴在青岛啤酒公司获得商标权利之前，不是作为商标使用，而是为了表明具体的啤酒种类及啤酒原料中包含银杏这种原料，不具有主观过错，不会产生混淆或误认；第五，华狮啤酒公司对涉案标识享有外观设计专利权，两种权利产生冲突，应该中止本案的审理。
【法院判决】
一审法院认为，华狮啤酒公司在其生产的银杏啤酒瓶瓶贴上使用“银杏啤酒”是作为商品名称来使用。华狮啤酒公司称这种使用行为系符合法律、法规规定的合理使用行为不构成侵权。将“银杏提取物”作为啤酒中的一种原料生产的啤酒，是一种有别于传统啤酒的新品种。为了描述这种含有银杏成份的产品，可以将这种产品称为“银杏啤酒”。但是，在已有他人享有涉案“银杏”文字及图形组合注册商标专用权的情况下，这种使用就应当满足以下条件才能构成合理使用：第一，只是为了描述自己的产品；第二，这种使用是善意的、合理的；第三，应当是描述性的使用，而非商标意义上的使用。本案中，华狮啤酒公司为了向消费者介绍、推销、说明其生产的啤酒中含有银杏原料，完全可以通过在瓶贴配料表上标注或者在广告、宣传中说明等方式来描述其啤酒含有银杏成份。但华狮啤酒公司涉案的使用行为系突出使用“银杏”文字的行为，已经超出了将“银杏啤酒”作为商品名称来描述产品原料的合理范畴，故华狮啤酒公司使用“银杏”文字方式应当有所限制，要在合理、正当的范围内做描述性的使用，否则就不能以正当使用为由来抗辩青岛啤酒公司的诉讼请求。至于华狮啤酒公司还辩称“银杏啤酒”是该类产品的通用名称，华狮啤酒公司并未举证证明“银杏啤酒”已经成为了对含有“银杏提取物”此类啤酒的通用名称。华狮啤酒公司将“银杏”文字与“银杏叶”图形组合使用在其生产啤酒瓶贴及外包装的最显著部分，消费者在购买啤酒类的商品品时首先看到的就是“银杏”文字与“银杏叶”图形，容易造成相关公众的混淆。最终一审法院认为华狮啤酒公司的涉案行为侵犯了青岛啤酒公司享有的涉案“银杏”文字及图形组合注册商标专用权，其应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。
之后华狮啤酒公司不服一审判决，提起了上诉，认为第一，华狮啤酒公司自2000年2月开始正式生产银杏啤酒并一直使用包括银杏叶片和银杏啤酒字样的涉案瓶贴，该使用时间早于青岛啤酒公司涉案商标的注册时间，并不具有不正当竞争的意图；第二，华狮啤酒公司已提交充分证据证明银杏啤酒作为一种新型保健啤酒的通用商品名称，得到了啤酒生产企业、相关行业协会等权威部门的认可，且银杏啤酒的主要原料为“银杏”，因此华狮啤酒公司在涉案瓶贴上使用“银杏啤酒”这一商品的通用名称并标示原料，并非作为商标使用，并未超出将其作为商品名称来描述产品原料的合理范畴；第三，华狮啤酒公司使用的涉案瓶贴与涉案注册商标标识不相同，也不相近似，不会造成相关公众的混淆和误认。
二审法院认为，根据我国相关法律规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。所谓通用名称，是指国家标准、行业标准规定的或者约定俗成的名称。本案中，华狮啤酒公司虽提交了经公证的相关厂家网站刊载有银杏啤酒的网页等材料，且青岛啤酒公司亦认可其下属企业曾生产过“中丹”牌银杏啤酒，但上述证据仅能证明确实存在银杏啤酒的商品名称，并不足以证明“银杏啤酒”为该类产品的通用名称。因此，华狮啤酒公司据此主张被控侵权标识所使用的为该类产品的通用名称，属于正当使用行为，缺乏依据，本院不予支持。华狮啤酒公司还主张涉案被控侵权标识中的“银杏”文字和“银杏叶”图形是为了标示该啤酒的主要原料银杏，属于正当使用行为。通常，产品主要原料往往在产品标贴的配料表中予以标注。本案中涉案被控侵权产品除在产品标贴配料表中标注所含有的银杏和银杏叶提取物成分外，还在瓶贴上使用了“银杏”文字及“银杏叶”图形，因此该使用行为并非标注产品主要原料的正当使用行为。最终二审法院维持了一审判决。
【案件点评】
本案中，华狮啤酒公司提出其使用“银杏”有两个原因，一是“银杏啤酒”是含有银杏的啤酒的通用名称，二是使用“银杏”是为了说明该啤酒的主要原材料红含有银杏。因此华狮啤酒公司认为其对“银杏”的使用非商标意义上的使用，属于合理正当的使用行为。青岛啤酒公司则认为，华狮啤酒公司不能证明“银杏啤酒”属于通用名称，不能证明“银杏”是被控侵权产品的主要原材料，华狮啤酒公司突出使用“银杏”字样的行为属于商标性使用，不属于法律规定的合理使用，侵害了其注册商标专用权。
在商标侵权实务过程中，往往被控侵权方认为其虽然使用的标识或字样与权利人主张的注册商标是一致的，但是被控侵权方对于该标识或字样的使用并非是商标性使用，其使用是处于合理或正当的理由的，在这种情况下并不违反《商标法》的有关规定，不应当被认定为商标侵权行为。本案就是一起十分经典的商标侵权案件，案件的焦点在于对于他人商标的使用怎样才属于合理使用，或者说正当使用，换言之，这个“度”的把握十分重要。
首先，被控侵权方可以设法证明该商标或字样已经属于同类商品的通用名称，既然属于通用名称，其本身就不应当作为商标进行注册保护，将面临被无效的威胁，因此对于这类通用名称的使用当然地属于合理使用的范畴。
其次，被控侵权方可以设法证明商标内容属于该类商品的主要原材料，当然正如本案中法院判决中所述的那样，产品主要原料往往在产品标贴的配料表中予以标注。如果被控侵权产品除在产品标贴配料表中标注所含有的成分外，还在瓶贴上突出使用了相关文字，那么该使用行为是否单纯地仅仅表明标注产品主要原料的正当使用行为，就值得商榷了。因此，在作为主要原材料使用的时候，可以采用变通的方法，如本案中可以在产品外包装上注明：富含银杏，其中“银杏”的字体可以适当放大、突出，同时在成分列表中也明确地将银杏或银杏提取物作为成分进行说明，这样一来会有效避免可能的商标侵权风险。此处需要强调一点，就是很多被控侵权方仅仅着力于证明其使用的文字是在表述产品主要原材料，属于合理使用，但是往往这种抗辩会忽略最基本的一点，就是被控侵权方应当证明被控侵权产品中确实含有该成分，这一点仅仅靠“成分”表中有说明是不够的，还应当有其它证据来作证，比如第三方权威的检测报告。
第三，并非被控侵权产品是使用了被控侵权方自己的注册商标就“万事大吉”，在被控侵权产品突出使用他人注册商标，且造成消费者混淆的情况下，同样会构成了商标侵权。对于这类情况，被控侵权方可以将自身的注册商标放大使用，并置于产品外包装的醒目位置，并打上注册符号?。同时，应避免过分突出、放大使用他人注册商标，特别不应当比自身商标更醒目、更突出。
第四，合理使用的前提是“善意”而非“恶意”，因此被控侵权方必须要证明其使用他人注册商标的图形或文字是善意的，是“事出有因”的，否则极有可能被认为是攀附他人商标的知名度，是“傍名牌”，特别对于一些知名、甚至驰名商标来说，他人使用其图形或文字如果没有合理的理由，一般在商标侵权实务中都会最终被认定为侵权行为。