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作者：马远超 上海市协力律师事务所高级合伙人
来源：《中国知识产权》总第102期 封面故事（策划／鲁周煌 China IP）
美国在1998年出台的《千禧年数字版权法》首次创设了“通知-移除”规则，我国最高人民法院在2000年出台的《关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解释》首次对“通知-移除”规则进行了借鉴，2006年颁布的《信息网络传播权保护条例》进一步完善了我国版权领域的“通知-移除”规则制度。面对互联网领域由于传输快捷、复制便利引发的海量版权侵权行为，“通知-移除”规则为平衡网络服务提供商、网络用户、版权人之间的权益，及时制止网络版权侵权行为，发挥了巨大作用。
2015年4月1日，国家知识产权局发布了《专利法修改草案（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），其中第七十一条规定：“网络服务提供者知道或者应当知道网络用户利用其提供的网络服务侵犯专利权，但未及时采取删除、屏蔽、断开侵权产品链接等必要措施予以制止的，应当与该网络用户承担连带责任。专利权人或者利害关系人有证据证明网络用户利用网络服务侵犯其专利权的，可以通知网络服务提供者采取前款所述必要措施予以制止。网络服务提供者接到合格有效的通知后未及时采取必要措施的，对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任。”再次引发了人们对于电商平台在专利侵权领域的审查和注意义务的担忧与思考。
一、在《专利法》中创设“通知-移除”规则制度的必要性
2010年7月1日起我国施行的《侵权责任法》第三十六条规定：“网络用户利用网络服务实施侵权行为的，被侵权人有权通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施。网络服务提供者接到通知后未及时采取必要措施的，对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任。网络服务提供者知道网络用户利用其网络服务侵害他人民事权益，未采取必要措施的，与该网络用户承担连带责任。”上述规定显然适用于网络交易平台专利侵权。此后，专利权人针对淘宝商城、天猫、拍拍网等电商平台的专利侵权诉讼逐渐涌现。笔者通过“北大法宝”、“中国知识产权裁判文书网”等工具不完全统计了此类专利侵权诉讼案件，发现存在以下四个共同特征：1、专利权人主张的均为外观设计专利权或者实用新型专利权；2、专利权人都将电商平台以及卖家作为共同被告提起诉讼；3、专利权人在起诉之前都没有向电商平台发出权利通知；4、电商平台在收到起诉状之后在宣判之前都移除了涉嫌侵权的产品发布信息。这些案例有所不同的是：1、专利权人在得知电商平台移除了涉嫌侵权产品后，有的撤销了对电商平台的诉讼请求，有的依然坚持追究电商平台法律责任；2、有的专利权人仅要求电商平台下架侵权产品，有的专利权人不仅要求下架同时要求电商平台承担共同赔偿责任；3、有的专利权人败诉的原因是涉案专利产品未被认定落入涉案专利权保护范围，有的专利权人赢得了针对卖家的侵权主张、未能赢得针对电商平台诉讼请求的支持。
根据《2014年淘宝联动知识产权局打假报告》显示：“2014年，由淘宝平台处理的专利侵权投诉案中，外观专利侵权占74%，实用新型专利侵权占23%，发明专利侵权占3%。各个行业中，侵权投诉案件排名第一位的是3C数码、小家电；第二位为日用品；第三位为文化体育用品。自2010年起，淘宝联手知识产权局已处理各类专利侵权投诉案件3000余件。”可见，在《侵权责任法》施行后，事实上电商平台已经被卷入了大量专利权侵权纠纷，一部分案件已经通过专利权人发出权利通知予以消化，一部分案件通过专利权人提起民事诉讼方式予以解决。
那么， 在《侵权责任法》已经规定了“通知-移除”规则制度的情况下，《专利法》修改后有没有必要再设置类似条款呢？《侵权责任法》是一般法，《专利法》作为特别法，如果《专利法》中的规定有别于《侵权责任法》规定，则应当优先适用《专利法》中的规定。《侵权责任法》中的“通知-移除”规则制度，在解决网络交易中的专利侵权案件时，至少存在以下模糊地带：1、什么样的权利人通知，才是合格有效的通知？2、是否应当允许卖家反通知？3、如何解决电商平台的专利侵权判断能力问题？4、采取措施及时性的判断标准是什么？因而笔者认为，如果《专利法》仅仅是简单重复《侵权责任法》的规定，则没有必要；如果《专利法》专门设置“通知-移除”规则制度，就应当超越《侵权责任法》的立法质量，结合中国网络交易中的专利侵权案件特点，做出更为精细的制度设计安排。
二、专利权人“合格有效通知”的判断标准
1 、关于专利权利基础的通知标准。在版权人发出的移除通知中，版权人往往提供版权登记证书或者出版物作为权利基础的初步证明证据。因为，在互联网网络侵权案件中，涉案作品以视频、音乐、软件、美术作品等类型居多，这些作品往往存在显而易见、不易造假的作者署名，第三方凭借版权登记证书或者版权作品署名信息，往往比较容易判断作品版权的归属。在网络专利侵权案件中，情况完全不同。一方面，权利人主张的专利权往往是未经国家知识产权局实质性审查的实用新型专利或者外观设计专利，具有天然的不稳定性；另一方面，通过涉案侵权产品本身往往难以判断专利权稳定性及其权利归属。为解决这一问题，中南财经政法大学詹映副教授提出：“合适的证明材料包括法院的临时禁令、法院做出的判定侵权成立的一审判决或者是终审判决书，或者由专利行政机关出具的证明材料等。”笔者认为，如果需要法院先行出具相关法律文书，则“通知-移除”规则制度本应有的预防诉讼功能将大打折扣，也大大延缓了权利人及时制止侵权或者防止侵权后果扩大的救济时间。笔者建议，权利人除了应当提供专利证书外，还应当提供本年度专利年费收据；对于实用新型专利或者外观设计专利，还应当提交《专利检索报告》或者《专利权评价报告》。
2、关于侵权判定的分析比对。考虑到专利权人对涉案专利权具有更深入、更全面的掌握和了解，对潜在专利纠纷也有更充裕的时间进行准备分析，可以要求专利权人在通知中进行具体的侵权分析比对，以帮助电商平台在相对较短的时间内掌握专利保护范围并完成自己的分析对比。在电商平台上发布的产品信息一般包括产品的功能介绍、产品外观照片、性能参数等信息。对于外观设计专利纠纷，可以要求权利人就其专利证书中的保护范围（尤其是设计要部）与电商平台上发布的产品外观照片进行分析对比，作为电商平台判断是否可能构成专利侵权的参考依据。对于实用新型专利，一方面可以要求专利权人根据电商平台上已有信息是否落入专利保护范围提交分析报告，另一方面，如果必须结合产品实物才能分析是否落入专利保护范围的，应当直接排除在“通知-移除”规则之外，此时如果要求电商平台必须先行获得实物然后进行专利侵权对比，显然已经超出了电商平台作为网络交易撮合平台的注意义务的合理范围。对于发明专利，电商平台的注意义务或者审查义务，都应当仅限于卖家在电商平台已发布信息，如果需要根据产品实物进行分析对比，同样不应由于收到权利人通知，而赋予其与销售者相同的审查注意义务。
三、电商平台的明知应知标准应与其技术认知能力相适应
如果专利权人向电商平台发出了合格有效的通知，内容甚至包括了侵权判定的分析比对，但这些仍然是专利权人的一面之词，如同专利权人作为原告向法院提起诉讼时提交的起诉状与证据材料。知识产权法官收到专利权人提交的此类文件后，尚需要数月的时间组织原被告双方多次开庭审理，方能得出是否侵权的结论。如果要求电商平台的法务人员在短时间内根据专利权人的陈述与证据，就得出高准确率的判断，不切实际。如果法律规则给予电商平台高压，电商平台不得不选择收到专利权人的合格有效通知后立即采取必要措施对涉案产品进行下架，这样一方面对卖家极为不公平，另一方面也很可能引发专利权人“通知-移除”规则的滥用，最终也会损害到电商平台的正常运营。
在原告杨兴银诉被告深圳市腾讯计算机系统有限公司、被告支华山侵害外观设计专利权纠纷案件（2011深中法知民初字第851号）中，深圳市中级人民法院认为：“被告深圳腾讯公司为其拍拍网用户提供电子商务交易平台和支付工具，本身并不参与网上商品交易，不是网络交易主体。涉案侵权行为所涉及的电子交易信息系由被告支华山自行发布。拍拍网的举报规则显示，就拍拍网用户的涉嫌侵权行为，被告深圳腾讯公司已为权利人提供举报的途径及指引。但原告在起诉之前并未就涉案侵权行为向被告深圳腾讯公司进行举报。原告亦未举证证明，被告深圳腾讯公司知道或应当知道，被告支华山自行发布的电子商务交易信息，涉嫌侵犯原告涉案外观设计专利权，且仍然允许发布或在知道后不予及时删除。因此，被告深圳腾讯公司作为仅仅提供电子商务交易平台的网络服务提供者，在收到原告起诉状后及时删除了相关的电子交易信息，已经履行了其应尽的注意义务。原告主张被告深圳腾讯公司构成帮助侵权，缺乏事实及法律依据，不予支持。”在原告东莞怡信磁碟有限公司诉被告黄美盼、被告杭州阿里巴巴广告有限公司侵害实用新型专利纠纷案件（2014浙杭知初字第1156号）中，杭州市中级人民法院认为：“阿里公司系网络服务提供者，对卖家主体身份进行了核实并要求不得销售侵权商品，在阿里巴巴网店首页标注了与实际经营者主体身份信息一致的信息，并及时删除了侵权产品信息链接，已经尽到合理的义务。黄美盼在网站上发布的产品信息是否侵权涉及到专业技术判断，阿里公司不具有审查能力与义务，怡信公司亦未提供有效证据证明阿里公司明知产品侵权而仍予提供网络服务。故阿里公司对于黄美盼的本案侵权行为并未违反法律、行政法规的规定提供便利条件，不构成共同侵权，其不侵权抗辩成立。怡信公司对阿里公司所提相关诉讼请求均缺乏事实和法律依据，本院不予支持。”通过上述两个案例不难发现，电商平台作为网络交易平台和支付平台，不同于传统商业中的线下卖场或者百货公司，不是涉案产品的销售主体，其审查义务或者注意义务应当小于产品销售者。如果电商平台没有接到权利人通知，其主要注意义务在于设置预防专利侵权的规则，而不是采取默许、鼓励态度，或者“鸵鸟政策”。当电商平台收到权利人通知后，必须结合卖家在电商平台上发布的信息量大小、涉案技术特征（或者设计）的难易程度、普通法务人员的审查能力水准、是否存在在先司法保护记录或者维权记录等因素，综合判断电商平台是否有可能、有能力根据权利人通知进行判断。对于电商平台的判断能力，或许会有争议或者不同认识，但应当坚持从严掌握的原则，即应当审慎地认为电商平台的判断能力具有局限性，不宜从宽掌握。我们必须承认，判断是否构成侵犯专利权，与判断是否侵犯他人的著作权或者商标专用权相比，不仅需要法律专业背景，而且经常涉及技术专业背景，难度更大，周期更长。
综上所述， “ 移除- 通知” 规则诞生于网络版权保护制度，目前尚未有国家立法将“移除-通知”规则直接纳入网络专利保护制度。如果我们敢为天下先，率先在网络专利保护制度中设置“移除-通知”规则，就应当充分考虑到专利侵权判断的复杂性以及电商平台、专利权人、网络用户三者之间的利益平衡，既要防止滥用“移除-通知”规则，又要使之充分发挥及时维权、预防诉讼、化解纠纷的专利权保护功能。