集成电路布图设计专有权典型侵权案例及启示

  作者 | 柯晓鹏 恩智浦半导体
  
  1、前言
  
  集成电路(IC)产业是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业,是培育发展战略性新兴产业、推动信息化和工业化深度融合的核心与基础,被誉为全球信息产业皇冠上的“明珠”。集成电路产业拥有年产值超过三千亿美金的庞大市场,但在全球集成电路产业版图上,中国企业仍明显落后,根据 2013 年的数据统计,IC 产业仍是中国贸易逆差最大的产业,这也促使国家屡次加大对 IC 产业的政策扶持力度及产业基金投资力度。
  
  从产业价值链分工来看,IC 产业可分为设计、晶圆生产、封装和测试、专用材料与设备、销售等几个主要环节。目前中国企业在 IC 设计领域已经涌现出一批业绩与成长性俱佳的优质企业,并初步形成了覆盖众多 IC 产品设计的厂商梯队。IC 设计业是一个典型的知识密集型产业,业务链涉及众多知识产权形态,典型的权利类型包括:专利、商标、版权、商业秘密,以及体现行业特色的集成电路布图设计。
  
  IC 设计业的知识产权侵权纠纷尤以侵犯专利权、商业秘密与集成电路布图设计专有权为典型。关于专利和商业秘密,这是企业知识产权保护中老生常谈的话题,IC 设计企业也概莫能外,本文不再赘述。笔者试聚焦 IC 设计企业的特色知识产权权利即集成电路布图设计专有权, 探讨我国集成电路布图设计专有权司法保护现状及两起影响重大的集成电路布图设计专有权典型案例,并粗略探讨其对 IC 设计企业保护布图设计创新的启示。
  
  2、集成电路布图设计
  
  专有权司法保护现状中国大陆的知识产权纠纷随着社会创新的发展和权利人的意识增强而呈井喷之势,全国地方人民法院新收知识产权民事一审案件从 2009 年的三万件飙升到 2013 年的近九万件,五年激增三倍,而其中著作权、商标、专利案件共占约 95%的比例。集成电路布图设计作为一种专有知识产权权利类型,在最高院历年发布的《中国法院知识产权司法保护状况》白皮书中并无准确的数据统计,只是语焉不详地被纳入新收其他知识产权案件类别中。不可否认的是,在创新技术知识产权纠纷领域,相较于热闹的专利侵权案件,集成电路布图设计侵权案件是一片显得非常沉寂的江湖。
  
  集成电路布图设计(Layout Design,以下简称布图设计)是指为实现某电子功能,集成在半导体材料的基片上的集成电路全部元件与部分或全部连线的三维配置。受保护的布图设计应当具有独创性,布图设计专有权的保护范围应当以布图设计授权文件所确定的三维配置为准。权利人所提交的布图设计的复制件或者图样,或者提交的集成电路样品均可用于确定这种三维配置。
  
  从布图设计专有权的拟制进程来看,其作为集成电路产业特有的知识产权权利类型,随着半导体产业发展的需求而诞生并繁盛,自 1984 年美国最早立法创制该专有权后,世界上各主要工业国家纷纷跟进,立法设立该专有权,并被世界贸易组织(WTO)的 TRIPS 条约所吸纳,成为各成员国的一项法定义务。中国在 2001 年颁布《集成电路布图设计保护条例》,正式确立了布图设计专有权在中国知识产权体系中的位置。该条例规定:未经布图设计权利人许可,有下列行为之一的,行为人必须立即停止侵权行为,并承担赔偿责任:(一)复制受保护的布图设计的全部或者其中任何具有独创性的部分的;(二)为商业目的进口、销售或者以其他方式提供受保护的布图设计、含有该布图设计的集成电路或者含有该集成电路的物品的。侵犯布图设计专有权的赔偿数额,为侵权人所获得的利益或者被侵权人所受到的损失,包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。
  
  在国内外的权利登记和司法实践中,相较于企业在专利诉讼领域的活跃,布图设计专有权领域的申请和诉讼在规模上非常有限。以中国司法实践为例,自 2001 年《集成电路布图设计保护条例》实施至今,目前从法院案件公开系统能查询到的案由为侵犯集成电路布图设计专有权的一审案件不足十件,而近年来一审专利案件已接近每年一万件的规模。有学者因此认为,在集成电路新产品遍布于世的信息时代,集成电路布图设计的立法似乎只具有一种象征意义,人们并没有踊跃地选择这种保护模式,甚至有学者称布图设计条例只是一项“屠龙法案”。
  
  3、集成电路布图设计专有权典型案例
  
  在法院公开数据库可查询的屈指可数的布图设计专有权侵权纠纷案例中,华润矽威科技(上海)有限公司诉南京源之峰科技有限公司侵犯集成电路布图设计专有权纠纷案(南京市中级人民法院(2009) 宁民三初字第 435 号,下称华润诉源之峰案) 曾入选最高人民法院公布的 2010 年中国法院知识产权司法保护十大案件。该案中,原告完成了PT4115 芯片的布图设计创作,并获得国家知识产权局颁发的集成电路布图设计登记证书。被告对原告销售的 PT4115 芯片进行了反向剖析,获取其具体电参数、元器件结构、尺寸和内部构造等数据,形成了ZXLD1360管芯的电路与版图,并封装为PE6808A 芯片向市场销售。在庭审中被告自认,ZXLD1360 管芯的布图设计与原告 PT4115 布图设计相同。基于被告所述自认及相关鉴定,法院认为被告侵犯了原告的布图设计专有权,应停止侵权并承担赔偿责任。关于赔偿数额,原告主张以其因侵权行为所遭受损失为计算依据,要求 310 万元的赔偿;被告则认为应以侵权人所获得的利益为依据;法院支持了被告主张的计算方式,判处被告赔偿原告经济损失及制止侵权的合理支出共计236536.06元。原被告均未提出上诉。
  
  华润诉源之峰案可谓中国自 2001 年 《集成电路布图设计保护条例》实施以来第一起判决结案的布图设计侵权纠纷案,这也是其能够入选最高院年度知识产权司法保护十大案件的原因。该案中,原告在诉前进行了技术鉴定,证明被告产品抄袭了其布图设计,也许是因为该证据非常客观扎实,被告在庭审中不仅未从技术角度抗辩,还自认其产品的布图设计与原告相同。正因这一关键问题不存在争议,导致本案一审即快速审结。在侵权赔偿方面,虽然原告要求与法院支持的金额相去甚远,但这也是原告未就其损失提出具体翔实证据的必然结果。从侵权赔偿实际支持数额来看,与专利侵权赔偿的平均数额相比并不算少。
  
  华润诉源之峰案于 2009 年 11 月 5 日被法院受理,2010 年 8 月 25 日一审判决,九个多月即结案可谓相当迅速,个中原因包括案件进程中被告没有挑战原告布图设计有效性,及被告自认布图设计相同而省略司法鉴定程序。
  
  相比较而言,另一起时隔不久进入司法程序的钜泉光电科技(上海)股份有限公司诉深圳市锐能微科技有限公司侵害集成电路布图设计专有权纠纷案(下称钜泉诉锐能微案,本案另一被告系芯片销售公司,法院认为其行为不应视为侵权,故以下关于本案的被告均指锐能微)从一审受理到二审判决全程历经四年半,可谓一波三折过程艰辛。该案被一审法院在 2010 年 3 月 8 日受理后((2010)沪一中民五(知)初字第 51 号),历经管辖权异议、证据保全、布图设计撤销(国家知识产权局) 、司法鉴定等程序,直至 2013 年 12 月 24 日才作出一审判决。原被告均不服一审判决而提出上诉,二审法院在 2014年 9 月 23 日作出终审判决 ((2014) 沪高民三(知)终字第 12 号)维持原判。
  
  相较与前述华润诉源之峰案,在钜泉诉锐能微案中,原被告双方对于涉案布图设计的独创性、被告产品中的布图设计与原告涉案布图设计是否相同均存在重大争议,因此案件审理过程延宕数年之久。
  
  对于原告涉案布图设计的独创性争议,被告锐能微向国家知识产权局专利复审委员会提出撤销意见,但专利复审委经审查未发现原告涉案布图设计存在可以被撤销的缺陷,因此终止撤销程序,维持该布图设计权利有效,从行政程序上消除了涉案布图设计的独创性争议。对于本案另一重大争议,即被告产品中的布图设计与原告涉案布图设计是否相同或者实质性相似,一审法院委托司法鉴定机构进行了鉴定。经对被告产品的反向工程及鉴定专家的技术比对和判断,司法鉴定机构出具的鉴定意见认为被告产品中的布图设计与原告涉案布图设计的两处具备独创性的布图相同。因被告提出了常规设计抗辩,一审法院委托原司法鉴定机构对相同布图进行了独创性补充鉴定,鉴定意见支持了原告涉案布图设计的相关部分具备独创性。原被告对该鉴定意见均进行了质证及质询,鉴定专家对其进行了意见陈述。
  
  综上经审理,一审法院认为:原告对涉案集成电路布图设计享有专有权;被告涉案芯片的布图设计与原告涉案布图设计有两个具体部分的布图设计相同;原告涉案布图设计中上述两个具体部分的布图设计不属于常规设计;被告的行为侵犯了原告的布图设计专有权;被告应赔偿原告经济损失及合理开支合计 320 万元。
  
  一审法院的判决理由有两个亮点:其一,法院指出:在集成电路布图设计中,任何具有独创性的布图设计的相同或者实质性相似与整个芯片的布图设计相同或者实质性相似是两个概念。不能因原被告芯片整体布图设计的不相同或者不实质性相似而否定涉案两个具体布图设计相同或者实质性相似的事实。这一认定符合《集成电路布图设计保护条例》所规定的布图设计权利人享有的专有权即复制权和商业利用权应覆盖受保护的布图设计的全部或者其中任何具有独创性的部分。其二,法院在赔偿额认定上,虽然并未全额支持原告请求的赔偿额 1500 万元,但支持了原告请求的以被告网站宣称销售数量为赔偿计算依据,并考虑到原告涉案布图设计的两个具体部分在被告涉案芯片中所占的布图面积,以及在被告涉案芯片中的功能和作用重要性,经分析确定了 320 万元的赔偿额。虽然法院支持的赔偿额比例看似不高,但其绝对金额在中国的知识产权侵权赔偿额中已经算是大手笔了。
  
  一审判决后,原被告均提出了上诉。原告的上诉理由主要是认为原审法院判决的侵权赔偿额偏低。被告的上诉理由主要包括对鉴定意见的质疑、及认为侵权赔偿额过高。二审法院经审理基本支持了一审法院的判决理由,终审判决驳回上诉,维持原判。
  
  4、启示
  
  笔者认为,钜泉诉锐能微案是中国大陆自颁布《集成电路布图设计保护条例》 近十四年以来最重要的集成电路布图设计专有权侵权纠纷案件,该案对正处于快速发展过程中的众多中国集成电路设计企业具有重要的参考和启示意义。该案中探讨的一些焦点问题,包括布图设计独创性要求、布图设计权利人专有权的内涵、布图设计专有权侵权判断标准、以及侵权赔偿计算方法等,不仅是对条例相关条文的生动诠释,也是对布图设计权利人如何保护创新成果的生动启迪。
  
  作为集成电路产业特有的知识产权权利类型,布图设计专有权司法案件的相对沉寂表明,与专利、商标、版权等大众化的知识产权权利类型相比,布图设计专有权作为一种法定的知识产权形态,其在集成电路产业尤其是对 IC 设计企业创新保护的价值尚需进一步挖掘。然而毋庸置疑的是,正是这样一种特殊权利类型的存在,为 IC 设计企业保护其具有独创性的布图设计包括布图设计的局部创新提供了保障,避免了在其他知识产权类型覆盖之外的领域,独创性的布图设计尤其是局部创新被大量抄袭。
  
  如习总书记所言,在新一轮全球增长面前,唯改革者进,唯创新者强,唯改革创新者胜。蓬勃而来的物联网浪潮将极大推动对于芯片需求的新一轮全球增长,这也是中国的 IC 设计企业突破自我,赶超世界先进水平的大好机会。作为 IC 设计的核心要素,布图设计创新无疑是 IC 设计企业成长壮大的关键驱动力,如何在这个领域锐意创新,并有效地运用知识产权权利保护创新成果,相信本文所剖析的案例已经给出了颇有启发的答案。