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作者 | 邵伟、张文达[1]
由于专利法及其实施细则没有相应的规定，业界对使用状态参考图能否限定外观设计专利的保护范围素来存在不同看法。专利审查实践中，审查员对此问题通常持否定态度。2006年岁末，专利复审委员会在其作出的第8896号无效决定中指出（编辑添加：广东法院一起外观设计专利侵权案件），“使用状态参考图通常仅用于理解被比设计的使用方法或者用途以确定产品类别，不应当作为判断是否与在先设计相同或相近似的依据”，首次以官方意见的形式明确：使用状态参考图不能用来限定外观设计专利的保护范围。
笔者查阅了与之有关的法律依据，仔细分析了上述决定和案情，最后得出的却是不同的结论。下面是笔者的分析。
一、案情简介
北京依诺维绅家具有限公司于 2002年11月29日向国家知识产权局申请名称为“沙发床（普士）”的外观设计，该申请于2003年7月30日授权公告，专利号为ZL02370766.6。
北京半日工贸有限公司于2006年6月5日以该专利不符合专利法第23条为由提出无效宣告请求，所提出的证据1为日本意匠登录第1070161号，公开日为2000年5月15日。
该外观设计专利名称为“沙发床”，使用中具有沙发和床两种状态。显示床状态的图为仰视图、俯视图、左视图和主视图，而对于沙发状态，却采用“使用状态参考图1-3”的名称来标注各个视图。
请求人提出的证据1也是沙发床，其图片分为两组，一组是了作为床的状态的右侧视图、主视图、俯视图和仰视图；另一组是作为沙发的状态的立体图、右视图、左视图、主视图、俯视图和仰视图。
对于该外观专利的沙发状态以“使用状态参考图1-3”的字样标示的视图，专利复审委员会明确将其排除在被比设计之外，并经过对比床的状态相关各视图，认定该外观设计的床状态与证据1相似，从而判定该外观设计专利无效。
二、相关法律依据
专利复审委员会明确将“使用状态参考图”排除在被比设计之外，其实质是排除了“使用状态参考图”对保护范围的限定。然而，笔者查阅了专利法及其实施细则以及审查指南中的相关条款，没有找到专利复审委员会上述观点得以成立的法律依据。
关于外观设计保护范围的定义见之于专利法第五十六条第二款：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。”
配合上述规定，专利法实施细则第27条第3款规定，“申请人应当就每件外观设计产品所需要保护的内容提交有关视图或者照片，清楚地显示请求保护的对象。”
在专利法及其实施细则中，对外观设计专利产品的“图片或者照片”没有作进一步限定或列举，在《审查指南》第一部分中提到了“使用状态参考图”：
有关视图（图片或者照片），就立体外观设计产品而言，产品设计要点涉及六个面的，应当提交六面正投影视图；产品设计要点仅涉及一个或几个面的，应当至少提交所涉及面的正投影视图和立体图；就平面外观设计产品而言，产品设计要点涉及一个面的，可以仅提交该面正投影视图；产品设计要点涉及两个面的，应当提交两面正投影视图。
必要时，申请人还可以提交该外观设计产品的展开图、剖视图、剖面图、放大图、变化状态图以及使用状态参考图。[2]
在《审查指南》第四部分中，关于“变化状态的产品”一节的规定[3]如下：
变化状态的产品是指在销售和使用时呈现不同状态的产品。对于在先设计而言，所述产品在不同状态下的外观设计均可用作与被比设计进行比较的对象。对于被比设计而言，应当以其使用状态图所示的外观设计作为与在先设计进行比较的对象，产品的相同或者相近似取决于产品各种使用状态的外观设计的相同或者相近似。
上述规定明确地告诉我们，“在先设计”的“不同状态下的外观设计”与“被比设计”的“使用状态图所示的外观设计”是比较的对象，可以用来判断两者的“相同或者相近似”。
在《审查指南》第四部分中提到了“使用状态参考图”的作用[4]：
“参考图（如使用状态参考图）通常用于理解被比设计的所属领域、使用方法、使用场所或者用途，以便于确定产品类别。”
但对于“确定产品类别”，《审查指南》第四部分还指出[5]：
“在确定产品的类别时，可以参考产品的名称、国际外观设计分类表以及产品货架分类，但是应当以产品的用途是否相同为准。”
可见，使用状态参考图并不是唯一地用来“确定产品类别”的，“确定产品类别”还涉及到“产品的名称、国际外观设计分类表以及产品货架分类”，以及“产品的用途”。但无论如何，从《审查指南》的上述规定中，不但读不出使用状态参考图仅仅是因为“确定产品类别”才存在，反而指出：“对于被比设计而言，应当以其使用状态图所示的外观设计作为与在先设计进行比较的对象，产品的相同或者相近似取决于产品各种使用状态的外观设计的相同或者相近似。”
归纳《审查指南》的上述解释，申请人需要提交的有关视图（图片或者照片）至少应包括产品设计要点涉及面的正投影图，属于立体外观设计产品的，还必须提供立体图；当产品设计要点涉及面的正投影图及立体图不足以清楚地限定外观设计专利保护范围时（必要时），“使用状态参考图”等也是申请人可以提交的“有关视图（图片或者照片）”。显然，从《审查指南》的上述内容中，看不出“使用状态参考图”不属于《专利法》中定义的外观设计专利产品的“图片或者照片”。
由此看来，结论只能是：专利审查委员会的观点无法律依据。
三、图片或照片：外观设计专利权的“权利要求”
美国外观设计专利制度的一些基本理念和观点或许对我们理解外观设计保护范围有所帮助。
众所周知，美国专利制度的建立与其建国同步，迄今为止已有200多年的历史。美国专利法与中国专利法的共同之处在于：外观设计与技术方案的保护同在一部专利法中规定。美国的外观设计与其“utility patent”一样，专利申请文件中包括权利要求书与说明书，不同的是，外观设计权利要求书只能由一项单一的权利要求[6]构成。美国外观设计的说明书是用来表述各个视图以及视图之间的相互关系的[7]，其作用与我国发明或实用新型专利说明书中“附图说明”十分类似。
形式上，美国外观设计专利的保护范围是由权利要求限定的，而权利要求的构成则是全部的“图片或照片”。对照我国专利法第五十六条第二款外观设计的保护范围以“图片或照片”为准的规定可以看出，外观设计的“图片或照片”与“权利要求”是等效、同质的。
在我国第三次专利法修订草案送审稿中，对此问题的表述与美国的外观设计专利理念更为接近。
送审稿的第五十八条：
“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。
外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准，简要说明可以用于解释图片或者照片。”
对于发明或者实用新型专利权来说，说明书及附图可以用于解释权利要求。
送审稿中增加的外观设计专利的“简要说明可以用于解释图片或者照片”，与发明或者实用新型专利“说明书及附图可以用于解释权利要求”形成完全的对应：“简要说明”对应发明或者实用新型专利“说明书”，“图片或者照片”对应“权利要求”，即“图片或者照片”相当于外观设计专利的“权利要求”。
“图片或者照片”具有相当于“权利要求”的地位，则授权后的“图片或者照片”中的各种视图，无论是主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图、仰视图还是使用状态参考图，都应该是用来确定外观设计专利权的保护范围的。不能用来确定外观设计专利权的保护范围的“图片或者照片”，其中包括“使用状态参考图”，只能在外观设计的审查过程中，予以排除。
如果我们认可“图片或者照片”就是确定外观设计专利权的保护范围的“权利要求”，那么，最高法院关于权利要求的态度就同样适用于外观设计专利。最高法院曾明确指出[8]：
应当认为，凡是专利权人写入独立权利要求的技术特征，都是必要技术特征，都不应当被忽略，而均应纳入技术特征对比之列。本院不赞成轻率地借鉴适用所谓的“多余指定原则”。
尽管“多余指定原则”并不是在专利无效程序中使用的，专利复审委员会的上述决定中的观点却多多少少让人看到“多余指定原则”的影子。有理由认为，在确定外观设计专利权保护范围时将“使用状态参考图”排除在外，同样是轻率的。
具体到本案，其请求保护的是沙发床。沙发与床本来是可以分开的。而沙发床则两种功能兼备，沙发是其使用的常态，床只是因临时需求才使用。显然，本案专利权人将沙发这一常态用“使用状态参考图”表示并不十分恰当。而专利复审委员会的无效决定带给我们的思考是，专利申请撰写中这样的瑕疵是否足以导致权利被无效？外观设计专利的保护范围是以图片的内容为准，还是以图片的名称为准？这应该是一个不难回答的问题。
四、解决之道
在以往的专利审查实践中，时常有将某个或者某些特征排除在外而不予考虑的例子。或许，借鉴以往对遇到类似问题的相应处理方式，也是本文试图提出的解决之道。
例如，在2001《审查指南》中，第四部分第六章第2.1节规定了关于实用新型权利要求不予考虑的特征，即对实用新型权利要求中的材料特征、方法特征，在判断创造性时不予考虑。
这个规定明显地与前述最高法院的观点相悖，因此，2006《审查指南》中，明确规定了在实用新型专利新颖性、创造性的审查中，“应当考虑其技术方案中的所有技术特征,包括材料特征和方法特征[9]。”
无独有偶，关于涉及计算机软件的发明专利保护问题上，也经历了上述的曲折认识过程。在2001《审查指南》中，第二部分第一章第3.2节指出，如果一项发明就整体而言并不是智力活动的规则和方法，但是发明的一部分属于智力活动的规则和方法，当该发明对现有技术的贡献仅仅在于属于智力活动的规则和方法的部分时，不授予专利权。其潜台词实质上是排除“属于智力活动的规则和方法的部分”之后，剩下的诸特征所构成的技术方案属于现有技术。
这种将全部技术特征中的一部分特征排除在外再来评价其可专利性的观点,在2006《审查指南》中得到纠正。其指出：
“如果一项权利要求在对其进行限定的全部内容中既包含智力活动的规则和方法的内容，又包含技术特征，则该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法，不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性[10]。”
有了上述好的示例，笔者建议的解决方案是：把紧入口，尽量杜绝“使用状态参考图”的不规范标示，而一旦通过审查，则包括“使用状态参考图”在内的所有图片或照片都要受到应有的尊重，都不应当被忽略。即：
在《审查指南》第四部分第五章中规定：
外观设计专利中的所有图片或者照片对于理解其请求保护的范围都是有
用的，都不应当被忽略，而均应纳入对比之列。
结语
尽管大多数情况下确定外观设计专利保护范围不需要借助使用状态参考图，但不能由此认为使用状态参考图不属于专利法第五十六条规定的“图片或者照片”。在专利审查阶段，如果审查员认为使用状态参考图不能用来确定外观设计的保护范围，可以要求申请人从专利申请文件中修改甚至删除该使用状态参考图；而外观设计专利一旦授权后，在后续程序中，包括使用状态参考图在内的所有“图片或者照片”对于确定外观设计保护范围都是必不可少的，都应该在考虑之列。
鸣谢：本文中关于法律依据的分析中，得到了前专利复审委员会正部级审查员张荣彦先生的悉心指导，在此表示谢意！