合肥知识产权律师网
作 者 | 肖海棠 广东省高级人民法院知识产权审判庭
【要旨】
商标法意义上的先用权存在两个要件，其不仅要求在先标识在注册商标申请注册前业已存在，还要求该标识在一定范围内具有一定影响。与此同时，现行商标法对这种先用权的行使和容忍是有限度的：该标识只能由原使用人在原使用范围内继续使用，而不得超出该使用范围许可或转让给他人使用。否则，将导致该先用权被滥用而加剧该在先使用的标识与注册商标之间的矛盾与冲突，进一步扩大相关公众的混淆和误认，不仅冲击我国遵循的商标注册基本制度，变相架空注册商标权人的权利，对注册商标权人不公平，更会助长市场竞争的无序发展。
【案情】
小肥羊公司提起诉讼称：周一品公司在其商业活动中使用和许可他人使用“小肥羊”标识和企业名称，导致相关公众混淆误认，侵害小肥羊的注册商标，并构成不正当竞争，遂向法院提起诉讼，请求法院判令：1、立即停止在店面招牌、服务用品、办公用品、宣传广告（包括但不限于报刊、杂志、电视和广播媒体、移动通讯媒体和网络媒体广告）等其他一切方面使用和许可他人使用“小肥羊”文字；并立即销毁含有“小肥羊”文字的店面招牌、服务用品、宣传广告材料、办公用品等其他一切材料和物品；2、立即删除网站中的“小肥羊”文字；3、立即停止在企业名称中使用“小肥羊”文字；立即停止许可他人在企业名称中使用“小肥羊”文字；4、赔偿小肥羊公司经济损失人民币2200000元；5、承担全部诉讼费用。
周一品公司抗辩称：周一品公司首先使用“周一品小肥羊”文字作为字号，拥有在先权和在先使用权，用作商号及招牌等商业标识使用时间较长，已有18年，在深圳地区近9年，已建立较高市场声誉，已经客观形成了消费群体及市场格局。周一品公司首先使用“周一品小肥羊”文字作为字号，与小肥羊公司所谓的知名服务的特有名称和字号“小肥羊”的汉字不构成近似，不构成侵犯小肥羊公司的知名服务特有名称权和商号权，周一品公司的行为不构成不正当竞争。
小肥羊公司成立于1999年9月13日，小肥羊公司持有涉案3043421号、3092512号、3420327号、3878260号、4098504号、5202191号六个注册商标，上述商标核定服务项目均为第43类：饭店，餐厅（馆）等。小肥羊公司提供多个在先生效判决，从各判决认定的事实可以确认，小肥羊公司使用的商标及企业字号 “小肥羊”的具有较高的知名度。
周一品公司在门店招牌、服务员的胸牌及点菜单上使用标识，鼎型文字“周”位于“一品小肥羊”的上方或前方；在门店指示牌有使用“周一品小肥羊”标识；在餐具和火锅电磁炉上使用；同时在域名为www.zypxfy.com的网站上，除使用上述标识外，注明版权所有：深圳市一品小肥羊餐饮连锁集团，……一品小肥羊官方网站。该网站提供 “一品小肥羊餐饮连锁”加盟登记表，并介绍“一品小肥羊”特许连锁店加盟程序。
周一品公司主张使用“周一品小肥羊”系正当使用。1995年12月8日，兰州市七里河区卫生局向周易平颁发了《卫生许可证》，显示单位名称为“周一品小肥羊店”，摊主为“周易平（二人）”，许可证有效期为1995年12月8日至1996年12月7日。2000年12月2日，兰州市工商行政管理局城关分局向周小兰颁发《个体工商户营业执照》，显示字号名称为“兰州市城关区周一品小肥羊餐饮店”，周小兰向法院出具《声明》表示：该店系其哥哥周易平实际开设，其只是挂名。2007年11月17日，皋兰县工商行政管理局向周小兰颁发《个体工商户营业执照》，显示字号名称为“皋兰忠和周一品小肥羊餐饮连锁（兰州）加工中心”。周一品公司成立于2006年6月5日，成立时的法定代表人为周易平，后周易平退出周一品公司的全部经营管理。
【判决】
一审法院认为，小肥羊公司的注册商标中的“小肥羊”文字部分具有知名度和显著性，足以使“涮羊肉”火锅的相关消费者将使用含有“小肥羊”标识的“涮羊肉”火锅餐饮服务与小肥羊公司提供的“涮羊肉”火锅餐饮服务相混淆。故周一品公司的商业标识、使用了小肥羊公司注册商标最具显著性的文字构成要素，并易于使相关消费者混淆，与小肥羊公司的注册商标构成近似，构成侵权。周一品公司使用含有“小肥羊”文字的商业标识和企业名称，与小肥羊公司的知名字号“小肥羊”一致，会引人误认其提供的服务来源于小肥羊公司。据此，周一品公司使用的含有“小肥羊”文字的商业标识及企业名称侵犯了小肥羊公司的企业名称权，构成了不正当竞争。周一品公司不能证明其与先于小肥羊公司“小肥羊”商标核准注册前设立的两商主体之间具有承继关系，也不能证明系周一品公司原法定代表人周易平连续使用“周一品小肥羊”字号设立相关企业。故周一品公司主张其享有企业名称的在先权利主张不能成立，对其该主张原审法院不予支持。综上，原审法院判决：一、深圳市周一品小肥羊餐饮连锁管理有限公司立即停止在其提供“涮羊肉”火锅店的服务中使用带有“小肥羊”文字的标识；二、深圳市周一品小肥羊餐饮连锁管理有限公司应在判决生效后一个月内停止使用带有“小肥羊”文字的企业名称；三、深圳市周一品小肥羊餐饮连锁管理有限公司于判决生效之日起十日内赔偿内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司经济损失人民币90万元；四、深圳市周一品小肥羊餐饮连锁管理有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司合理维权费用人民币10万元；五、驳回内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司的其他诉讼请求。
周一品公司不服原审判决，向二审法院提起上诉称：原审法院认定周一品公司不享有企业名称的在先权利的事实错误，认定周一品公司侵犯小肥羊公司的企业名称权属于适用法律错误。故上诉请求二审法院判令：1.撤销原审判决，依法改判驳回小肥羊公司的诉讼请求；2.本案一、二审诉讼费用均由小肥羊公司负担。
小肥羊公司答辩称：原审法院认定事实和适用法律正确。周一品公司不具有“小肥羊”在先企业名称和商业标识的权利。故请求二审法院驳回上诉，维持原判。
二审法院认为：周一品公司在先并持续使用“小肥羊”文字标识，是周一品公司据以主张合理、正当使用相关商业标识的事实基础。综合相关证据与本案情况，二审法院认为周一品公司的先用权主张不能成立，理由如下：第一，相关证据可以证明周易平早于1995年即在小肥羊公司成立前就于甘肃省兰州市七里河区设立了“周一品小肥羊店”，在先使用了“周一品小肥羊”字号，但本案并无充分证据证明周易平在1997年之后一直持续使用该字号。第二，退一步而言，即使有证据证明周易平在先合法、持续使用了“周一品小肥羊”文字标识，周一品公司亦并不因此获得在先权利。周一品公司与周易平所经营的个体工商户“周一品小肥羊店”是两个相互独立的商业主体，不存在任何变更、合并等承继关系，不能仅仅因为周一品公司原法定代表人周易平系“周一品小肥羊”文字标识的在先使用人，就主张周一品公司可以当然地享有“周一品小肥羊”文字标识的使用权。第三，周一品公司关于周易平有权将该先用权许可或转让给他人使用的主张缺乏依据。周一品公司并无任何证据证明周易平在小肥羊公司涉案商标申请注册前，就已经对“周一品小肥羊”标识进行持续性的商标性使用且使之具有一定影响，其所谓的先用权不能成立。退一步而言，即使该标识确实满足在先使用并具有一定影响这一先用权要件，根据2014年5月1日起施行的新商标法，对这种先用权的行使和容忍是有限度的：该标识只能由原使用人在原使用范围内继续使用，即只能由原使用人周易平在甘肃省兰州市经营的商业实体“周一品小肥羊店”上继续使用，而不得超出该使用范围许可或转让给他人使用。否则，将导致该先用权被滥用而加剧该在先使用的标识与注册商标之间的矛盾与冲突，进一步扩大相关公众的混淆和误认，不仅冲击我国遵循的商标注册基本制度，变相架空注册商标权人的权利，对注册商标权人不公平，更会助长市场竞争的无序发展。因此，周一品公司上诉称，周易平享有“周一品小肥羊”的在先使用权并有权许可或转让给周一品公司使用，缺乏事实与法律依据，二审法院不予支持。关于周一品公司上诉主张企业字号权作为周易平个人的财产权利可以自由转让一节，二审法院认为，即使周易平开设的“周一品小肥羊店”一直持续存在，周易平享有的该企业名称专用权的行使范围亦仅限于登记主管机关的辖区，即甘肃省兰州市七里河区范围内。周易平若要将该企业名称连同其商业实体一并转让给他人，也只能在该企业登记主管机关的辖区内予以转让，而不存在单独将企业字号跨辖区转让或许可给他人的权利，故周一品公司该上诉主张不能成立。
二审法院遂判令：驳回上诉，维持原判。
【评析】
本案涉及商标先用权抗辩中“原有范围”的理解与法律适用问题，为进一步研究商标先用权问题及相关立法工作提供了独特的案例视角和有益探讨，被评为2014年度全国知识产权审判十大创新性案件。本案被诉行为发生在2013年新修正的商标法（以下称新商标法）实施之前，故应适用2001年修订的商标法（以下称旧商标法）。但因本案被告引用的是新商标法第59条第3款规定的“先用权”作为抗辩，被诉行为在二审期间仍在持续，同时旧商标法第9条也存在“在先权利”的规定，因此，何谓在先权，如何理解该项权利，有必要结合新旧两法的规定，从商标法立法宗旨、现实生活实际等出发来进行认定。根据新商标法关于先用权的规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。由此可以看出现行商标法对于商标先用权有如下要求和限制：
1.该近似标识必须是在同种或者类似商品上在先使用。相关标识必须相近似，且使用的商品类别必须相同或者类似，这样才能与注册商标形成相冲突、需要法律介入调整予以相互平衡的权益。如果标识不相近似或类别不相近似，就无所谓冲突。同时，根据法条规定，“在先”是指在申请商标注册前，而并非商标核准注册之前，此有利于注册商标权利人保护其权利。
2.该在先使用的标识应具有一定影响。此处的“一定影响”不需要象认定驰名商标所需要的知名度那么高，但至少还是要满足在一定范围内为公众所知悉的要求。据此，若该标识虽然在先使用，但后来不再使用或未正常使用，则不可能具有一定影响，也不可能成为一种正当权益需要法律给予额外保护。毕竟，新商标法只是基于在先使用人善意使用了相似标识并已经投入一定成本这一事实，考虑到若因商标被他人注册而责令在先使用人停止使用，可能导致该善意在先使用人遭受损失，有失公允，同时基于对现行商标注册基本制度的维护，才规定了商标先用权制度，允许注册商标与在先标识在一定程度上的共存，以实现两者之间的利益平衡。本案中，虽然被告有证据证明周易平在先使用了被诉标识，但并无证据证明该标识有正常、持续使用，在此情况下，不满足“具有一定影响”的要件，并未形成可以与注册商标相抗衡的正当权益。
3.该在先标识只能由使用人在原使用范围内继续使用，且应当附加适当区别标识。对于满足上述两个条件的商标先用权，新商标法允许该在先使用人继续使用该标识，但限于“在原使用范围内继续使用”。何谓“原使用范围”，商标法并未规定。从一般意义而言，商标法中“商标的使用范围”，指的是在核定种类的商品或服务上使用。若据此理解，则其实对在先使用人的使用范围并无限制，必然导致甚至扩张在先使用人的在先标识与注册商标所有人的注册商标之间的激烈冲突。而若参考专利法上的“原有范围”，则可理解为限于“原生产规模”，这种理解对于在先使用人来说并未侵犯其原有利益，对注册商标权人而言则更有利于注册商标的行使，符合商标法立法初衷。但该理解显然与一般商标上的“使用范围”含义不一致。在相关司法解释出台前，哪种理解更加适合，司法实践中存在分歧。本案中，在先标识是用在个体工商户上的服务标识，从权利归属而言，属于其经营者周易平所有。如按照“核定种类的服务”上使用，则意味着周易平可以不受限制地在全国大陆任何一个地方在餐饮服务上使用该“周一品小肥羊”，即周易平不仅可以在甘肃兰州市使用，还可以到全国其他城市使用，此不仅未能解决注册商标基于在先标识的合理使用而适度容忍、和谐共处的问题，反而扩大了在先标识与注册商标之间的矛盾，进一步扩大相关公众的混淆和误认，甚至可能变相架空注册商标权利人的权利，这与新商标法为保持利益平衡、公平原则而设置的商标先用权宗旨显然是不一致的。因此，本案不仅否认了周易平有权将商标先用权转让或者许可给他人使用，也解释了周易平只能在其原使用范围即其原来在甘肃省兰州市七里河开设的“周一品小肥羊店”中使用的理由，事实上是参考使用了与专利法上的先用权限于原生产规模的理解。从本案情况来看，该理解显然是更符合商标法的立法宗旨，也符合利益平衡原则和公平原则。