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来源 | 中国知识产权杂志
作 者 | 刘书芝 超凡知识产权服务股份有限公司
企业研发出一项新技术，对新技术的知识保护主要有两种基本手段：专利和技术秘密。同时，企业也面临着一种决策选择，是通过专利进行保护而公开该技术，还是作为技术秘密进行保留而不公开该技术。这些问题经常成为企业知识产权保护需要仔细考虑和斟酌的问题。本文对专利和技术秘密各自的特点进行了介绍，并提示了其中的风险。
1.技术秘密及其特点
1.1 技术秘密的特点
（1）事实独占性
技术秘密最早被称为“Know-how”，它是指未被合法持有人所公开的、处于保密状态下的技术。因此，技术秘密是技术持有人通过保密手段来获得对技术的事实上专有权或垄断权，从而实现权利人的利益。
技术秘密是最古老和重要的知识保护手段。中国古代经常提及的“秘方”，特别是中医药秘方，通过严格控制知晓人数、严格限制传播范围来进行保密，例如传内不传外、传男不传女、学徒制度等。这些做法从现代眼光来看有些也许属于落后制度，已经不符合现代经济和社会的发展要求，但在当时的历史条件下起到了良好的保密效果，有效保护了技术拥有者的权益。
对于企业来说，技术秘密属于商业秘密的一种。《中华人民共和国反不正当竞争法》中对商业秘密规定了完整的法律定义：“商业秘密，是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。”由此可见，技术知识只要符合秘密性、价值性、实用性、保密性（也称为管理性），就能够成为商业秘密而获得保护[1]。技术拥有人自主采用有力保密措施，使技术处于保密状态，就能够实现保护目的。技术秘密的保护是技术拥有人的自主行为，无需行政机构的审批，相对高效、简便。
（2）无期限性
技术秘密不存在保护期限，只要技术拥有人保密措施得当，可以使技术一直处于保密状态。技术拥有人可以选择在任何时候公开其技术，也可以一直采取保密措施。技术秘密的期限主要取决于技术拥有人的自主选择和保密措施是否严格、有效。
（3）无地域性
技术秘密不受地域限制，只要技术拥有人采取保密措施使其处于保密状态即可，其秘密性是相当于外界而言的。换句话说，合适的技术秘密可以在全世界范围内获得保护。
（4）无需公开
技术秘密的秘密性是技术秘密内在特性，因而无需公开。因外界并不知道技术秘密的技术方案，因而通常也无法实施其技术。
（5）保护客体广泛
专利权的授权主题必须符合专利法的要求，很多技术并不属于专利法保护的客体。而技术秘密并不受专利法这方面的限制，任何有商业价值的技术都可以作为技术秘密。
（6）保护不受专利法的限制
专利具有强制许可制度和不视为侵犯专利权的例外情况，但技术秘密并不受这些专利法强制性条款的限制。
1.2 技术秘密的风险
（1）泄密的风险
技术秘密的秘密性是技术秘密内在基本属性，因而泄密是技术秘密最大的风险。一旦发生泄密则技术秘密的事实专有权或垄断权自动消失，几乎无法挽回。对于他人侵权行为造成的泄密，尽管技术拥有人可以通过诉讼取得一定的补偿，但泄密的技术公开后进入公共领域，其造成的损失往往是无法弥补的。而且，如果泄密仅是个人行为，尽管可以通过法律手段追究其责任，但获得的经济补偿常常非常有限。
技术秘密对企业的保密要求非常高，技术秘密的期限很大程度上取决于企业的保密能力。但市场经济条件下，各企业人员流动性较高，员工离职往往带来很大的泄密风险。技术拥有人无意泄密、偷盗、技术资料丢失、黑客入侵也会造成技术泄密。互联网的发展，技术文档电子化，人人随身携带手机、相机等便携拍摄设备及移动互联设备，给信息的传播带来便利，也给技术保密造成了重重困难。这些障碍决定了中小型企业很难对技术秘密长期进行保密。从泄密角度看，技术秘密的保密本身具有高风险性。
（2）第三方独立研发的风险
技术秘密通常不能对抗第三方独立研发或反向工程获得技术方案。如果第三方自己独立研发而开发了技术秘密中的技术方案，技术秘密持有人不能以技术秘密为由对抗或阻止其实施或公开该技术。
而且，技术秘密不能阻止第三人提交该技术的专利申请而获得专利权。这样，原技术秘密持有人，仅能根据先用权而在原始的规模进行生产，而无法扩大再生产，从而陷入被动局面。如果扩大生产规模，则会侵犯第三人的专利权。
2.专利保护及其特点
2.1 专利保护的特点
（1）法定独占性
专利权受专利法的保护，是法定专有权或垄断权。1692年英国颁布的第一部现代意义上的专利名称为“垄断法规”（The Statute Monoplies），充分表明了专利权是法定形式的垄断权。
《中华人民共和国专利法》第十一条规定[2]：
“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。
外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。”
专利权的获得要经过专利行政部门的审查，经审查合格后才能获得专利权。从提交专利申请，到最终获得授权，需要经历复杂和较长的审查程序。专利申请文件不仅需要各种形式要求，也要满足新颖性、创造性、实用性、公开充分等实体要求。因此，专利申请专业性较强，通常需要专利代理机构的专业代理。因此，专利权的获得程序复杂、专业性强，还会产生各种费用，例如审查实审费、授权后的维持费。
（2）时效性
专利保护是有期限的，《中华人民共和国专利法》第四十二条规定：“发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年，均自申请日起计算。”世界各国或地区对于发明专利保护的期限大多数也是二十年，个别国家对于特殊领域的发明专利可以延长几年保护期限。专利权期限届满之后，专利技术进入公共领域，任何人都可以使用。
（3）地域性
专利权具有强烈的地域性。只有在一个国家或地区提交专利申请获得授权后，才能获得该国家或地区专利法的保护，仅在该国家或地区有效，而没有获得授权的国家和地区，则得不到任何保护。因此，申请人要想在较多国家或地区得到保护，需要在各个国家或地区提交申请获得专利权。这意味着大量的官方费用和律师费。
（4）公开性
专利权的本质特征之一是公开换保护。因此，各国或地区专利法都要求专利权人充分公开自己的专利技术，并且会将专利申请文件进行公开。专利技术公开之后，很可能会有其他人仿制或侵权。一方面，专利申请在授权之前，申请人通常无法通过诉讼维权。即使授权后，如果当地专利知识产权法律保护不强，可能侵权者众多，取证、维权比较困难，且侵权诉讼程序复杂、旷日持久。
（5）保护客体受限
专利权的授权主题必须符合专利法的要求，例如，根据中国专利法，科学发现、智力活动的规则和方法、疾病的诊断和治疗方法、动物和植物品种等不属于专利法保护的客体，无法获得专利权。
（6）对第三方的对抗
专利权能对抗第三方独立研发或反向工程获得技术方案。专利权获得授权后，第三方只要实施的技术落入其专利权保护范围，第三方自己独立研发不能成为免责的理由。第三方实施专利技术，将会承担侵权的相应法律后果。
专利申请提交后，还可以对抗其他人获得同样发明创造性专利权。
（7）保护受专利法的限制
专利实施可以在特殊的情况下进行强制许可，例如专利权人未充分实施专利、垄断行为、国家出现紧急情况、为了公共健康目的。在这些特殊情况下，可以进行专利实施的强制许可。
另外，有些例外情况即使实施专利技术也不视为侵犯专利权，例如，先用权抗辩、临时过境的交通工具例外、科学研究和实验例外、“Bolar例外”（即为提供行政审批信息而实施专利药品或专利医疗器械的专利技术）等。
2.2 专利保护的风险
（1）驳回的风险
专利权必须经过专利行政部门审查合格后才能获得专利权，得到保护。专利申请不仅有形式要求，也有各种实体要求，专业性较强。在中国，发明专利申请的驳回条款有十几条，任何一条不满足都有驳回的风险[3]。例如，一项技术也许具有新颖性，在申请过程中可能因没有达到创造性的高度而被驳回。
有些技术拥有人因经济实力不强，自己撰写专利申请文件，或者为了节省费用而委托了收费低但无专利代理资质机构（所谓“黑代理”）申请专利，造成专利申请文件具有无法克服的实质性缺陷，也会因不满足专利法的要求而被最终驳回。被驳回生效的专利申请技术进入公共领域，不会受到任何保护。
（2）失效的风险
一些技术拥有人没有自己的专门的知识产权部门，也没有委托专利代理机构，或委托了无专利代理资质机构，对于专利局下方的补正通知书、审查意见或缴费通知书没有及时答复或缴费，也会使专利申请或专利失效。
（3）无效的风险
专利申请经专利行政部门的审查获得授权后，也存在一定的无效风险。根据中国专利法，任何人都可以去无效授权的专利。特别是，一项专利具有较高的价值，如果对第三方的生产、销售造成阻碍，则第三方很可能会提起无效请求来无效专利。如果专利申请文件存在较大的实质性缺陷，特别是缺乏专利专业知识的技术拥有人自己撰写的专利或无专利代理资质机构撰写的专利，专利权稳定性差，则面临无效的风险很大。
（4）权利要求范围过窄的风险
发明和实用新型专利权的保护范围以权利要求限定的范围为准。如果专利权利要求范围撰写范围过窄或不当，则第三方可能很容易采用专利技术的构思而绕过专利权保护范围。
总之，专利/申请被驳回、失效、无效，则该技术进入公共领域，不再受到任何保护。考虑到上述种种风险，技术拥有人应当委托具有专利代理资质的正规专利代理机构撰写专利，只有撰写出符合专利法规定、专利权稳定、保护范围合理的专利文件，才能通过专利有效保护技术。
3.技术秘密与专利的选择
技术秘密和专利都是知识产权保护的手段，企业可以根据自身的情况和技术内容的特点进行选择。例如，企业在选择保护策略时，可以考虑以下因素。
（1）产品本身的特性
首先应当考虑产品本身的特性。对于很容易通过反向工程就可以获得的技术，通常应当选择专利保护而不是技术秘密。例如，对于用肉眼很容易识别的机械结构和构造，产品上市后只要通过观察、分解产品构造，就能获知其技术方案，无法保密，则应选择在产品上市前进行专利保护。生化领域，如果很容易检测获知其组分，也无法保密。对于很难通过反向工程就可以获得的技术，可以考虑通过技术秘密进行保护。例如，在产品制备过程中需要添加一种试剂，但该试剂在后期处理中会从产品去除，或者该试剂在产品中含量很少无法检测出来，这种情况下可以考虑通过技术秘密保护。
还有，对于国家强制必须在产品包装上标明其技术内容或信息的技术，也应当选择专利保护。例如药品的成分、服用方法及剂量，必须在药品说明书中表明，不存在技术保密的可能性。
（2）技术知晓的人数
技术秘密知晓的人数也是技术保密的重要考虑因素。如果产品的生产过程中需要很多员工知道技术方案或技术关键，由于知道技术的人员太多，技术外泄的可能性很大，技术保密很困难，这种情况下宜采用专利保护。而相反，如果技术秘密仅需要有限的几个人知道，这种情况下可以考虑通过技术秘密进行保护。
（3）第三方独立研发成功的可能性
对于第三方容易能独立研发出来的技术，宜采用专利保护。而对于第三方很难独立研发出来的技术，可以采用技术秘密保护，例如，采用的技术方案在本领域很难想到或很难通过常规实验获得。
方案非常复杂的技术通常第三方难以独立研发出来，可以采用技术秘密来保护。例如，如果生产过程采用的工艺步骤非常多，且技术难度大。
（3）企业自身的保密能力
是否采用技术秘密保护也要考虑企业自身的情况和保密能力。如果企业所在的行业人员流动性很大，员工特别是技术人员离职率很高，则尽量采用专利保护技术。如果企业规模较小或企业自身的保密能力较差，技术泄密风险高，则尽量采用专利保护。
（4）技术本身是否具有可专利性
如上所述，一方面，专利权的授权主题受到专利法限制，很多技术不属于专利法保护的客体，无法获得专利权。另一方面，专利申请文件需满足一些专利法的授权条件如新颖性、创造性、实用性等才能获得专利权。因此，对于不具有可专利性或专利授权可能性小的技术，宜采用技术秘密进行保护。
（5）专利保护力度
技术拥有人选择专利还是技术秘密保护与当地专利知识产权的保护力度息息相关。如果专利知识产权的保护弱，在侵权诉讼中专利权人的胜诉率低，或者即使胜诉得到的赔偿额太小而远远小于侵权所造成的经济损失，或赔偿额远远小于侵权方获得的经济利益。专利知识产权保护弱，将会使得侵权方肆无忌惮，完全不理会专利法对专利权的保护，从而持续实施侵权行为而对专利权人造成经济损失。而专利权人通过专利并没有得到应有的保护，会使得企业没有动机去申请专利而公开自己的技术。只有专利权的强保护，让侵权方得到惩罚，并使侵权方的赔偿经济损失远远大于其获利，才能有效威慑侵权者，防止侵权行为的发生，实现专利权真正目的。
以上讨论了专利和技术秘密各自的特点和各自的优缺点，大多数情况下只能择其一。众所周知，专利权需要公开换保护来获得，但专利和技术秘密并不是水火不容、绝对排斥。在一些情况下，也可以申请专利保护在满足专利法相关要求的同时对其中一些内容进行技术保密[4]。这种做法需要专利文件撰写人具有很高的撰写技巧和专业技术知识，否则会有很大驳回或无效的风险。
小结
专利和技术秘密都是企业权益保护的重要手段，二者各有优势和缺点，保护力度和范围也各有千秋。企业需根据专利和技术秘密各自的特点、技术本身的特性、企业自身的情况进行谨慎选择和布局，形成符合自己时间情况的保护策略。
参考文献
[1] 企业管理中技术保护模式的战略选择–谈专利和技术秘密的比较与结合；李欣，梁琦；科技进步与对策，2004，No.10：120-122.
[2] 《中华人民共和国专利法》（第三修正案），2008年12月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议第三次修订，2009年10月1日起实施.
[3] 《中华人民共和国专利法实施细则》（第二修正案），中华人民共和国国务院令，第569号，2009年12月30日国务院第95次常务会议通过，自2010年2月1日起施行.
[4] 发明专利申请中的技术秘密保留；汪永生，张英；中国发明与专利，2008，No.7：43-45.