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来源 | 上海知产法院
案例编写人丨徐燕华
裁判要旨
在认定外观设计是否相同或者近似时，对于功能性设计特征应当不予考虑，但在实践中对于何谓功能性设计特征争议较多，也无明确统一的标准。本判决的突出意义在于对功能性设计特征作了正确的界定，并提供了判定一项设计特征是否属于功能性设计特征的审理思路。
案情
原告欧介仁系名称为“铝型材（8）”的外观设计专利权人。该专利简要说明记载：“本外观设计的设计要点：形状、图案及其结合”、“最能表明设计要点的图片或者照片：主视图”。结合原告专利授权公告时刊登的各视图，涉案专利产品整体为截面呈上下对称的不定长产品，从主视图看，截面上下是对称的“个”形、中部连接部分为反“C”形，“个”形结构的“人”字交界处顶部平齐，其余部分圆滑过渡（见附图1）。被告佛山市南海区雍兴门业有限公司在上海展会上展出被诉前证据保全扣押的被控侵权产品的外观与原告专利近似，侵犯了原告的涉案专利权。
被告佛山市南海区雍兴门业有限公司辩称，被控侵权产品系广州市广闻工艺玻璃有限公司的专利产品，其与原告专利存在以下区别之处：1、原告专利中部为“C”形，而被控侵权产品的中部为直线；2、原告专利上下为两个“个”形，被控侵权产品上下两个分叉部分各有两个凸出；3、原告专利的上下两部分比被控侵权产品的上下两部分厚。因此，被控侵权产品与原告专利既不相同也不近似，未落入原告专利权的保护范围。
2015年6月4日，上海知识产权法院依原告申请作出（2015）沪知民保字第5号民事裁定，并于次日扣押了被告在第20届中国国际建筑贸易博览会（上海建博会）上展出的推拉门（去除边框后的部分）一扇。该推拉门使用的其中一种铝型材（即涉案被控侵权产品）的截面上下为对称的“个”形，中部连接部分为直线。在“个”形结构的“人”字交界处顶部平齐，其余部分圆滑过渡；此外，在“人”字两条分叉的底部内侧各有一凸出（见附图2）。
审判
上海知识产权法院经审理后认为，本案的主要争议焦点在于被控侵权产品是否落入原告涉案专利权的保护范围。经比对，被诉侵权设计与原告专利的相同之处在于：两者截面上下呈对称的“个”形，“个”形结构的“人”字交界处顶部平齐，其余部分圆滑过渡。两者的区别之处在于：1、被诉侵权设计上下“个”形结构的“人”字两条分叉部分处各有一凸出，原告专利则没有；2、被诉侵权设计中部连接部分为直线，原告专利则为反“C”形。对于上述两项区别之处，原告虽予以确认，但认为原告专利中的反“C”形以及被诉侵权设计中的“人”字分叉处的凸出均起连接部件的作用，应属于功能性设计特征，且该些设计在产品内部，一般消费者无法看到，故在比对时不应予以考虑。对此，法院认为，所谓功能性设计特征是指在该外观设计产品的一般消费者看来，由所要实现的特定功能所唯一决定而并不考虑美学因素的设计特征。一项设计具有某种功能并不必然归于功能性设计特征，其关键在于该项设计是否考虑了美学因素。依现有证据，无法判定原告专利中的反“C”形结构或被诉侵权设计中“人”字分叉处的凸出等设计系纯粹由产品技术功能所决定。同时，根据原告提交的外观设计专利权评价报告中原告专利与在先设计的对比，以及原告专利与被诉侵权设计的对比，可以看出原告所述的部件连接实际上可以通过多种形状的结构实现。此外，根据原告专利简要说明中“本外观设计的设计要点：形状、图案及其结合”、“最能表明设计要点的图片或照片：主视图”的描述，可以得知上下对称的“个”形结构、反“C”形结构均包含在原告专利的设计要点中，在比对时应当整体进行比对，而不应将其中部分设计排除在外。因此，对原告的上述主张不予支持。现经比对，被诉侵权设计与原告专利存在的两项区别设计，对两者的整体视觉效果产生了显著差异，两者外观上既不相同也不近似，被控侵权产品未落入原告涉案专利权的保护范围。据此，驳回原告欧介仁的全部诉讼请求。
评析
判断某一设计是否属于功能性设计特征可以从以下几个方面考虑：1.该项设计特征是否与产品的某项特定功能有关。如果该项设计特征与产品功能无关，则直接认定不属于功能性设计特征。2.如该项设计特征与产品功能有关，需进一步考虑该项设计特征是否是实现产品某项特定功能的有限的设计。如果某项产品的特定功能决定了该项设计特征是唯一的设计方式，则可以直接认定该项设计特征为功能性设计特征。3、如某项产品功能可以由多种设计方式实现，则需从一般消费者的视觉角度判断，该项设计特征是否是由某项产品功能所唯一决定，而不考虑美学因素的设计方式。如果该项设计特征是实现某种特定功能所唯一决定的，并不考虑美学因素，则可认定该项设计特征属于功能性设计特征，反之不属于功能性设计特征。对于上述因素的考量，可以结合专利简要说明以及外观设计专利评价报告、现有设计等证据、当事人对于该项技术特征与产品功能之间关联的相关陈述等进行综合判断。
本案的核心分歧是原告认为被控侵权产品与涉案专利虽然有两处区别点，但专利中的反“C”形以及被诉侵权设计中的“人”字分叉处的凸出均起连接部件的作用，应属于功能性设计特征，在比对时不应予以考虑。通过对功能性设计特征的分析可以认定，首先，依现有证据无法判定原告专利中的反“C”形结构或被诉侵权设计中“人”字分叉处的凸出等设计系纯粹由产品技术功能所决定。其次，根据外观设计专利权评价报告中原告专利与在先设计的对比，以及原告专利与被诉侵权设计的对比，可以看出原告所述的部件连接实际上可以通过多种形状的结构实现。再次，根据原告专利简要说明中“本外观设计的设计要点：形状、图案及其结合”、“最能表明设计要点的图片或照片：主视图”的描述，可以得知上下对称的“个”形结构、反“C”形结构均包含在原告专利的设计要点中，在比对时应当整体进行比对，而不应将其中部分设计排除在外。最后，被诉侵权设计与原告专利存在的两项区别设计，对两者的整体视觉效果产生了显著差异。因此，不能认定原告所述的反“C”形或“人”字的设计属于功能性的设计特征，被控侵权产品未落入原告涉案专利权的保护范围。
本案的审理对于专利侵权纠纷中如何认定是否属于功能性的设计特征具有较好的引导作用，为类似案件的审理提供了一定的指导和借鉴意义。