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来源 | 南京知识律师事务所
作者 | 张苏沛 管理合伙人
江苏茂逸光电科技有限公司诉丹阳市奇光车辆部件有限公司专利侵权纠纷案
裁判要旨
相关法条：《专利法》第59条第1款，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第17条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第12条。
案情介绍
案号：（2016）苏11民初4号
涉案专利权利要求1“一种车用灯泡固定座，包括上半环形的卡件（1）和下半环形的卡件（2）两个，两个卡件组成一个环形的固定基座，其特征在于：所述的环形固定基座内设有唯一的灯泡限位柱（3）。”
原告认为：虽然被控侵权产品上设有两个灯泡限位柱，实际起效果的仅是其中之一，该技术特征构成等同，其余技术特征相同。
被告认为：被控侵权产品在环形固定基座内设有两个灯泡限位柱，不是唯一灯泡限位柱。权利要求采用“至少”“不超过”等用语对数值特征进行界定，且本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后认为专利技术方案特别强调该用语对技术特征的限定作用，权利人主张与其不相同的数值特征属于等同特征的，人民法院不予支持。（专利侵权司法解释二第12条）
2016年7月6日，法院一审判决“驳回原告的全部诉讼请求”。该判决现已生效。
律师自评
本案是关于专利侵权等同原则的成功抗辩。等同原则基本上在每一起专利纠纷案中都会涉及。本文从中、美、日三国的判决要旨来粗浅比较专利等同原则的适用。
中国：专利法第五十九条第一款所称“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准”，是指专利权保护范围应当以权利要求记载的全部技术特征所确定的范围为准，也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围。等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。权利要求记载的技术特征的变换特征对所属领域的技术人员而言在专利申请日是显而易见的，而申请人未将该变换特征写入权利要求，权利人在侵权诉讼中主张对该变换特征适用等同原则认定为等同特征的，人民法院不予支持。人民法院适用等同原则，应当仅就被控侵权物的技术特征与权利要求记载的相应技术特征是否等同进行判定，而不对被控侵权物与专利技术方案的整体是否等同进行判定。我国目前通行的观点是，对等同原则的限制通常包括两个原则的适用：一是适用禁止反悔原则，专利权人将其在申请专利过程中和/或专利无效审查中向国务院专利行政部门所作的关于权利要求范围的陈述，不得反悔，应当作为确定其权利范围的依据；二是在公知技术抗辩原则下确定专利保护范围时，决不能运用等同原则将已有公知技术解释为原告的专利技术。
美国：美国最高法院在某案例中关于适用等同原则的陈述，“在确定两种技术特征是否相互等同的时候，法院必须考虑专利的内容、现有技术和美国专利案件的特定环境等一系列的因素。在确定等同的时候，法院必须考虑这一个成分在专利权利要求中的作用、含量、功能以及这个成分和其他成分组合在一起时所产生的特性。确定等同的一个重要因素是所属领域里普通技术人员是否意识到了这两种技术特征可以互相替换。”美国联邦巡回上诉法院在某案中对是否适用禁止反悔确立了必须要审查权利要求修改原因的原则，其中明确：“如果某个申请人对权利要求做了实质性修改，而且这个修改显然是为了答复审查员依据现有技术对该权利要求提出的不能授予该专利的驳回意见，那么，申请历史禁止反悔原则适用于该权利要求。如果该修改的原因非常明显，那就不必采用禁止反悔的推定适用。所余下的唯一问题就是禁止反悔的范围。另一种情况，如果为答复先有技术驳回而作出的修改的原因不十分清楚，在申请过程中也没有另外的说明，那么推定该修改原因与专利性（即与先有技术比较是否具有专利性）有关。然后即可对该权利要求后来添加的特征适用申请历史禁止反悔的原则，除非专利权人能够证明其所做的修改的原因与专利无关。”
日本：关于等同原则，最高裁判所判决要点总结：“即使在说明书上的权利要求范围内所记载的构成中存在着与别人制造的被控物或方法相异部分的情况下，这部分不属于专利发明的本质部分；假设将这部分跟该产品中的部分相替换，也会产生同样作用和效果，照样能够达到专利发明的目的；如上所述进行替换时，在属于专利发明的技术范围内具备一般知识的人，在制造该产品的时候是很容易想到的事；另外，该产品与专利发明提出申请时的周知技术不是等同的、或在专利发明提出申请时不是轻易地就可以想到的；该产品是相当于在提出专利申请手续时，有意识地从权利要求范围里被排除在外的部分等，除非存在如此特殊情况外，该产品与申请专利的范围所记载的构成是等同的，因此，应解释为属于专利发明的技术范围。”