合肥知识产权律师网
来源：知识产权那点事
——江西润田饮料股份有限公司诉商标评审委员会商标无效宣告请求行政纠纷案
【判决要点】
对于使用地名的商标标志具有除地名之外其他固有含义的，如果该“其他含义”与地理位置有关，则因可能使相关公众认为该标志系指示的商品产地等特性，故并非一定可以作为商标注册，而要结合指定使用的商品具体分析。2001年《商标法》有关“已经注册的使用地名的商标继续有效”的规定，应当理解为在1993年《商标法》施行之前，已经注册的使用地名的商标继续有效。“已经注册的使用地名的商标继续有效”原则上不得延及同一主体在后申请的相同或类似商品上的相同或近似商标。只有当在先注册的地名商标经过使用具有较高知名度，为公众广泛知晓，足以排除相关公众对相关标志仅作为地名的认知时，才可视情况予以考虑。
原告：江西润田饮料股份有限公司
被告：国家工商行政管理总局商标评审委员会
来源：北京知识产权法院（2015）京知行初字第2515号
【案情简介】
1987年，湖北省房县矿泉水公司获准注册第285389号“神农架”商标（即在先商标），核定使用在第32类矿泉水、汽水、饮料、果汁、可乐商品上，经续展后的商标专用使用权期限至2017年4月28日。2011年，该商标经核准转让给江西润田饮料股份有限公司（简称润田公司），2010年，润田公司申请注册第8455622号“神农架”商标（即诉争商标），2012年2月21日获准注册，核定使用在第32类商品上。
2013年，神农架林区人民政府以神农架林区为湖北省直辖县级行政单位为由，认为诉争商标违反2001年《商标法》第十条第一款第（八）项、第十条第二款、第四十一条第一款的规定，向国家工商行政总局商标评审委员会（简称商评委）请求撤销诉争商标的注册。2015年2月，商评委作出商评字[2015] 第19316号关于第8455622号“神农架”商标无效宣告请求裁定（简称被诉裁定）。
润田公司认为，诉争商标与在先商标是原告在类似商品上注册的近似商标，是对在先商标的传承使用，是原告出于扩大生产、方便营销、区分等级的需要而申请注册的商标，因此符合商标法有关“已经注册的使用地名的商标继续有效”的规定，未违反2001年《商标法》第十条第二款的规定。因此诉至法院，请求撤销被诉裁定，并责令商评委重新做出裁定。
【判决观察】
法院认为：因诉争商标的核准注册、被诉裁定的作出以及本案的审理跨越了2001年《商标法》和2014年《商标法》的施行期间，故本案涉及两部商标法的法律适用问题。具体来说，因诉争商标为2014年《商标法》修改决定施行前已经核准注册的商标，且被告受理原告的撤销注册申请早于2014年《商标法》修改决定施行时间，而被诉裁定的作出晚于2014年《商标法》修改决定施行时间，故依据《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第七条的规定，本案相关实体问题的审理适用2001年《商标法》。
2001年《商标法》第十条第二款规定，县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。鉴于各方当事人对诉争商标标识“神农架”属于县级以上行政区划的地名均不持异议，故本案的审理焦点在于以下两个问题。
一、原告关于诉争商标属于“地名具有其他含义的除外”的主张能否成立
2001年《商标法》第十条第二款是对地名商标限制注册的特别规定，之所以限制地名商标注册，是因为一般情况下，地名指示了特定的地理区域，若作为商标注册使用，易使相关公众认为系指示的商品的产地，而非商品的提供者，不具备商标应当具备的区分商品来源的显著特征，且可能影响同地域其他经营者对地名的合理使用。但该条款同时规定了“地名具有其他含义的除外”，之所以有此例外规定，是因为如果地名含义不唯一，使用地名的商标客观上能够起到区分商品来源的作用，能够发挥商标的基本功能，则可以准予注册。
所谓“其他含义”，应当理解为包括以下两种情形：一种情形是该地名名称本身就有除地名之外的其他为相关公众普遍熟悉的固有含义，如“朝阳”[1]、“灯塔”[2]、“武夷山”[3]、“都江堰”[4]。这里“朝阳”和“灯塔”的其他含义与地理位置完全无关，而“武夷山”、“都江堰”则是根据著名山脉和水利工程命名的地名，其“其他含义”也与地理位置有一定关联。对于地名的其他含义与地理位置完全无关的名称，因其不具备描述商品产地特性的功能，故一般可以考虑作为商标注册。但对于地名的其他含义与地理位置仍有关联的名称，因其可能使相关公众认为系对商品产地特性的描述，故并非一定可以作为商标注册，而要结合指定使用的商品具体分析。另一种情形是通过使用获得“其他含义”。即地名名称经过实际使用具有较高知名度，已被相关公众广为知晓，相关公众在认知该地名商标时，能首先意识到其指代了特定商品的来源而非地名，或者至少能在意识到其指代地名的同时，意识到其也指代了特定商品的来源。虽然2001年《商标法》第十条第二款是禁用禁注条款，一般理解不能通过使用获得可注册性，但如果经过长期广泛使用的地名商标客观上已能起到指示特定商品来源的作用，不准许其注册也与商标法的宗旨有所不符。特别是那些在法律禁止地名作为商标使用之前就已经投入使用但未核准注册的地名商标。近年来的司法实践中已有多个案例支持了使用获得“其他含义”的主张。[5]
本案中，原告主张诉争商标“神农架”除此作为湖北省下辖的县级以上行政区划的地名之外，还是原始森林的名称，即具有“其他含义”。且该“其他含义”甚至强于“神农架”作为县级以上行政区划的地名的含义。对原告的上述主张法院予以认可。但如上所述，作为原始森林名称的“神农架”依然具备表征特定地理位置的功能，且诉争商标指定使用的“矿泉水、纯净水”等商品的特性与地理位置因素关系密切，故若将“神农架”注册使用在上述商品上，容易使相关公众认为相关商品来源于特定地理区域，甚至具备某种特定品质和功能，故无法发挥商标应当具有的区分不同商品来源的作用。
原告还主张“神农架”经过其广泛使用也已经产生了有别于地名的其他含义。对此法院认为，在案证据虽然能够证明“神农架”商标在矿泉水商品上进行了使用，但因经销区域、销售数量、宣传范围均有限，故不足以证明该商标在矿泉水商品上以及具有较高知名度，已被相关公众广泛知晓。因此，相关公众在认知诉争商标时，仍会将其作为县级以上行政区划的地名或特定地理位置的名称来识别，而不是将其与特定商品来源相联系，故其无法发挥商标的识别作用。因此，原告的上述主张不能成立。
综上，虽然诉争商标标识“神农架”确有除县级以上行政区划的地名之外、为相关公众普遍知悉的其他固有含义，但该“其他含义”并不能使诉争商标具备商标应当具备的区分商品来源的基本功能。在此基础上，考虑到“神农架”也是县级以上行政区划的地名，故被告适用2001年《商标法》第十条第二款宣告诉争商标无效并无不当。原告关于诉争商标属于“地名具有其他含义的除外”的情形，可以维持注册的主张，不能成立。
二、原告关于诉争商标属于“已经注册的使用地名的商标继续有效”的主张能否成立
（一）原告关于诉争商标已经注册，故应当继续有效的主张能否成立
《商标法》自1982年8月23日制定通过后（即1983年《商标法》），至今历经了三次修正。分别为1993年2月22日第一次修正（此次修正的商标法简称1993年《商标法》），2001年10月27日第二次修正（即2001年《商标法》），2013年8月30日第三次修正（即2014年《商标法》）。其中，1983年商标法中没有关于地名商标的规定。1993年《商标法》第一次加入了地名商标的规定，该法第八条第二款规定，“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标，但是，地名具有其他含义的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效”。2001年《商标法》延续了1993年《商标法》有关地名商标的规定，并增加了“地名作为集体商标、证明商标组成部分的除外”的内容，该法第十条第二款规定，“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效”。2014年《商标法》完全沿用了2001年《商标法》第十条第二款的内容，未做修改。
可见，“已经注册的使用地名的商标继续有效”是自1993年《商标法》第一次加入地名商标时就一直存续的规定，其目的是为了解决在法无明文禁止之前，已经注册的地名商标的有效性问题，正如1983年《商标法》在附则部分也提到“本法施行以前已经注册的商标继续有效”，这是法不溯及既往原则在商标法中的具体体现。因此，在1993年《商标法》施行期间内，该条款应理解为，在1993年7月1日之前，即1993年《商标法》施行之前，已经注册的使用地名的商标继续有效。
2001年《商标法》延续了1993年《商标法》有关地名商标的规定，包括禁止性规定和例外规定，根据法律的目的解释和体系解释方法，在1993年《商标法》有明确禁止性规定之后，除“地名具有其他含义”的情形之外，县级以上行政区划的地名已不得作为商标注册和使用。因此，2001年《商标法》中“已经注册的使用地名的商标继续有效”应当理解为，在1993年《商标法》施行（1993年7月1日）之前，已经注册的使用地名的商标继续有效。而不是理解为，在2001年《商标法》施行（2001年12月1日）之前，已经注册的使用地名的商标继续有效。否则将会导致一枚1998年申请注册的地名商标违反1993年《商标法》的规定，不应核准注册或应予撤销注册，但如果该商标持续到2001年《商标法》施行期间，则变成了可以继续有效的商标，这是不合逻辑又违背常理的。
同理，2001年《商标法》中“已经注册的使用地名的商标继续有效”也不能理解为，只要是已经注册的商标，就可以继续有效。否则还意味着2001年《商标法》第十条第二款只能用于对未注册商标的审查，而不能用于对已注册商标的审查。但事实上，根据2001年《商标法》第四十一条第一款的规定，违法第十条规定的已注册商标是应当被撤销注册的。
综上，诉争商标与2010年7月6日申请注册，远远晚于1993年《商标法》施行之日（1993年7月1日），原告关于诉争商标已经注册，故应当继续有效的主张不能成立。
（二）原告关于诉争商标系在先商标的延续注册，属于“已经注册的使用地名的商标继续有效”的主张能否成立
首先，根据文义解释，“已经注册的使用地名的商标继续有效”，其含义是明确的，如前所述，其是指在1993年《商标法》施行（1993年7月1日）之前，已经注册的使用地名的商标继续有效。不包括同一主体在相同或类似商品上，在1993年7月1日之后申请的与在先已经注册的使用地名的商标相同或近似的商标。
其次，即便对“已经注册的使用地名的商标继续有效”这一例外规定做一定范围的扩大解释，从基础注册商标和在后商标[6]的一般关系上看，它们是相互独立的商标，并不存在当然的延续关系。如果一味准许商标权人在基础商标之上注册在后商标，则一方面可能会对基础商标注册后、在后商标申请前，申请注册近似商标的其他主体有失公平；另一方面也可能使得商标权人轻易规避“连续三年不使用的商标可被撤销”的规定。但司法实践中对基础注册商标和在后商标的关系并非一律不考虑。如《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》（京高法发[2014]37号）第8条规定，商标注册人的基础注册商标经过使用获得一定知名度，从而导致相关公众将其在同一种或类似商品上在后申请注册的相同或者近似商标与其基础注册商标联系在一起，并认为使用两商标的商品均来自该商标注册人或与其存在特定联系的，基础注册商标的商业信誉可以在在后申请注册的商标上延续。即，判断的关键在于基础注册商标的知名度和影响力能否辐射到在后商标，相关公众能否在认知在后商标时即联想到基础注册商标，并认为两商标指代了相同的商品来源，而不是联想到其他商品来源，产生误认。
上述判断规则若运用到基础注册的地名商标和在后申请的地名商标的关系上，应当把握如下标准：基础注册的地名商标经过实际使用具有较高知名度，已被相关公众广为知晓，相关公众在认知该地名商标时，能首先意识到其指代了特定商品的来源而非地名，或者至少能在意识到其指代了特定商品的来源而非地名，或者至少能在意识到其指代地名的同时，意识到其也指代了特定商品的来源。只有基础注册的地名商标满足以上条件，在后申请的地名商标才具备注册的可能性。但本案中，现有证据不足以证明在先商标“神农架”经过实际使用在“矿泉水、纯净水”等商品上具有较高知名度，从而排除相关公众对“神农架”仅作为县级以上行政区划的地名或特定地理位置名称的认知，并在事实上发挥指示商品来源的功能，因此，在后申请的诉争商标不具备可注册性。
综上，原告关于诉争商标系在先商标的延续注册，属于“已经注册的使用地名的商标继续有效”的主张，既缺乏法律依据，也缺乏事实基础，不能成立。
诉争商标
在先商标
[1]辽宁省下辖市级行政单位。
[2]辽宁省辽阳市下辖县级行政单位。
[3]福建省南平市下辖县级行政单位。
[4]四川省成都市下辖县级行政单位。
[5]如北京市高级人民法院（2010）高行终字第773号判决认为：“老龙口”是辽宁省沈阳市历史悠久的著名白酒酿造工艺名称，其传统的酿造工艺被评为省级非物质文化遗产、国家非物质文化遗产，并予以保护。因此，“老龙口”作为一个整体已经具有了区别于“山东省龙口市”的行政区划名称的其他含义，可以作为商标注册、使用，不属于《商标法》第十条第二款规定的不得作为商标的地名。再如北京市高级人民法院（2011）高行终字第686号判决书认为：“中江国际”作为中国江苏国际经济技术合作公司具有了较强的对应关系，足以与地名“中江”相区别，并具备了区分商品和服务来源的作用。
[6]基础注册商标和在后商标并非法律概念，但学理上和司法实践中均有此说法。一般是指同一主体在相同或类似商品上先后申请注册的相同或近似的商标。本判决参考了《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》（京高法发[2014]37号）中的提法。
声明：
1、本报告基于研究价值和参考意义而选择编辑了部分案例，但这并不代表本报告赞同法院的观点及其判决结果；
2、本报告在对判决书或新闻资讯进行选摘编辑时，有可能存在错讹或误解，欢迎与我们联系；
3、本报告将定期在电子版《知识产权案例资讯》中选登，请点击阅读原文订阅案例资讯。