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——上海建设路桥机械设备有限公司诉江苏山宝集团有限公司侵害商标纠纷及不正当竞争纠纷
作 者 | 邵 勋 袁 田 上海市浦东新区人民法院
裁判要旨
在后使用的企业名称与在先注册的商标发生权利冲突时，应考虑在先注册商标知名度、经营者使用该企业名称的历史渊源、企业名称的使用方式、使用人的主观恶意等因素。若在后使用企业名称的经营者不存在违反诚实信用的情形，可以允许其继续使用企业名称，但应规范使用其企业名称。
案情
原告上海建设路桥机械设备有限公司在第7类破碎机等商品上注册了系列商标，其中第215072号“山宝”图文商标于1984年11月15日核准注册，第854402号“山宝+SHANBAO”图文商标于1996年7月14日核准注册，第10072222号“山宝”商标于2013年2月28日核准注册。原告使用在破碎机等商品上“山宝”图文商标自1998年起连续被认定为上海市著名商标。
被告江苏山宝集团有限公司于1999年12月15日设立，原企业名称为江苏信义机电设备有限公司，于2004年9月2日变更为现企业名称。案外人丹阳市山宝机械设备有限公司于1994年7月26日成立，该公司的法定代表人与被告公司的法定代表人为同一人，该公司已于2010年5月5日注销。案外人江苏山宝机械有限公司于2002年5月17日成立，于2004年9月7日更名为江苏山宝集团机械有限公司，于2006年5月25日更名为江苏山宝集团铸造有限公司。案外人丹阳市信义钢结构工程有限公司于2004年8月24日成立，于2004年9月7日更名为江苏山宝集团钢结构工程有限公司。案外人江苏山宝集团金属材料有限公司于2005年8月12日成立。上述公司的法定代表人均为王宇翔。
2002年1月28日，被告经商标局核准，在第7类的粉碎机等商品注册了第1705520号“信義”图文商标。被告除了销售原告的商品，亦生产“信義”品牌的破碎机等商品。被告的“信義”图文商标自2008年起连续被认定为江苏省著名商标。
丹阳市山宝机械设备有限公司曾长期销售原告的“山宝”品牌的破碎机等商品。被告成立后亦成为原告的经销商，长期销售原告的“山宝”牌破碎机等商品。被告在经营活动中除了标注了“信義”图文商标外，还在展会上、网站上、产品手册上、产品上突出使用“江苏山宝集团”、“山宝集团”、“JIANGSU SHANBAO GROUP”、“SHANBAO GROUP”等标识。2015年1月15日，原告给被告发函，称取消被告的经销商资格，并要求其不得继续将“山宝”、“SHANBAO”及近似词语作为企业字号使用。
原告上海建设路桥机械设备有限公司诉称：原告注册在破碎机等商品上的“山宝+SHANBAO”等商标具有很高的知名度。被告在经营活动中突出使用“山宝”、“江苏山宝”、“江苏山宝集团”、“SHANBAO”、“SHANBAO GROUP”等标识，使相关公众造成误认，侵害了原告的注册商标专用权。被告的中、英文企业名称中有“山宝”、“shanbao”字样，构成不正当竞争，被告应当变更字号。请求判令：被告变更字号，并不得继续使用“山宝”和“SHANBAO”，也不得使用与之近似的词语作为字号；被告停止在其他场合使用“山宝”和“SHANBAO”字样进行商标侵权。
被告江苏山宝集团有限公司辩称：被告企业名称系历史沿革而来。早在1994年7月26日，被告的法定代表人就设立了丹阳市山宝机械有限公司。被告于2004年经工商行政管理部门依法核准使用现企业名称，被告的企业名称受法律保护，“山宝集团”和“SHANBAO GROUP”系被告企业名称的简称。被告使用“信義”商标，该商标具有较高的知名度。被告使用其企业名称及商标，相关公众不会产生混淆，应驳回原告的诉讼请求。
审判
上海市浦东新区人民法院经审理认为，原告系“山宝”、“山宝+SHANBAO”注册商标权利人。关于不正当竞争纠纷，被告的关联企业早在1994年即成为原告经销商，被告自2004年开始使用现企业名称，至今已持续使用十余年时间，在此期间，原、被告双方有频繁的业务往来，原告此前从未对被告使用含“山宝”字号的企业名称提出异议，而且持续与被告发生业务，在主、客观两方面认可了被告使用“山宝”字号。被告在长期的经营活动中已积累了相应的商誉，该企业名称承载了被告的商誉。被告使用“山宝”为字号有其历史渊源，不违背诚实信用原则和公认的商业道德，不构成不正当竞争。关于商标侵权纠纷，原告注册并使用在破碎机商品上的“山宝+SHANBAO”商标具有较高的知名度。被告亦生产破碎机等设备，与原告系列商标核定使用商品属于相同或类似商品。被告企业名称中最具有识别作用的部分是“山宝”二字，被告使用企业名称的简称越短，越容易与原告商标相混淆。被告在展会上、网站上、宣传手册上、商品上使用“江苏山宝集团”、“山宝集团”、“JIANGSU SHANBAO GROUP”、“SHANBAO GROUP”等字样，无论是否突出“山宝”、“SHANBAO”，都易使相关公众对商品的来源造成混淆，误认为与原告具有关联。因此，被告的上述行为侵害了原告的注册商标专用权。法院判决：被告停止侵害原告的注册商标专用权，规范使用其企业名称；驳回原告的其余诉讼请求。
判决后，原、被告均提起上诉，上海知识产权法院二审依法维持原判。
评析
本案系知识产权权利冲突案件。知识产权权利冲突，是指同一客体上存在两个乃至数个不同领域知识产权互相冲突的现象。本案中，原告拥有“山宝”系列商标权，而被告将“山宝”作为其企业名称的字号使用，同一“山宝”标识上存在原告的商标权、被告的企业名称权两种分属于不同主体的知识产权，属于较为典型的商业标识类权利冲突。为什么会发生这样的权利冲突？有如下三种原因：一是商标与商号分别立法及管理的制度。商标权由《商标法》调整，企业名称权由《企业名称登记管理办法》调整。商标的核准注册由工商行政管理总局商标局负责，企业名称的登记备案由各地工商行政管理局的企业登记部门负责，这两个部门在商标的核准注册与商号的登记备案上缺乏统一的协调机制，从而导致商标权与商号权权利冲突的社会现象。二是由于知识产权的无形性，对商业标识类权利的行使并不需要物理上的转移。三是知名度较高的商业标识有较强的市场竞争力，从而为经营者带来可观的利益，对企业而言是非常重要的无形资产。通过“搭便车”造成消费者混淆，可以迅速瓜分权利人的高额利润。①商标与企业名称同属于标识类知识产权，主要起区分商品或服务来源的功能，它凝聚着权利人的商誉及背后的经济利益，同时也是相关消费者藉以选择商品或服务的主要途径。如果商标与企业名称权之间发生权利冲突，发生混淆，不仅损害了权利人的合法权益，也会损害相关消费者的利益，应予审慎处理。
（一）被告使用“山宝”作为字号是否构成不正当竞争
不正当竞争是经营者违反诚实信用原则，采用损害其他经营者的合法权益，扰乱经济秩序的行为。根据《中华人民共和国商标法》第五十八条的规定，将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条第一款的规定，经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。企业名称中的字号使用的是他人注册商标，即使正常使用企业名称而不构成突出使用，倘若使用字号具有攀附注册商标商誉的恶意，客观上造成了市场混淆，也可以构成违法行为。在具备一定条件时，可以构成不正当竞争②。但需要注意的是，商标权和企业名称权属于不同的权利系列，各自有独特的取得行为和权利边界。由于企业名称权具有自身的权利屏障，商标专用权不能当然地将权利范围延伸到企业名称的边界之内。只有在他人恶意使用企业名称，导致市场混淆的出现时，才作为不正当竞争行为予以制止③。因此，对于将他人注册商标用作企业名称的行为是否构成不正当竞争，应考虑以下因素综合判定：
1、在先注册商标的知名度。在先注册商标的知名度越高，他人将商标作为字号使用导致混淆的可能性也越高。
2、企业名称的使用方式。根据法律的规定，应区别企业名称中的字号是否突出使用，分别适用《商标法》和《反不正当竞争法》的规定。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款规定，将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于侵犯注册商标专用权的行为。根据《商标法》第五十八条规定，将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。
3、历史因素和使用人的主观状态。若被告故意将他人在先注册的有较高知名度的商标登记为企业字号，则可以根据反不正当竞争法的有关规定，判令被告停止使用该企业名称，变更字号。若被告注册登记企业名称并不具有主观恶意，且已连续使用相当长的时间，而商标注册权人长期怠于维权的，则仍可允许其继续使用企业名称。
4、利益平衡。注册商标专用权与企业名称权均属于受法律保护的民事权利，因而不同的权利主体在行使权利时，均不得超越其权利边界而损害他人的合法权益。若被告将他人的商标作为企业名称的字号注册并无恶意，但突出使用字号会引起相关公众的混淆的，法院在允许被告继续使用该企业名称的同时，可要求被告规范使用企业名称，以避免侵害他人的注册商标专用权。
结合上述因素，对本案被告的行为认定需要注意三点。首先，被告使用“山宝”为字号有其历史渊源。早在1994年，案外人丹阳市山宝机械设备有限公司即成为原告的经销商，而该公司的法定代表人与被告的法定代表人为同一人。被告也是原告的经销商。其次，原告在被告使用“山宝”字号的十余年间未曾提出异议。被告自2004年开始使用“江苏山宝集团有限公司”这一企业名称，至今已持续使用十余年时间，在此期间，原、被告双方有频繁的业务往来。原告知道或应当知道被告使用“山宝”字号可能会使相关公众造成一定混淆，但原告此前不仅从未对被告使用含“山宝”字号的企业名称提出异议，而且持续与被告发生业务。第三，被告企业名称承载了被告的商誉。被告使用“山宝”作为字号经营已有十余年，在此期间积累了相应的商誉。因此，法院认为，被告注册、使用“江苏山宝集团有限公司”这一企业名称，不违背诚实信用原则和公认的商业道德，不构成不正当竞争。同理，被告使用其企业名称的英文翻译“Jiangsu Shanbao Group Co.,Ltd”亦不构成不正当竞争。
（二）被告突出使用“山宝”等标识是否构成商标侵权
最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以下简称商标司法解释）第 1 条第（1）项规定：将与他人注册商标相同或相近似的文字作为企业的字号在相同或类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于商标法第五十二条第（五） 项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。从这一规定来看，将他人注册商标作为企业名称使用构成侵权有四个要件：1、将与他人注册商标相同或相近似的文字作为企业字号使用；2、用在相同或类似的商品上；3、突出使用；4、产生混淆。
被告使用“山宝”作为字号之前，原告注册在破碎机等商品上的“山宝”商标已具有较高知名度。被告在经营活动中突出使用“江苏山宝集团”、“JIANGSU SHANBAO GROUP”、“山宝集团”、“SHANBAO GROUP”等字样，上述标识虽是其企业名称的简称，但上述标识中具有显著性、识别性的是“山宝”、“SHANBAO”字样。双方均生产破碎机等商品，原告对“山宝”、“SHANBAO”享有注册商标专用权，被告无论是否突出使用“山宝”、“SHANBAO”字样，都易使相关公众对商品的来源造成混淆，侵害了原告的注册商标专用权。
（三）对被告应承担法律责任的分析
最高人民法院 《关于审理注册商标、 企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第4条规定，被诉企业名称侵犯注册商标专用权或构成不正当竞争的，人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体情况，确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任，将责令停止使用或规范使用的权力赋予了法院。在本案中，法院已经认定了被告的行为构成商标侵权，在此基础上，究竟应判令被告停止使用还是规范使用呢。笔者认为，虽然在商标司法解释中，恶意并没有作为考量商标侵权是否构成的要件，但是可以作为选择判令停止使用或者规范使用的一个标准。对于恶意“搭便车”使用注册商标作为企业名称字号，导致消费者混淆，应判令其停止使用；对于善意但不规范的使用，应让其改变突出使用的方式，判令其规范使用，避免引起混淆。本案中，被告使用“山宝”有其历史渊源，原告多年对此不持异议，且“山宝”标识上承载了被告的商誉，如果判令其停止使用，是对被告多年来经营活动积累下来商誉的否定。综上，考虑历史、现状的利益平衡，既要使当事人双方相安无事继续使用，又要避免进一步混淆的发生，法院最终判令被告规范使用企业名称。
一审案号：上海市浦东新区人民法院（2015）浦民三(知)初字第192号。
二审案号：上海知识产权法院（2015）沪知民终字第754号。