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作 者 | 刘梦玲 北京知识产权法院
近日，北京知识产权法院审理了全球知名调味品牌公司诺尔纳赫米特有限公司诉商标评审委员会“Knorr SUSTAINABILITY PARTNERSHIP及图”商标驳回复审案件。商标评审委员会以该申请商标与谷歌公司的“KNOL”商标构成类似商品上的近似商标为由，驳回了该申请商标的注册。在诉讼阶段，诺尔纳赫米特有限公司提交了其与谷歌公司的共存协议，北京知产法院最终考虑了该共存协议的效力，撤销了商标评审委员会的决定。该案的峰回路转，引发了业内对共存协议效力的进一步讨论。笔者提出几点思考，望能抛砖引玉，以方便各界同仁对共存协议的效力问题作更加深入的探讨。
商标是文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合①。在商标行政授权确权案件中，根据《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第三十条的规定，申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。也就是说，当申请商标与在先注册或是初步公告的引证商标构成同一种商品或类似商品上的相同或近似商标时，申请商标将不能获得核准注册。然而，当申请商标权利人提交其与引证商标权利人签订的共存协议时，申请商标能否核准注册，商标法并未作出明确规定，在实务界也有不同的观点。当共存遭遇混淆，如何认定共存协议的效力问题，一直是理论界和实务界争论的话题。本文旨在对共存协议的效力问题进行初步探讨。
一、共存协议的界定
在我国商标法中并没有规定共存协议的概念。世界知识产权组织商标、外观设计及地理标志常务委员会第22次会议报告中认为，共存协议通常是指在先注册商标权人出具的同意在后商标注册的书面文件②。国际商标协会认为，共存协议为有拥有近似且不会产生混淆之虞的共存商标的双方或三方达成的协议，允许当事人间和平共存设定规则③。通过比较可以看出，世界知识产权组织给出定义更为宽泛，凡是在先注册商标权人出具的同意在后商标注册的书面文件即构成共存协议，而不考虑在先商标与在后商标是否近似，以及是否会产生混淆。本文中探讨的共存协议，与世界知识产权组织所定义的的外延一致。
二、关于共存协议效力的争论
（一）国内关于共存协议效力的争论
关于共存协议的效力问题，在我国理论界和实务界一直存在争论。肯定共存协议效力观点认为，商标权是私权，在后商标与在先商标之间存在的权利冲突主要是私权纠纷，应当由当事人通过法律程序主张，在商标驳回复审行政案件中，如果申请人与引证商标所有人签订了共存协议，则表明双方的权利冲突已经消除，这时法院不应过多干预市场行为，应认可共存协议的效力。而否定共存协议效力的观点则认为，商标法的最终目的在于保护消费者，维护市场秩序。共存协议是商标权人基于自身利益所作出的考量，不能基于商标权人的利益而损害消费者的利益。因此，对共存协议的效力不应予以认可。
（二）国外关于共存协议效力的争论
国外对于共存协议效力问题也存在多种观点，有的国家认为共存协议是克服在后商标申请驳回的一种可能性手段；个别国家认为在先注册商标权人出具同意书时，在后商标的申请驳回即可被克服④。总的来说，在商标授权确权过程中，关于共存协议的效力大致有三种做法，第一种是相对效力，即共存协议仅是审查员或法官审查判断商标可否注册的考量因素之一，其仅有排除混淆之障碍的可能性而不具有必然性。美国即采取该种方式。例如在星巴克公司诉马尔斯公司案件中，法院在判决中提出：“只有具有显著性的商标才能获得核准注册。对于相同的商标或者近似度较高的商标，由于可能会导致消费者产生混淆，不应获得核准注册……双方签订共存协议的行为本身不会产生商标权，也不会使申请注册的商标免于受商标局审查⑤。”在该案中，虽然存在共存协议，但法院基于星巴克申请注册的商品类别与马尔斯公司旗下的商品类别相同且商标读音和视觉效果类似，有可能会造成公众混淆为由否定了共存协议的效力。
第二种是绝对效力，即共存协议出现时，审查员或者法官不得对混淆可能性再另行作出判断，必须尊重在先商标权利人的意思表示。英国则采取该种方式。英国商标法明确规定共存协议能够实现近似商标同时注册的结果。英国商标法第 12 条第(2)款规定，当在后商标同在先商标或在先权利冲突时，只要在先商标所有人或者在先权利人提供书面同意，商标法不得禁止在后商标的注册⑥。英国《1994 年商标法案》第 5 条第 5 款明确规定：“若在先商标权人或其他在先权利人同意（在后申请人的）商标注册，则本章中的任何规定均不能阻止该商标注册。”⑦如在 Omega SA 诉Omega Engineering Incorporated 一案⑧中，Omega SA（以下简称 Swiss ）是一家瑞士手表制造商， Omega Engineering Incorporated （以下简称 Engineering）是一家美国企业，主要制造温度的测量和控制仪器。双方在其生产的产品上均使用 Omega商标。双方于 1984 达成商标共存协议，在协议中约定各自使用该商标的权利范围。后Swiss提出异议，认为 Engineering 在 14 类商品上申请注册OMEGA 商标会使公众产生混淆。法院在审理过程中，并未考虑 Engineering 的商标注册是否会导致消费者产生混淆，而是认为双方已经签署了共存协议，故Swiss的异议申请不能成立。
第三种是否定效力，即欧盟对于商标共存协议的证据效力持绝对否定态度，欧盟内部市场协调局认为商标共存协议仅仅是一份约束当事人之间的合同，除此以外不发生任何排除混淆可能性的证据效力。
三、我国行政审查及司法实践
（一）行政审查对共存协议的观点
我国行政及司法审查对共存协议的态度，经历了从完全不认可向有条件的认可的过程转变。在2005年之前，商标评审委员会对共存协议持绝对否认态度。自2005年，商标评审委员会的观点有了一定松动。2005年的《商标评审规则》第八条规定，在商标评审期间，当事人有权依法处分自己的商标权和与商标评审有关的权利。在顾及社会公共利益、第三方权利的前提下，当事人之间可以自行以书面形式达成和解，商标评审委员会也可以进行调解。而2007年10月第24次商标评审委员会委务会上，对驳回复审案件中的“共存协议”的效力问题给予了更加肯定的态度。商标评审委员会认为，商标法（修订前）第二十八条的立法目的有二：第一，保护在先注册或者初步审定商标，避免商标权利冲突；第二，保护消费者利益，即防止相同或者近似商标出现在市场上，造成相关消费者混淆。商标权为私权，申请商标与在先商标之间是否存在冲突主要是私权纠纷，应当由当事人通过法律程序主张，在驳回复审案件中，申请人与引证商标所有人达成共存协议，已经消除了当事人之间的权利冲突。而且，申请人与引证商标所有人签订共存协议，表明双方在实际使用商标时不会相互“搭车”，并且可以推定其具有相互区分的善意。因此，对当事人之间的共存协议完全不予考虑，不尽合理。但是，保护消费者利益是商标法第二十八条的立法目的之一，也是我国商标法的立法宗旨之一，故在决定是否允许共存时还应考虑双方商标整体上是否能够为消费者区分，共存是否容易造成消费者混淆。
（二）司法审查对共存协议的观点
在2009年之前，法院对于共存协议也一直持否定态度，但在2009年“良子”商标争议案中，法院对共存协议的效力予以了肯定。在随后的案件中，大部分判决认为在判断申请商标与引证商标是否构成近似商标时，应当考虑共存协议对混淆判断的影响。《商标法》的直接目的是保护商标权人的权利，同时兼顾消费者的利益。只有在有充分证据证明在先商标权人与在后商标申请人签署的《商标共存协议》侵害了消费者利益的情况下，在先商标权人对其权利的处分才应当予以否定。
四、共存协议应考虑的几个要素
笔者认为，探讨共存协议的效力问题，首先要思考的问题即是商标权权属的性质以及商标法立法的目的。商标权既是商标权人的私权，也同样涉及消费者的利益，商标法保护商标权人，也同样要保护消费者的利益。因此，共存协议的效力问题在本质上是商标权人和消费者之间的利益平衡问题。
商标的基本功能在于“识别”，即区别商品或服务的来源，指代同种商品中的某一特定提供者，便于消费者识别其商品来源。当足以使消费者误认为其他商标所指代的商品提供者与在先商标指代的商品提供者相同或者存在特定联系时，将会导致在先商标的指代功能被破坏。也就是说当两个商标并存于市场上，足以使相关消费者发生混淆的时候，商标的基本功能将被破坏，消费者的利益将不可避免的受到损害。那么在这种情况下，即使商标权人之间达成了共存协议，也应该让位与消费者整体的权益，共存协议不应有效。而当在先商标与在后商标并存于市场上，不会造成相关消费者混淆误认的时候，共存协议的效力应当被认可。因此，笔者认为，通过签署共存协议，是否能够有效的避免混淆，或是证明混淆并不存在，是关系其效力如何的关键性问题。
（一）共存协议能否有效的避免混淆
如果共存协议内容过于宽泛，没有对协议双方的权利范围做出具体划分或者对权利的行使做出具体限制时，那么在客观上往往难以起到避免混淆的作用，在这种情况下，如果在先商标与在后商标相同或过于近似，共存协议将难以被认定为有效。如在圣·朱迪医学，心房纤颤分公司（简称心房纤颤分公司）诉商标评审委员会商标申请驳回复审一案⑨中，心房纤颤分公司的申请商标为“AGILIS”，由于与在先注册的引证商标“吉利亚AGILIA”商标、“阿吉AGILIA”商标构成类似商品上的近似商标，未被核准注册。在诉讼中，心房纤颤分公司提交了其与引证商标所有人的共存协议，请求对申请商标应予以注册。法院在审核了该共存协议后认为，该共存协议仅仅载明申请商标所有人与引证商标所有人同意商标共存，无法排除相关公众混淆商品来源的可能性。申请商标与引证商标非常近似，相关商品亦高度类似，申请商标与引证商标共存于市场，极易引起相关公众混淆商品来源。心房纤颤分公司提交的商标共存协议不能排除相关公众混淆商品来源的高度可能性。因此否定了共存协议的效力。
反之，如果共存协议对双方的权利范围做出具体划分，且对权利的行使作出了一定限制，从客观上避免了商标混淆的可能性，则应当被认定为有效。一般而言，对协议内容涉及到的具体权利划分以及权利行使的限制主要包括以下几个方面：第一，协议双方不可在对方区域内使用或宣传其商标；第二，协议双方需采取一切可以采取的措施避免引起混淆；第三，在双方区域外预留“缓冲区”；第四，列举各自商标或商品、服务之间的所有差异；第五，提供所有可以防止混淆的、与销售渠道有关的信息；第六，使用不同的、与商标有关的包装、标签、符号；第七，提供商标共存的时间跨度及程度，以及共存是否会导致事实混淆的信息⑩。如在四川呈祥东馆酒店有限公司诉商标评审委员会商标申请驳回复审一案?中，四川呈祥东馆酒店有限公司（简称呈祥公司）的申请商标为“呈祥CHENGXIANG”，由于与在先注册的引证商标“呈祥”商标构成类似服务上的近似商标，未被核准注册。在诉讼阶段，呈祥公司提供了其与引证商标所有人的共存协议，在该协议中，引证商标所有人明确允许使用在“日间托儿所（看孩子）”服务上的申请商标与使用在“幼儿园”服务上的引证商标共存，并对双方使用各自商标的范围、地域进行了明确约定，法院认为该共存协议可以排除消费者产生混淆的可能性，对呈祥公司的诉求予以了支持。
（二）共存协议能否有效证明混淆并不存在
在商标申请注册中，商标法第三十条对于在先商标与在后商标是否会构成混淆的判断是从相关公众也就是从消费者的角度作出的一种推定。而共存协议的签订，既可能是基于商标权人对自己权利的处分，即认为两商标可能构成混淆但对此愿意容忍，也可能是基于在先商标权人对商标混淆可能性较低的一种判断。如果是基于后者，那么作为与在后商标具有直接利害关系的市场主体，在先商标权人对混淆的判断可以说会更加符合市场实际。那么在这种情况下，若无其他明显因素表明存在混淆的可能性，共存协议通常可以作为排除混淆的有力证据。在北京知识产权法院审理的诺尔纳赫米特有限公司诉商标评审委员会“Knorr SUSTAINABILITY PARTNERSHIP及图”商标（简称诉争商标）驳回复审行政案件即是如此。在本案中，谷歌公司出具的同意书载明其明确表示不认为诉争商标与谷歌公司所有的“KNOL”商标（简称引证商标）近似。法院认为，在判断诉争商标与引证商标是否构成《商标法》第三十条规定的近似商标时，既需要考虑两商标的标志本身是否构成近似，也应当充分考虑引证商标所有人对两商标能否共存的态度，原因在于：第一，商标注册审查中，根据《商标法》第三十条对于混淆可能性的判断是商标授权行政机关或者人民法院从相关公众的角度作出的一种推定，由于《商标法》的主旨是保护商标注册人的合法权益，故相对于商标授权行政机关或者人民法院而言，引证商标所有人对是否可能产生混淆的判断更加符合市场实际。因此，若无其他明显因素表明存在混淆的可能性，关于商标共存的同意书通常是排除混淆可能性的有力证据。第二，商标权是一种民事财产权利，本质上是一项私权。根据意思自治的原则，除非涉及重大公共利益，商标权人可依自己的意志对其商标权进行处分，商标授权行政机关或者人民法院对此应予尊重，不应不合理地干预。最终，法院在认定诉争商标和引证商标具有一定可区分性的基础上，综合考虑了共存协议的效力，认定诉争商标和引证商标未构成类似商品上的近似商标。
（三）涉及公共利益时应严格限定共存协议的效力
商标权是一种民事财产权利，根据意思自治原则，商标权人可以依据自己的意志对权利进行处分。然而，商标法在保护商标权人的利益的同时，需要兼顾保护消费者的利益。一般而言，考虑到商标权人利益和消费者利益的平衡，如果有充分证据能够证明共存协议会侵害消费者利益，那么应否定共存协议的效力。如在台湾神隆股份有限公司（简称神隆公司）诉商标评审委员会商标驳回复审一案?中，神隆公司的申请商标为由直线连接的圆形构成的分子结构图形，指定使用在指定使用在第5类的原料药、医用药物、化学药物制剂、人用药、医用营养品等商品上。由于与在先注册的引证商标构成类似商品上的近似商标，未被核准注册。在诉讼阶段，神隆公司提交了其与引证商标所有人的共存协议。北京市高级人民法院认为，商标法的直接目的是保护商标权人的权利，同时兼顾消费者的利益。只有在有充分证据证明在先商标权人签署的《商标共存协议》侵害了消费者利益的情况下，在先商标权人对其权利的处分才应当予以否定。但是，《商标共存协议》不得损害公共利益，也不得垄断公有资源。在申请商标使用所指定商品或服务中通用的文字或图形要素的情况下，可能会导致垄断公有资源的现象发生，损害公共利益。本案中，申请商标所使用的是直线连接的圆形构成的分子结构图形，该分子结构图形是化学分子结构领域众所周知的结构图形，属于公有资源。尽管商标申请人与引证商标权利人达成了《商标共存协议》，但是，由于申请商标使用公有资源的分子结构图形，所指定的商品为第5类原料药等商品，如核准申请商标注册，会损害公共利益，不当垄断公有资源，故不予认可共存协议的效力。
五、结语
随着商标在市场经济活动中的地位日益重要，商标所有人对商标价值也越来越重视。为了避免商标权利纠纷，签订共存协议的现象也越来越普遍。商标共存协议作为一种节约社会资源，防止商标注册争议或者侵权纠纷的协议，体现了商标所有人的意思自治，应当予以尊重。然而，商标法的直接目的是保护商标权人的权利，同时兼顾消费者的利益。在判断共存协议效力的时候，应充分综合考量多个因素，审慎衡量，以在保护商标权人利益和消费者利益之间达到平衡。
注 释：
① 《中华人民共和国商标法》第八条
② Standing Committee on the Law of Trademarks,Industrial Designs and Geographical Indications(SCT/22) November 23 to November26,2009,http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting-id=17465
③ http://www.inta.org/info/glossary.html
④ http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting-id=17465
⑤ See Andean Court of Justice, Proceeding No. 79-IP-2003 (September 16, 2003), [2003] ACCJ 100.
⑥ 陆普舜主编：《各国商标法律与实务》（修订版），中国工商出版社 2006 年版，第 374 页
⑦ 英国《1994 年商标法案》第5条第5款，参见 http://www.marketbook.cn/wgfg/125404426.html
⑧ Omega SA v Omega Engineering Incorporated [2011] EWCA Civ 645 (27 May 2011)
⑨ （2014）高行（知）终字第3439号
⑩ Janet E. Rice, Concurrent Use Application and Proceedings, 72 Trademark Rep. 408(2007)
? （2014）高行（知）终字第2561号
? （2013）高行（知）终字第281号