全国律师协会关于《专利法修改草案(征求意见稿)》的修改建议

  1、第三条第一款

  原文:国务院专利行政部门主管全国的专利工作,统一受理和审查专利申请,依法授予专利权,负责涉及专利的市场监督管理工作,查处有重大影响的专利侵权和假冒专利行为,负责建设专利信息公共服务体系,促进专利信息传播与利用,依法授予专利代理师资格、审批专利代理机构。

  修改建议:国务院专利行政部门主管全国的专利工作,统一受理和审查专利申请,依法授予专利权,负责建设专利信息公共服务体系,促进专利信息传播与利用,依法授予专利代理师资格、审批专利代理机构。

  修改理由:该条涉及国务院专利行政部门的职权调整。《征求意见稿》中关于“负责涉及专利的市场监督管理工作,查处有重大影响的专利侵权和假冒专利行为”,属于扩权性调整。但是由国务院专利行政部门承担“涉及专利的市场监督管理工作,查处有重大影响的专利侵权和假冒专利行为”,不符合国家关于行政监管职能下移的行政改革目标和要求,因此,不能利用立法(修法)给部门扩权提供便利。

  而且,国务院专利行政部门远离市场,由其对于市场进行监督管理、查处专利侵权和假冒专利行为,效率会很低,在实践中也很少会出现由国务院专利行政部门出面监督、查处的情形。

  另外,国务院专利行政部门在涉及统一受理和审查专利申请,依法授予专利权,建设专利信息公共服务体系,促进专利信息传播与利用等方面的工作,还远远没有满足经济社会发展的需要,还有很多的问题急需解决。知识产权管理体制机制的理顺,知识产权工作在科技体制改革中的地位和作用的发挥,也需要国务院专利行政部门的积极作为和认真研究。国务院专利行政部门应当且必须做到和做好这些重要的工作,不能主要工作职能没有履行好,却去争取并不需要也不具有实际效率的行政权力扩张。

  2、第六条第四款:

  原文:利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,单位与发明人或者设计人订有合同,对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的,从其约定;没有约定的,申请专利的权利属于发明人或者设计人。

  修改建议:利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,单位与发明人或者设计人订有合同,对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的,从其约定;没有约定的,申请专利的权利属于发明人或者设计人,但专利实施获得收益后单位可以要求予以补偿。

  修改理由:实践中,很多单位对于技术人员的管理无法面面俱到,无法全部掌握技术人员利用单位物质技术条件所完成的发明创造情况,从而也就无法事先进行约定。事后发现的情况下,应当允许单位可以主张从专利实施的收益中予以补偿,以平衡单位的利益。

  3、第十一条第二款

  原文:外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

  修改建议:外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

  修改理由:外观设计的保护力度一直以来低于发明和实用新型,当初立法主要考虑国际条约对于外观设计的保护由各国自行确定,而中国的制造业还处于比较初期的阶段,外观设计对于产品的影响还不是十分突出,因而弱化了外观设计的保护力度。在上一次修改专利法时,才加入许诺销售的侵权情形。但是,目前中国制造逐步向中国创造转变,而当今工业品的创造很大部分都集中在产品外观的工业设计方面。可以说,工业设计的进步程度会严重影响中国创造的高度。从苹果、三星等通讯设备制造企业高度关注外观设计可以看出,国际企业也是非常重视外观设计对于产品的重要影响。在工业强国如美国等,对于外观设计都是采取与发明一样的保护力度,使用行为都是属于侵权的。所以,中国工业设计的进一步发展,需要专利法的保驾护航,强化对外观设计的保护非常有必要。

  4、第四十六条第二款

  原文:宣告专利权无效或者维持专利权的决定作出后,国务院专利行政部门应当及时予以登记和公告。

  修改建议:宣告专利权无效或者维持专利权的决定作出后,国务院专利行政部门应当及时予以登记和公告,无效决定自公告之日起生效。

  修改理由:一直以来,专利复审委员会的无效决定何时生效都是处于模糊状态,一旦专利权人提起行政诉讼,则需要等待行政诉讼结果才去公告。很多专利侵权案件在遇到专利无效的行政决定后,也无法判断是否需要等待行政诉讼结果。而专利复审委员会作为行政部门,其做出的决定一经做出即可生效,无需等待行政诉讼的结果。而且,一旦确定无效决定的生效日期,则侵权诉讼等一系列相关民事行为都可以据此安排,行为人容易获得确定的预期。即使此后专利行政诉讼撤销了无效决定,也可以通过支付许可费、重新起诉等方式维护权利人利益。

  5、第六十一条第二款

  原文:专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的,除须立即审理、处理的情形外,人民法院或者专利行政部门应当要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型专利或者外观设计专利进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告,作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。

  修改建议:专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的,人民法院或者专利行政部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型专利或者外观设计专利进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告,作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。在评价报告认为专利不符合专利法规定的情况下,被控侵权人应当申请宣告专利无效,否则人民法院或者专利行政部门应当继续处理侵权纠纷。

  修改理由:评价报告制度目前实施情况还存在一些问题,评价随意性问题还比较突出,还不适合将评价报告作为案件启动的前提或重要证据,还是应当强化无效程序的作用。而且,凡涉及实用新型专利或者外观设计专利的专利侵权纠纷,专利权人都需要提供由国务院专利行政部门作出的专利权评价报告,但其作出的专利权评价报告虽然直接影响其相对人的专利权人和被控侵权人的权益,但却规定国务院专利行政部门作出的专利权评价报告为证据,这实际上就使得这一行政行为不具有行政可诉性。现实中,部分被控侵权人发现评价报告结论对自己有利,就不再申请宣告专利无效,法院也不确定应该如何处理。所以,增加被控侵权人的无效义务是一个比较可行的方案。

  6、第六十一条第三款

  原文:人民法院认定侵犯专利权行为成立后,为确定赔偿数额,在权利人已经尽力举证,而与侵权行为相关的账簿、资料主要由被控侵权人掌握的情况下,可以责令被控侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料;被控侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的,人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。

  修改建议:人民法院认定侵犯专利权行为成立后,为确定赔偿数额,在权利人已经尽力举证,而与侵权行为相关的账簿、资料主要由被控侵权人掌握的情况下,可以责令被控侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料;被控侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的,人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据,按照本法第六十五条第二款所规定的最高上限判定赔偿数额。

  修改理由:专利对于技术创新的重要性不言而喻,国家也通过各种方式鼓励创新,但不采取更好的方式保护专利,发明人的技术创新热情始终激发不出来,也影响中国从制造业大国向创新型大国的转变。在现实的侵权诉讼案件中,几乎绝大多数被控侵权人都拒不提交侵权产品的生产销售情况,更不愿意提供相应的账簿、资料,或者提供虚假的、不完整的资料,以逃避赔偿责任。权利人在经历漫长的诉讼程序后,无法获得合理的赔偿,严重打击了权利人的维权热情,对专利制度非常不利。因此,加重被控侵权人的举证义务,加大制裁提供虚假、不完整资料逃避赔偿责任的力度,对繁荣专利市场来说是至关重要的。

  7、第六十五条第二款

  原文:权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

  修改建议:权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予一万元以上三百万元以下的赔偿。

  修改理由:现在规定的100万赔偿上限已经落后于经济发展状况,与专利的实际市场价值不相匹配,也远远低于《商标法》目前的规定。为此,需要将赔偿上限至少调整到与《商标法》的规定一样。

  8、第八十条(新增X7条)第二款

  原文:当然许可期间,专利权人不得就该专利给予独占或者排他许可、请求诉前临时禁令。

  修改建议:当然许可期间,专利权人不得就该专利给予独占或者排他许可、请求停止实施行为。

  修改理由:当然许可是一项非常实用的制度设计,对于促进专利转化、专利实施与运用都会产生很好的作用。在当然许可的情况下,任何人都可以实施专利但应当支付许可费。对于专利权人而言,其通过声明的方式让渡使用权与任何人,其仅保留的是许可费的支付请求权。也就是说,专利权人在他人未支付许可费的情况下,可以要求对方支付,而法院也仅可以通过审判责令使用人按照专利权人的声明支付相应的使用费,但不应当判令使用人停止实施。否则,就会变成经许可才能实施了,就不是当然许可了。而临时禁令或诉前禁令仅是要求停止实施行为的一种方式,而非全部。因此,修改为不能请求停止实施行为才更符合立法本意。

  9、第八十二条(新增X9条)

  原文:参与国家标准制定的专利权人在标准制定过程中不披露其拥有的标准必要专利的,视为其许可该标准的实施者使用其专利技术。许可使用费由双方协商;双方不能达成协议的,由地方人民政府专利行政部门裁决。当事人对裁决不服的,可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。

  修改建议:参与国家标准制定的专利权人在标准制定过程中不披露其拥有的标准必要专利的,视为其许可该标准的实施者使用其专利技术。许可使用费由双方协商;双方不能达成协议的,任何一方可向人民法院提起诉讼。

  修改理由:关于标准必要专利的许可使用费争议完全属于民事争议,根本无需专利行政部门介入,徒增不必要的程序与负担。

  10、第三条、第十九条、第八十五条关于“专利代理师”的称谓建议不要修改,沿用现今的“专利代理人”称谓即可。

  修改理由:法律的修改不能不解决实际问题而单纯增加管理成本和社会负担。《征求意见稿》将现行专利法中的专利代理人改为专利代理师,将使得现行的管理和行业协会因此更名,专利代理人证书也将更换,这势必增加管理成本和专利代理人负担。

  将现行专利法中的专利代理人改为专利代理师,不解决任何实际问题,没有更改的社会发展的实际需要,不符合法律修改的原则。而且,将现行专利法中的专利代理人改为专利代理师,不符合社会公众认知习惯,是为了修改而修改,完全没有必要。

  中华全国律师协会知识产权专业委员会

  二零一五年四月十四日