专利侵权的诉讼防卫策略

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        专利侵权的诉讼防卫策略一

  尽管我国企业随时都可能面对一些以专利侵权诉讼为伎俩的商业竞争,但是,对日益增多的专利侵权纠纷,无论如何都应当保持冷静的态度,既不要回避事实,任人摆布,也不要全身投入,将所有财力、人力都投入到专利战争中。

  1.保持冷静对待的态度

  多数时候,专利侵权纠纷的背后是经济利益的争夺,专利侵权指控及其诉讼已经成为许多企业的商业工具和经营策略。既然专利侵权指控已经作为一种商业竞争手段,已经成为现代商业活动中不可或缺的内容,那么专利侵权纠纷的发生也就是家常便饭,随时都可能造访每家企业。即使你谨慎从事,推出产品之前已经进行专利检索,以避免专利侵权,但是一些专利权人的专利侵权指控照样可能落入你家。

  正如前面所揭示的,一些专利权人发起专利侵权诉讼,目的并非单纯的“为权利而斗争”,他们发动诉讼就是期望打击被告这个竞争者,或许是为了分散被告的精力和财力,或许是为了损害被告的企业形象和商业信誉,或许是为了动摇被告的客户和合作伙伴的信心,或许是为了给已有的或潜在的侵权人施加压力,可见,法庭不过是市场的延伸,司法也是商业竞争的有效工具。

  尽管我国企业随时都可能面对一些以专利侵权诉讼为伎俩的商业竞争,但是,对日益增多的专利侵权纠纷,无论如何都应当保持冷静的态度,既不要回避事实,任人摆布,也不要全身投入,将所有财力、人力都投入到专利战争中,中了别人设下的圈套。否则,即使赢得诉讼,也是“拣了芝麻,丢了西瓜”,实际损失可能更大。

  首先,要认真分析专利指控的目的,有针对性地采取策略措施。处于被告地位的企业,面对专利指控的第一要务,就是了解原告的目的究竟为何。如果原告并不自己生产专利产品,则原告的目的很可能只是索取专利许可费;如果原告正在进行专利授权活动,也许可以判断其不会与被告诉讼到底,因为这可能会削减其授权机会。比如,一旦被告成功赢得侵权诉讼,或者反击原告专利无效获得成功,则可能拖累专利授权,致使原告一无所获,在此情形之下,原告自然不愿冒险,而期望以和解方式解决侵权争议。

  其次,要利用法律规则从容应诉,不要回避侵权指控。即使面对费用高昂的海外专利诉讼,也不要轻言放弃。美国华盛顿霍金·豪森律师事务所律师杨卫宁指出,我国企业对外国企业知识产权投诉采取的回避态度十分有害,它导致外国企业专门选择我国企业投诉,这将给我国企业带来惨重损失。

  据律师介绍,在美国,如果美国企业诉中国企业侵犯其知识产权,中国企业又不应诉的话,那么法官将采用美国企业提供的充分证据,直接判中国企业败诉,由此,中国企业将赔偿美国企业3倍的损失。外商正是抓住我国企业知识产权保护意识不强,卷入此类纠纷后,大多采取回避态度不敢应诉或不会使用法律武器保护自己的弱点,专门盯住中国企业,屡告屡赢。

  因此,在应对专利侵权纠纷时,被告既要保持冷静清醒的态度,认真分析对方的意图何在;又要依据法律规则,凭借各种资源,积极寻找因应之策,只有如此,才能把握应对专利侵权纠纷的进程和节奏,做好或进或退的各种准备。事实上,许多侵权指控可能只是子虚乌有,即使指控属实,也有可能力挽狂澜于既倒,将损失降低到最低限度。

  专利诉讼应对策略属于企业防御型专利战略范畴。在专利侵权诉讼中,相当一部分是不能成立专利侵权的。当企业受到他人的专利侵权指控时,不必过于慌张,而应当以积极的态度参与诉讼程序,运用法律所允许的方式和手段澄清事实和阐述理由,力图摆脱被动状态,依法维护自己的合法权益。

  2、检索专利文献,弄清楚原告专利的法律状况

  在专利侵权诉讼中,专利文献检索具有重要意义。被控企业可以收集与该专利技术有关的技术资料和现有文献,查阅专利登记簿、专利公报、专利申请人文件,了解原告的专利申请人、公开日和授权日等具有法律意义的日期,弄清楚原告是否为真正的权利人或利害关系人,确认对方专利权是否在专利保护期内。这种专利文献检索,旨在查明以下事实:对方专利权的状况特别是专利权的有效性;专利权的主体;在原告申请专利日前是否存在相同或类似专利,以及是否存在与之相同的公知技术等。

  在查明上述情况的基础之上,企业即可采取相应的对策。例如,如符合下列情况之一,则提出原告指称的专利不受保护:

  该专利保护期已过;

  该专利保护期虽然没有过,但已因故被提前终止;

  该专利仅在国外被授权,没有在中国被授权;

  被告使用的技术是自由公知技术,属于进入公有领域的已有技术;

  原告诉讼时效已过。

  3、分析对比,剖析双方技术特征要素,采取相应对策

  在专利文献检索的基础上,根据对技术特征的判断确定是否构成侵权,进而采取相应对策。原告指控的往往是被告的某产品或方法与其专利相同。被告可以对原告专利的独立权利要求的必要技术特征逐一进行分析,并与被指控的侵权产品的技术特征逐一进行对比,从而判断自己生产的相关产品或者使用的相关方法是否落入了原告专利权的保护范围。

  原则上,只有原告产品或者方法的独立权利要求的必要技术特征全部被被告利用时才构成侵权。换言之,如果被告被指控侵权物的技术特征与原告专利独立权利要求的必要技术特征相比,有一项以上不相同,并且不是等同替换时,被告不构成专利侵权。

  为此被控企业应当认真研究对方专利的权利要求书、说明书及其附图,将被指控的侵权产品与专利技术特征进行对比,从技术上寻求突破。如果通过分析,在技术上不能避免侵权责任,则应根据情况寻求法律上的依据。例如,对自己的产品或方法做一些改进,使改进后的技术不落入原告专利权的保护范围,这样可以避免进一步扩大侵权。

  在进行上述分析时,还需要注意对方专利在授权过程中是否存在适用禁止反悔的情形。所谓禁止反悔,是指在专利的获得、宣告专利无效的程序中,专利权人通过署名的声明或者是对文件的修改,对专利权利要求的保护范围作了限制或放弃部分权利,在此基础上专利权人获得了专利权。在获得专利权后,在专利侵权诉讼中适用等同原则界定专利的保护范围时,专利权人不能将已经被排除或限制的内容再重新纳入专利权的保护范围。在专利侵权诉讼中,禁止反悔原则体现对诚实信用原则的遵从,体现了专利权人权利和义务之间的均衡。

  4、请求宣告对方专利权无效

  专利权的无效是指被授予的专利权因其不符合专利法的有关规定,而由有关单位或个人请求专利复审委员会通过行政审理程序宣告无效。根据我国《专利法》规定,自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法的有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利无效。请求宣告对方专利权无效是一种釜底抽薪的策略。如果能够运用好无效宣告程序,则不仅可以从根本上排除专利侵权的存在,而且可以维护公众使用公知技术的权利。

  例如,上海保温瓶一厂从专利公报上得知,一家日本公司的电保温瓶专利已获得授权,且与该厂正在开发的电加热保温瓶的外观很近似。获知该信息后,该厂曾一度感到迷茫,因为如果停产则会给企业造成较大损失,而继续生产又可能造成侵权。于是,公司技术人员决定查阅相关的专利文献,结果发现日本公司产品的外观设计与其四年前刊登于杂志上的五幅外观设计照片近似。公司遂决定请求宣告该专利无效,并获得了成功,彻底改变了以前的被动局面。但须注意,实施这一策略需要一定的法律依据和理由。

  至于缺乏单一性和权属争议不能成为无效请求的理由。专利权无效的理由可能只存在于一个或几个权利要求,也可能只存在于某一个权利要求的某些部分。因而,请求宣告专利权部分无效也是可以的。如果作为被告的企业掌握了对方专利无效的充分理由,就应优先选择这种抗辩策略。

  请求宣告专利权无效在很多情况下是专利侵权诉讼的被告以攻为守的策略和手段。由于被告被侵权诉讼所困,且实践中侵权诉讼往往并不因为被告提起专利权无效宣告请求而中止,在实施这一策略时通常需要周全考虑侵权诉讼有关的情况。比较理想的情况是通过提起专利权无效宣告请求而迫使对方撤销侵权诉讼请求,造成双方和平共处的局面。但是,正如上面所述,请求宣告专利权无效需要有事实和法律依据。如果明知对方专利权无可挑剔,而企图以专利权无效请求对抗专利侵权诉讼,将使自己处于十分被动的地位。

  5、合法使用权抗辩

  运用这种策略的实质是,被控企业使用原告的专利技术具有合法的使用权,特别是专利法规定的侵权例外的情况。其中先用权抗辩就是一种常见的策略。在实践中,对于在专利申请日前制造、销售行为容易确认,通过审查被控企业制造或销售相同产品的生产记录或销售发票,或者使用相同方法的技术文件即可确认先用权。

  这里的先用权是相对于专利权而言的,是对专利权的一种抗辩,并且是依赖于专利权存在而存在的一种对专利的法定实施许可。按照我国《专利法》规定,先用权是指在他人专利申请日前已经制造相同产品,使用相同方法或者已经做好了制造、使用的必要准备,享有继续在原有范围内制造使用的权利。先用权之设立是基于保护没有取得专利权的另一发明创造人的最低利益。当企业对自己的产品或方法享有先用权时,那么在竞争对手取得专利权后,只要是在原有范围内继续制造或使用的,就不能被视为专利侵权。

  而且,如果在原告申请日前,被告不仅制造了相同产品,还存在公开销售产品的行为,或者对使用的方法没有采取保密措施而被公众获知,那么作为被告的企业还可以向专利复审委员会提起无效请求,以“釜底抽薪”,从根本上扫除技术发展的障碍。但也应看到,由于企业的先用权会受到生产规模、生产销售范围等的限制,且先用权本身不是独立的交易对象,它既不能单独转让,也不能成为许可贸易对象,不具有独占性;因此,企业先用权战略是一种被动的防御性战略。再有,当同时具备宣告对方专利无效的证据和先用权抗辩的理由时,作为被告的企业可以先提起无效请求。

  只是在无效请求没有获得支持的前提下再考虑先用权策略。这是因为,先用权抗辩的法律效果比较有限,而专利权被宣告无效则可以彻底解决原告专利对自己的制约问题。

  在合法使用权抗辩方面,我国《专利法》对专利权的其他限制形式自然也可以利用。例如,专利权人制造或者经专利权人许可制造的专利产品售出后,使用或者销售该专利产品的行为,属于“专利穷竭”的范畴,不承担专利侵权责任。还如使用或者销售不知道该产品是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品,虽然在客观上构成了侵权,但根据《专利法》的规定可以免除侵权,但根据《专利法》的规定可以免除侵权赔偿责任。另外,企业为科学研究和试验目的而使用有关专利,也不构成专利侵权。

  6、自由公知技术抗辩

  自由公知技术抗辩,又称为已有技术抗辩,是指在专利侵权诉讼中,被控侵权物(产品或者方法)与专利权利要求所记载的专利技术方案等同的情况下,如果被告提供答辩并提供证据,证明被控侵权物(产品或者方法)与一项已有技术相同,则被告的行为不构成侵犯原告的专利权。这是单独的、显著的对等原则的限制。

  自由公知技术或者说已有技术,与专利技术相比,是进入了公有领域的可以为任何人自由使用的技术。这种技术有可能是专利期限届满的技术、有可能是没有取得专利的、被公开的技术。不论属于何种形式,它们都构成人类技术宝库的重要组成部分,也是社会公众的共同财富,应当由公众享用,而不能由专利权人垄断。自由公知技术抗辩原则的适用,是为了维护公众自由使用公知技术的权利。在存在自由公知技术抗辩的场合,作为被告的企业当然可以此进行防御,以彻底扭转诉讼的被动地位。

  7、通过收购、参股原告公司等形式化解诉讼

  在有的情况下,被告具有较强的经济实力,但侵权诉讼经过努力仍无法排除侵权时,可以采用收购或参股原告等形式化解诉讼。例如,美国Immersion是一家从事研制游戏控制器和显示特技同步技术的公司,拥有专利270多项。2002年,公司分别起诉微软与索尼的游戏控制器侵犯了其专利权。2003年,微软公司与其达成和解协议,微软支付1 990万美元作为许可费,外加600万美元作为投资该公司10%的股份。而在另外一场诉讼中,索尼因未与该公司达成和解协议,而在2005年被法院判决9000万美元的侵权损害赔偿,并暂停在美国销售有关游戏产品。

  如果被告能够找出对自己有利的事实和证据,那么就可能变被动为主动,争取到对自己有利的结果。但是,如果经仔细调查和研究,仍没有发现对自己有利的事实证据,那么也应积极寻求对策加以解决。例如,如果有对对方具有利用价值的可以进行交叉许可的专利,可以提出进行专利交叉许可;可以主动和解,停止侵权,避免损失扩大。

  另外,在必要时,当企业被他人提起专利侵权诉讼时,可“以其人之道,还治其人之身”:具备条件的企业不仅可以向对方提起反诉,而且可以另案起诉对方侵犯自己的专利权或其他知识产权。这是一种变被动为主动,彻底扭转诉讼形势的策略。例如,韩国家电巨头LG与日本松下专利之战就具有代表性。

  2004 年 11月,松下公司在与LG公司关于等离子显示板专利问题的谈判破裂,随即松下公司起诉LG侵犯其专利权。而LG在此之前即制定了应对方案,即首先是以牙还牙,向日本法院提起反诉,指控松下韩国分公司侵犯LG专利,并要求韩国政府禁止进口松下产品;其次,将战火烧到全球范围,对松下发动一系列诉讼战,并考虑在WTO 框架下采取行动;第三,进一步将战火烧到与电脑有关的著作权问题上。这种以攻为守的策略效果很明显。当然,企业还需要仔细评估自身进行诉讼战的经济实力和其他条件,不可贸然进行。

  最后,在防御型专利战略利用方面,针对国外企业专利的滥用行为、垄断行为,我国企业也可以在条件成熟时利用国内法律规定予以反击。知识产权本身是一种合法的垄断权,但如果权利人超越了法定范围,就会构成对权利的不适当利用,构成滥用甚至垄断行为。近几年发生的国外跨国公司针对我国企业发起的专利战略攻势,其中一些是带有上述性质的。

  前面提到的我国部分DVD厂家从2004 年底以来在美国状告国外DVD巨头非法垄断行为,就反映了上述特点。相信随着我国《反垄断法》等竞争法律的出台,我国企业在有效抵御国外厂商知识产权战略进攻方面将取得更大成效。

        专利侵权的诉讼防卫策略二

  利用诉讼程序的规则有以下几点:通过主体资格异议、管辖权异议、回避申请、罹于诉讼时效、证据异议进行专利侵权的防卫。

  利用诉讼程序的规则

  (1)主体资格异议

  专利侵权诉讼中,对侵权行为有起诉权的仅限于特定的权利人。我国《专利法》第60条规定,未经专利权人许可,实施其专利,即侵犯其专利权,引起纠纷的,专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉。可见,有权提起专利侵权诉讼的人包括两类:一类是专利权人,另一类是利害关系人。

  其中,专利权人可以是提出专利申请并获得授权的人,也可以是通过转让合同取得专利权的受让人,还包括因继承、企业并购等原因而已经获得专利权的人。不过,需要注意的是,根据《专利法》的规定,转让专利权的,当事人应当订立书面合同,并向国务院专利行政部门登记,由国务院专利行政部门予以公告。专利权的转让自登记之日起生效。因此,如果专利权的转让没有经过国家知识产权局的登记,受让人即使与转让人签订了专利权转让合同,也并不是实质上的专利权人,无权提起专利侵权诉讼。

  至于利害关系人的范围,《专利法》并没有明确。根据《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第l条的规定,专利权人或者利害关系人可以向人民法院提出诉前责令被申请人停止侵犯专利权行为的申请。而提出申请的利害关系人,包括专利实施许可合同的被许可人、专利财产权利的合法继承人等,专利实施许可合同被许可人中,独占实施许可合同的被许可人可以单独向人民法院提出申请:排他实施许可合同的被许可人在专利权人不申请的情况下,可以提出申请。上述关于利害关系人的规定,针对的是诉前停止侵犯专利权行为的申请人,但对于专利侵权诉讼中的利害关系人,可以参照上述解释,加以适用。

  因此,在专利侵权诉讼中,作为被告的企业,如果发现原告的主体资格并不适合,应当提出主体资格异议,从而在程序上消灭对方的起诉权。当然,被告也可以提出充分的证据,证明自己不是适合的被告,从而脱离诉讼的纠缠。

  (2)管辖权异议

  《根据最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》,专利纠纷第一审案件,应当由各省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院和最高人民法院指定的中级人民法院管辖;因侵犯专利权行为提起的诉讼,应当由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。关于此点,前已详述。因此,如果原告提起诉讼的法院并没有专利侵权纠纷的管辖权,那么被告可以提出管辖权异议,以防止原告在诉讼地点的选择上存在策略性的安排。

  当然,有的被告提出管辖权异议,事实上也是无中生有,存在战术上的考量,比如,借此拖延诉讼的时间。2004年10月,备受关注的朗科公司诉索尼公司专亨利侵权的官司,由于索尼方面向深圳市中院提出了司法管辖权异议,原定首次开庭的一审被延迟。朗科公司的法务总监路攀认为,索尼是在有意拖延时间,这是专利诉讼中被告惯用的诉讼策略。如果法院作出裁定有管辖权,索尼还可以就管辖权问题上诉至广东省高院。即便省高院最终裁定深圳中院具有管辖权,这个过程至少也要3个月,然后才是案件的一审和二审。媒体评论说,朗科以专利之刃刺向索尼,猛然间像遭遇一团棉花,所有力道似乎被化解于无形。

  (3)回避申请

  《民事诉讼法》第45条规定:“审判人员有下列情形之一的,必须回避,当事人有权用口头或者书面方式申请他们回避:(一)是本案当事人或者当事人、诉讼代理人的近亲属;(二)与本案有利害关系;(三)与本案当事人有其他关系,可能影响对案件公正审理的。前款规定,适用于书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人。”《民事诉讼法》第46条规定:“当事人提出回避申请,应当说明理由,在案件开始审理时提出;回避事由在案件开始审理后知道的,也可以在法庭辩论终结前提出。被申请回避的人员在人民法院作出是否回避的决定前,应当暂停参与本案的工作,但案件需要采取紧急措施的除外。”

  在专利侵权纠纷中,如果作为被告一方的企业,得知本案的审判人员可能与本案原告或与本案有利害关系,应当依法提出回避申请,以避免审判人员对案件可能造成的不公平裁判。

  (4)罹于诉讼时效

  《专利法》第68条第1款规定,侵犯专利权的诉讼时效为2年,自专利权人或者利害关系人得知或应当得知侵权行为之日起计算。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第23条规定:“侵犯专利权的诉讼时效为2年,自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。权利人超过2年起诉的,如果侵权行为在起诉时仍在继续,在该项专利权有效期内,人民法院应当判决被告停止侵权行为,侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算2年计算。”

  如何认定“知道或应当知道”?所谓“知道”,是指知道有侵权行为的事实发生,它以权利人承认为前提。所谓“应当知道”是法律上的一种推定,它是针对权利人客观方面而言的,如果某一侵权行为一旦发生,在一定条件下,不论专利权人或者利害关系人是否知道,都视为他应当知道有侵权事实发生。

  在专利侵权诉讼中,作为被告的企业,应当调查原告的起诉是否超过诉讼时效。如果被告主张原告的起诉已经超过诉讼时效,并有证据支持,则原告的专利侵权指控将会被法院驳回,被告可以因此免除承担侵权责任。

  (5)证据异议

  在某种程度上讲,打官司就是打证据。证据是指能够证明民事案件真实情况的各种事实,也是法院认定有争议的案件事实的根据。《民事诉讼法》第63条规定:“证据有下列几种:(一)书证;(二)物证;(三)视听资料;(四)证人证言;(五)当事人的陈述;(六)鉴定结论;(七)勘验笔录。以上证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。”作为证据应当满足“三性”的要求:合法性、相关性和真实性。

  合法性,指证据必须符合法律规定的条件,不为法律所禁止,才能够作为诉讼证据。它包括:

  ①证据的主体要合法,比如以不能正确表达意志的人作为证人,以不具有相应鉴定资质的人或与本案有利害关系的人作为鉴定人,证据的主体就不合法;

  ②证据的形式要合法,一是证据的形式应当符合法律的要求,二是当法律规定某些法律行为要用特定形式实施时,应使用特定形式的证据来证明;

  ③证据的收集要合法,不能以非法的手段收集证据,等等。而相关性,则是指证据对特定的案件事实有证明作用和价值。真实性是指证据必须要符合案件的事实情况,不是伪造的。

  被告在专利侵权诉讼中,要仔细分析研究原告所提供的证据,检视其是否具有合法性、真实性和相关性,并积极开展于己有利的证据搜集工作,做到知己知彼,心中有数,以便进行有的放矢的质证。

  比如,根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第1 1条的规定,“当事人向人民法院提供的证据系在中华人民共和国领域外形成的,该证据应当经所在国公证机关予以证明,并经中华人民共和国驻该国使领馆予以认证,或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续”。如果原告的证据形成于国外,而又未能满足前述要求,被告可以据此要求法院对该证据不予采信。

        专利侵权的诉讼防卫策略三

  证据对于一场诉讼的成败,起着十分关键的作用。如果能够否定原告的证据,不但可能降低专利侵权的程度,或者降低侵权赔偿的数额,而且甚至可能赢得不侵权的胜利。

  导读: 发生专利侵权纠纷后,被告的企业要善于综合运用法律上的各种侵权抗辩事由。有的时候,一些侵权抗辩事由的运用,对于纠纷的解决具有四两拨千斤的作用。专利侵权抗辩的事由很多,由于对“抗辩事由”的理解各有不同。

  利用侵权抗辩的事由

  发生专利侵权纠纷后,被告的企业要善于综合运用法律上的各种侵权抗辩事由。有的时候,一些侵权抗辩事由的运用,对于纠纷的解决具有四两拨千斤的作用。专利侵权抗辩的事由很多,由于对“抗辩事由”的理解各有不同,因此,关于抗辩事由的范围在不同的著述中往往并不一致,比如,有的学者主张将超过诉讼时效也列入抗辩事由之中,但本书基于结构处理的需要,把专利侵权抗辩的事由限定在一个相对较窄的范围之中。

  (1)专利权已经失效的抗辩

  如果原告的专利权已经超过专利保护期而终止、已经因未按规定缴纳年费被终止、已经被书面声明放弃或者已经被专利复审委员会宣告专利无效的,那么原告的专利权已经失效,不再具有法律效力,不应提出侵权的主张,被告可以据此进行抗辩。

  (2)专利权无效的抗辩

  当原告专利权确属有效时,可以通过文献检索等途径,从专利授权所需的新颖性、创造性、实用性等角度,发现其无效的原因或瑕疵,从而向专利复审委员会以及管辖法院主张该专利权应属无效,这是被告对抗专利侵权指控最常用的措施。

  各国专利侵权诉讼中,专利被官告无效的比率都很高。例如,在专利审查质量最高的美国,这个比率大约是46%。从这个指标来衡量,各国的垃圾专利都很多,因此,主张原告专利权无效,对于赢得诉讼或许是一个胜算较大的选择。不过,这需要被告收集到足够的能将原告专利宣告无效的证据,包括已经公开的专利文献、已经公开了技术的产品销售发票、产品广告或技术公开使用证明等。

  如果能够使对方专利权全部无效,或者将导致侵权发生的权利要求申请无效,通常可以避免承担专利侵权责任,如果经过专利无效程序未能让对方专利权无效,但通过专利权人的解释将权利要求的保护范围缩小了,或者通过专利权人对创造性的争辩,从而利用禁止反悔原则,达到不承担专利侵权责任的目的。

  (3)未落入保护范围的抗辩

  如果运用全面覆盖原则比较芝原告专利(发明与实用新型)与被告涉嫌侵权物,发现涉嫌侵权物(产品或方法)缺少原告的专利权利要求中记载的必要技术特征(排除多余指定原则的适用);或者涉嫌侵权物的技术特征与原告专利的必要技术特征相比,有一项或者一项以上的技术特征存在本质区别(排除等同原则的适用);或者通过对比分析,发现被告侵权产品的外观与原告外观设计专利(以表示在专利申请文件中的图片或者照片中的该产品的外观设计为准)不相同也不近似,那么根据专利法的规定,被告的产品未落入原告的专利保护范围,可以据此主张不侵权。

  (4)禁止反悔原则的抗辩

  所谓禁止反悔(也称“禁反言”)原则,是指在专利申请的审批、专利无效宣告等程序中,专利权人为确立其专利的新颖性或创造性,通过书面声明或者文件修改,对权利要求的保护范围做了限制或者部分放弃了保护,并因此获得了专利权,那么在专利侵权诉讼程序中,法院在适用等同原则确定保护范围时,禁止将已被限制排除或者已经放弃的内容重新纳入专利保护范围。

  也就是说,当等同原则与禁止反悔原则在适用上发生冲突时,即原告主张适用等同原则判定被告侵犯其专利权,而被告主张适用禁止反悔原则判定自己不构成侵犯专利权的情况下,应当优先适用禁止反悔原则。

  在专利申请的过程中,专利申请人为获得专利权,有时不得不接受专利审查员的意见,对权利要求中一些保护范围过宽、技术特征的显著性和创造性不足的地方做出放弃。对这些在专利申请过程中已经承诺、认可做出实质性修改或者放弃的内容,专利权人在以后的专利侵权诉讼过程中不能反悔,又把这些放弃的内容搬回到专利权利要求书中去,也不能用来解释保护范围。换言之,专利权人不能为了获得专利,在专利申请过程中对权利要求作出狭义的或者较窄的解释,而在以后的专利侵权诉讼过程中,为了使权利要求能够覆盖被控侵叔物,又对权利要求作出广义的、较宽的解释。

  在实践中,被告通过专利无效宣告程序,也可以达到利用禁止反悔原则进行侵权抗辩的目的。被告针对专利侵权指控,提起专利无效的宣告程序,那么专利权人在维持其专利权有效的答辩过程中,可能会限缩解释其专利的权利要求,以排除公有的技术特征,或避免出现与他人已有专利相同的技术特征,从而维持专利的有效性。但是,在后来的诉讼中,专利权人又对其权利要求作出宽于维持专利有效时的解释,则被告可以对此主张禁止反悔原则。

  在专利侵权纠纷中,作为被告的企业,可以通过国家知识产权局了解专利权人原始的专利申请档案,包括申请过程中审查员的审查意见通知书、专利申请人的陈述意见书、专利申请人对专利申请所作修改前的文本及修改的原因等,这样才有可能判断专利权人是否违背了禁止反悔原则。

  (5)现有技术或设计的抗辩

  现有技术或设计抗辨是指在涉嫌侵权物与专利权利要求所记载的专利技术方案等同的情况下,如果涉嫌侵权物与一项现有技术或设计相同或无实质性差异,那么侵权就不成立。依据《专利法》的规定,授权的发明专利和实用新型专利必须具备新颖性、创造性和实用性,外观设计必须与现有设计或现有设计特征的组合相比,应当有明显区别。

  但是,由于审查制度本身的原因,如实用新型和外观设计不经实质审查就可授予专利权,或者审查不严等原因,使得一些本不该授予专利权的发明创造获得了专利,而他人在使用这些本属于自由公知的现有技术或设计时,却又被上述获得专利权的专利权人起诉侵犯其专利权。因此,被告既可以提起专利无效宣告程序,也可以主张原告专利是现有技术或设计,从而进行侵权抗辩。

  《专利法》第62条规定,在专利侵权纠纷中,被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的不构成专利侵权。在专利侵权纠纷中,被告在运用现有技术或设计抗辩专利侵权时,应当注意现有技术或设计应当具备以下条件:

  ·必须是可自由使用的现有技术或设计。该技术或设计必须是在专利申请日或优先权日之前已公知公用,成为可自由使用的现有技术或设计。

  ·必须是非组合而成的现有技术或设计。用于抗辩的现有技术或设计,不应当是组合而成的现有技术或设计,因为基于特定的发明目的,对现有技术或设计的组合,往往本身就是一项新的发明创造,而非现有技术或设计。

  ·必须是相同或无实质差异的现有技术或设计。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》 (法释[2009] 21号)第14条规定,被诉落入专利权保护范围的全部技术特征,与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的,人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的,人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。

  现有技术或设计抗辩在专利侵权诉讼中,运用比较广泛,而且成功的例子并不少见,兹举一例说明之。NEFAB包装公司建立于1949年,是世界著名的包装箱产品制造商。该公司于2001年1月18日申请了一份中国专利ZL01217238.3,并于2001年12月26日获授权,该专利要求保护的是一种包装箱。同时,NEFAB包装公司又对ZL01217238.3中的每一结构部件均申请了中国专利保护。

  此后,NEFAB包装公司在中国发现有中国公司制造其专利包装箱,于是向该中国公司提出诉讼。该中国公司受到侵权指控后,委托上海一家科技情报所核查ZL01217238.3的专利性。通过对NEFAB包装公司曾经在世界各国申请的166件专利进行调查,最终查得US3673638(1970年申请的美国专利)与ZL01217238.3要求保护的技术内容极为相似,也就是说,NEFAB包装公司把30多年前申请保护的技术内容在中国再一次申请了专利,而实际上这一技术目前已经是专利法意义上的现有技术。这一调查为中国公司扫清了全部侵权障碍。

  (6)享有专利权的抗辩

  由于我国对实用新型和外观设计专利采用形式审查制,对其技术内容不进行实质性审查,因此重重复授权现象不可避免,即完全相同的申请主题被授予了两项及其两项以上的专利。发明专利也有出现重复授权的可能性。

  因此,在专利侵权纠纷中,如果被告对于原告指控侵权的专利技术也享有专利权,此时,被告实施专利的行为是否构成侵权,关键是要确认双方专利申请日期的先后。如果被告的专利申请日在原告之前,被告可以向专利复审委员会提出请求,要求宣告原告的专利权无效;也可以请求受诉法院根据《最高人民法院关于在专利纠纷中原被告企业双方均拥有实用新型专利权的批复》中的规定,对重复授权的实用新型专利直接作出认定。

  由于被告专利申请日在先,原告专利申请日在后,根据专利法的先申请原则和禁止重复授权原则,被告的抗辩理由成立,导致原告的专利权被宣告或被认定为无效的法律后果,而无效的专利被视为自始即不存在,所谓的专利侵权也就无从谈起,反过来,如果原告实施了专利,则是原告侵犯了被告企业的专利权。

  (7)先申请专利的抗辩

  与前一个抗辩理由稍有不同的是,被告虽然对涉嫌侵权物已经申请了专利,并且比原告专利的申请时间更早,但因为各种原因,比如负责的审查员迟延了授权,而尚未取得专利授权。如果被告申请的专利与原告已经授权的专利属于相同的发明创造,那么基于申请在先的原则,就相同的发明创造只能授予最先申请专利的申请人,因此,被告不仅可以否定专利侵权,而且可以针对原告专利,提起宣告无效的程序。

  (8)专利权用尽的抗辩

  所谓专利权用尽,是指享有专利保护的产品,由专利权人或其授权的人(合称权利人)首次销售或通过其他方式转移给他人以后,权利人即无权干涉该产品的使用和流通。换言之,权利人已经用尽了相关专利权,不能再度行使。《专利法》第69条第1项明确规定,“专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后,使用、许诺销售、销售、进口该产品的”,不视为侵犯专利权。

  专利权用尽原则的基本前提是,产品是由权利人合法投入市场的,而不是偷窃来的或者非法仿制的。因此,在专利侵权纠纷中,被告利用专利权用尽原则进行专利侵权抗辩时,应当找出证明其使用、许诺销售、销售、进口的专利产品,是由专利权人或其授权的人投入市场的。当然,根据专利法,使用、许诺销售、销售、进口的产品属于下列两种情况的,也不构成专利侵权:

  ·由获得强制许可的人制造(包括使用专利方法直接获得)而售出的专利产品。

  ·由政府机关为了推广应用而依法授权的单位制造(包括使用专利方法直接获得)而售出的专利产品。

  (9)在先使用权的抗辩

  《专利法》第69条第2项明确规定了在先使用权的存在,“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的”,不视为侵犯专利权。享有在先使用权的条件包括以下方面:

  ·作好了制造、使用的必要准备。必要准备,是指已经完成了产品图纸设计和工艺文件,已准备好专用设备和模具,或者完成了样品试制等项准备工作。如果仅仅知道有这样一种产品或方法,或者仅仅有利用的意图或者计划是不够的。

  ·仅在原有范围内继续制造、使用。原有范围,是指专利申请日前所准备的专用生产设备的实际生产产量或者生产能力的范围。超出原有范围的制造、使用行为,构成侵犯专利权。

  ·在先制造的产品或者使用的方法,应是在先使用权人自己独立研究完成或者以合法手段取得的,而不是在专利申请日前抄袭、窃取或者以其他不正当手段从专利权人那里获取的。

  ·在先使用权人对于自己在先实施的技术不能转让,除非连同所属企业一并转让。

  利用在先使用权抗辩侵权之诉,与现有技术或设计抗辩、反诉专利无效等抗辩方法一样,是专利诉讼中常用的方法之一。企业如果发现自己开发的同样的技术,被其他企业抢先申请了专利,而成为对方提起专利指控的对象,应当及时收集能证明自己享有在先使用权的有关证据,如上述的产品报批手续,设备、仪器购买及安装、测试证据等;主管部门批准立项、建厂文件,生产计划任务书等;产品购销合同、产品送检的质量检测报告等;产品样机试制的原始记录及批量试产的产品数目、进仓单等;新产品,鉴定会的有关资料及产品报价单、产品说明书、广告宣传、产品包装或装潢的印制发票等,凡是能够直接或间接证明自己享有在先使用权的证据,都应尽可能事先准备好,以在解决专利侵权纠纷时做到有备无患。

  (10)临时过境的抗辩

  《专利法》第69条第3项明确规定,“临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具,依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照互惠原则,为运输工具自身需要而在其装置和汲备中使用有关专利的”,不视为侵犯专利权。适用外国运输工具临时过境例外,应当符合如下条件:

  ·适用的对象是临时进入中国领陆、领水、领空的外国运输工具。临时进入指非长期在中国上述领域运营。外国运输工具是指在中国以外的其他国家或地区登记注册的运输工具,包括船舶、航空器和运输车辆等。

  ·适用的范围是该临时进入的外国运输工具为自身需要在其装置和设备中使用有关专利的行为。

  ·该外国运输工具所属的国家或地区与中国签订有协议或共同参加国际条约,或者实施互惠原则。

  (11)科研和实验使用的抗辩

  《专利法》第69条第4项明确规定,“专为科学研究和实验而使用有关专利的”,不视为侵犯专利权。由于此种情形并非为了生产经营,不仅无损于专利权人的利益,还可以借此促进科学技术的发展和进步,因此专利法并不加以限制。

  以“科学研究和实验而使用”为由进行抗辩,应当注意两点:

  ·这里仅仅是使用而与制造和销售无涉。无论是为科学研究和实验目的而制造专利产品,还是制造后又销售,都构成对专利权人独占权的侵犯,使其利益直接受到损害,难逃侵权之嫌。

  ·使用目的仅限于科学研究或实验。例如,对于一项有关水硬度分析方法的专利,研究所可以在其项目研制过程中使用,但是若利用该方法进行营利性服务则显然不在本条款范围之内。

  (12)药品和医疗器械审批的抗辩

  《专利法》第69条第5项明确规定,“为提供行政审批所需要的信息,制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的,以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的”,不视为侵犯专利权。该规定主要是为专利期满后的药品和医疗器械的仿制者提供专利侵权的豁免,使其可以在药品和医疗器械的专利期满前,通过制造、使用、进口该专利药品或者专利医疗器械,提供行政审批所需要的信息,完成上市前的审批手续,仿制的药品和医疗器械迅速上市。

  (13)享有强制许可的抗辩

  根据《专利法》的规定,我国专利实施的强制许可主要有以下四种。

  ①防止滥用的强制许可。根据第48条规定,“有下列情形之一的,国务院专利行政部门根据具备实施条件的单位或者个人的申请,可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可:

  (一)专利权人自专利权被授予之日起满3年,且自提出专利申请之日起满4年,无正当理由未实施或者未充分实施其专利的;

  (二)专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为,为消除或者减少该行为对竞争产生的不利影响的。”

  ②为公共利益的强制许可。根据第49 条规定,在国家出现紧急状态或者非常情况时,或者为了公共利益的目的,国务院专利行政部门可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可。

  ③为公共健康的强制许可。根据第50 条规定,为了公共健康目的,对取得专利权的药品,国务院专利行政部门可以给予制造并将其出口到符合中华人民共和国参加的有关国际条约规定的国家或者地区的强制许可。

  ④从属专利的强制许可。根据第51 条规定,一项取得专利权的发明或者实用新型比前已取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步,其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施的,国务院专利行政部门根据后一专利权人的申请,可以给予实施前一发明或者实用新型专利的强制许可。在依照前款规定给予实施了强制许可的情形下,国务院专利行政部门根据前一专利权人的申请,也可以给予后一发明或者实用新型专利的强制许可。对于这种从属专利的强制许可,无论是单位,还是个人均可以提出请求,而且无时间限制。

  如果企业存在上述4种强制实施许可情况,其实施专利的行为并不构成对他人专利权的侵害,但必须向专利权人支付专利实施许可费用。不过,由于我国目前几乎没有颁发过强制许可,因此很难利用这一抗辩事由。

  (14)享有指定许可的抗辩

  《专利法》第14 条规定:“国有企业事业单位的发明专利,对国家利益或者公共利益具有重大意义的,国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府报经国务院批准,可以决定在批准的范围内推广应用,允许指定的单位实施,由实施单位按照国家规定向专利权人支付使用费。”

  此条规定的是专利权的指定许可,即行政主管机关为推广应用对国家利益或者公共利益具有重大意义的发明专利,可以允许指定的单位非独占性的实施,并由实施单位向专利权人支付使用费。专利权的指定许可仅适用于发明专利。如果被告是相关政府部门依法指定实施某一发明专利的企业,则可以根据《专利法》第14 条的规定进行抗辩。

  (15)临时保护期的抗辩

  在专利法中,临时保护期是指发明专利申请公布后,专利权授予前这段时期。根据《专利法》第13 条的规定,发明专利申请公布后,申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。如果实施人不主动支付这笔适当的使用费,则权利人可以提起诉讼,这种诉讼属于临时保护期的费用纠纷,不属于专利侵权。因此,在专利侵权纠纷中,被告应当分析自己的使用是不是处于临时保护期,这样可以只支付适当的费用,而不是承担专利侵权赔偿责任。

  (16)无知侵权的抗辩

  无知侵权(innocent infringement),也称为不知情侵权、善意侵权等。所谓无知侵权,是指当事人没有合理的理由知道其行为侵犯了他人的专利权。《专利法》第70 条规定:“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。”可见,在专利法上,无知侵权只是不承担赔偿责任,对于停止侵权等民事责任,仍然需要承担。

  (17)合法使用权的抗辩

  ①以委托开发合同为由进行抗辩

  根据《合同法》第339 条的规定,委托开发合同中没有明确技术成果归属的,申请专利的权利属于开发方,开发方取得专利权的,委托方可以免费实施该项专利。在专利侵权诉讼中,如果争议的对象为被告委托原告开发完成的发明创造,因原委托开发合同中没有明确技术成果的归属,那么根据《合同法》的规定,被告可以免费使用,从而抗辩原告指控的侵权行为。

  ②以合作开发合同为由进行抗辩

  在专利侵权诉讼中,如果发生争议的专利技术属于双方合作开发完成的发明创造,而合作开发合同中又没有明确技术成果归属,原告作为其中的一方在未征得被告同意或在被告不知道的情况下,单独申请专利并获授权的;或者是被告作为合作开发的一方声明放弃专利申请权的,被告可以根据《合同法》第340 条的规定,向法院提供合作开发合同和技术成果资料等证明材料,请求法院确认其为共同专利权人,或者依法确认其具有免费实施该项专利的权利。

  ③以转让许可合同为由进行抗辩

  由于我国专利申请中存在重复授权现象,对同一技术主题的发明创造可能存在两个以上的专利权人。因此,在专利侵权纠纷中,如果发生争议的专利涉及被告与原告以外的其他专利权人签订的转让或使用许可合同,被告应向受诉法院提供该项专利权转让或使用许可合同等证据,以此证明自己实施的专利技术是从其他专利权人那里受让或取得许可的,自身并无过错,从而免除侵权赔偿的责任。