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作者：汪泽
来源：知产力
《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定（征求意见稿）》第十条就《商标法》第十三条第二款、第三款适用要件顺序规定：人民法院适用商标法第十三条第二款或者第三款，应首先确定请求保护的商标是否达到驰名状态；在能够认定的情况下，再对诉争商标是否构成对驰名商标的复制、模仿或者翻译，以及是否容易导致混淆或者误导公众、致使驰名商标所有人的利益可能受到损害的情形进行认定。①本文认为，如果将本规定理解为凡涉及驰名商标认定和保护的案件，都首先应就商标驰名与否作出认定，则此种意见既有与相关司法解释规定相冲突之嫌，又有违反驰名商标按需认定原则，脱离保护而认定的危险。
与相关司法解释的冲突
根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》 （ 法释〔2009〕3号，以下简称《驰名商标司法解释》）第二条第一款第（一）项规定，当事人以商标驰名作为事实根据，以违反商标法第十三条的规定为由，提起的侵犯商标权诉讼，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名作出认定。依通常理解，此处“确有必要”至少有两层含义：确有认定的必要、有些情形则不需要认定。至于哪些情形不需要认定，该《解释》第三条第一款做出了明确规定，根据该款第（二）项规定：被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为因不具备法律规定的其他要件而不成立的，人民法院对于所涉商标是否驰名不予审查。此处“因不具备法律规定的其他要件而不成立的”，是指“商标驰名虽系被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为成立的要件事实之一，但因不具有其他法律要件事实，该被诉侵权行为不成立，故无需审查商标是否驰名。如人民法院在审理过程中，认为被告使用的商标与原告的商标不相同或者近似，侵犯商标权或者不正当竞争行为不成立，也不需要再审查原告主张保护的商标是否驰名。”②
《驰名商标司法解释》中的“商标法第十三条”③的适用要件有三：一是请求保护的商标为驰名商标；二是被控侵犯商标权的商标构成对驰名商标的复制、摹仿或者翻译；三是容易导致消费者混淆或者误导公众，致使驰名商标所有人的利益可能受到损害。其中第二、三项要件当属于依据《驰名商标司法解释》第三条第一款第（二）项规定的“其他要件”，则此两项要件不成立的，则无需对所涉商标是否驰名做出认定。同理，在商标行政确权案件中，审理涉及驰名商标的案件固然要首先考虑引证商标的知名度，但并不意味着必须将其作为首要条件，必须对所涉商标是否驰名做出认定。依据上述规定之精神，如果诉争商标（被异议商标、被请求宣告无效商标）没有构成对引证商标的复制、摹仿或者翻译，或者不会导致消费者混淆或者误导公众，致使驰名商标所有人的利益可能受到损害，则商标评审委员会在裁定中就无需就引证商标是否驰名做出认定。如引证商标为宋体“长城”，核定使用商品为“葡萄酒”，诉争商标为楷体“长城”，核定使用商品为“计算机”。虽然“长城”葡萄酒为驰名商标（客观事实），但因欠缺上述“其他要件”，也无需就引证商标“长城”是否构成“葡萄酒”商品上的驰名商标（法律事实）做出认定。
适用顺序之争的实证分析
在“吉百利”商标异议复审、行政诉讼案中，④商标评审委员会裁定认为：“一、《商标法》第十三条第二款的适用有三个前提条件：其一，在被异议商标申请注册日前，引证商标已达到驰名程度；其二，被异议商标是对引证商标的复制、抄袭、摹仿；其三，被异议商标的注册可能会误导公众而损害引证商标所有人的利益。本案中，虽然引证商标（第620863号“吉百利”商标、第1084196号“吉百利”商标、第1229280号“吉百利”商标）在巧克力糖果商品上具有较高知名度，但被异议商标指定使用在氮肥、农业肥料等商品上，与吉百利公司商标赖以驰名的巧克力糖果等商品在原材料、功能用途、销售渠道、消费对象等方面均相差甚远。被异议商标在上述商品上的注册使用应不致误导公众与引证商标构成混淆，不致使吉百利公司的利益受到损害。被异议商标并未违反《商标法》第十三条第二款的规定。吉百利公司请求认定引证商标为驰名商标并扩大保护的主张因被异议商标不具备《商标法》第十三条第二款规定的其他要件而不成立，商标评审委员会对引证商标是否驰名不再予以审查。”本文认为，商评委裁定遵循了《驰名商标司法解释》上述规定的精神，即当事人以商标驰名作为事实根据，以违反商标法第十三条的规定为由，提起异议复审的，商评委根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名作出认定。被异议商标因不具备法律规定（原《商标法》第十三条第二款）的其他要件而不成立的，商评委对于所涉商标（三引证商标）是否驰名不予审查。
一审法院认为，三引证商标“在被异议商标申请日之前在中国是否构成驰名、其驰名程度如何，是判断被异议商标的注册是否属于误导公众从而损害吉百利公司合法利益的重要考量因素。但在本案中，商标评审委员会虽然认定引证商标在巧克力、糖果商品上具有较高的知名度，但是并未围绕吉百利公司的主张对三引证商标是否构成驰名进行评审，也未说明具体理由。所以，商标评审委员会认定被异议商标的注册不会误导公众，不会与引证商标构成混淆，从而不会损害吉百利公司利益的结论事实不清。”本文认为，商评委裁定已经考虑了三引证商标“在巧克力糖果商品上具有较高知名度”，只是认为双方商标使用商品“相差甚远”，进而判定不会误导公众，致使引证商标所有人利益受到损害。而且，商评委裁定已经对其未就引证商标是否构成进行评审的具体理由做出了说明，即“吉百利公司请求认定引证商标为驰名商标并扩大保护的主张因被异议商标不具备《商标法》第十三条第二款规定的其他要件而不成立，商标评审委员会对引证商标是否驰名不再予以审查”。
二审法院认为，（原）《商标法》第十三条第二款规定“旨在对在中国境内为相关公众广为知晓的已在中国注册的驰名商标，在不相类似的商品上给予与其驰名程度相适应的较宽范围的保护。因此，虽然诉争商标系复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，以及诉争商标的注册会因误导公众而损害该驰名商标注册人的利益，均为适用《商标法》第十三条第二款所必须满足的条件之一，但其适用的前提，是在诉争商标申请注册日之前，他人已在中国注册的商标已达驰名程度，成为已在中国注册的驰名商标。根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第16条的规定，认定商标是否近似，是否存在复制、摹仿或者翻译他人已注册的商标的行为⑤，要考虑相关商标的显著性和知名度、所使用的商品的关联程度等因素，以是否容易导致混淆作为判断标准。而在先已注册商标驰名与否,则是判断相关商标知名度的重要内容。同时，在先已注册的商标是否驰名、其驰名程度如何，也是判断诉争商标的注册是否会因误导公众而损害该商标注册人利益的重要考量因素。只有在对在先的注册商标是否驰名作出判断，才能确定《商标法》第十三条第二款有无适用的可能与必要，进而才需要也才能够对诉争商标是否系复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，以及诉争商标的注册是否会因误导公众而损害该驰名商标注册人的利益作出判断。（商评委）裁定将在先已注册商标是否驰名，与诉争商标是否系复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，以及诉争商标的注册是否会因误导公众而损害该驰名商标注册人的利益，三者共同作为《商标法》第十三条第二款适用的前提条件，系对上述法律规定及其适用前提的错误理解，依法应予纠正。”本文认为，人民法院审理涉及驰名商标的商标行政确权案件和审理侵犯商标权诉讼案件，审理标准应当协调一致，即“人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名作出认定”，如果将“驰名商标审查和认定”作为前提条件，将使得前述“确有必要”的规定形同虚设，而且会出现两种不合理的结果：一是依照认定商标驰名与否的通常标准，认定在先商标为驰名商标，但因欠缺“其他要件”而侵犯商标权不成立，或者诉争商标应当予以准予注册或者维持，即“认定但得不到保护”；二是认定在先商标未构成驰名商标，但客观上具备“其他要件”，仍对判定侵犯商标权不成立，或者诉争商标应当予以准予注册或者维持，即“需要保护但得不到认定”。因此，如果商评委将驰名商标保护三要件“共同作为《商标法》第十三条第二款适用的前提条件，系对上述法律规定及其适用前提的错误理解”的话，二审判决将其中“认定商标驰名与否”作为前提要件亦未必正确。
按需认定原则与适用要件顺序
所谓按需认定，是指行政机关和人民法院对驰名商标应当作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。⑥按需认定原则作为一项司法政策首次出现于2009年3月30日发布的《最高人民法院关于贯彻实施国家知识产权战略若干问题的意见》（法发[2009]第16号），其中第10条规定：“正确把握驰名商标司法认定和保护的法律定位，坚持事实认定、个案认定、被动认定、因需认定等司法原则，依法慎重认定驰名商标，合理适度确定驰名商标跨类保护范围，强化有关案件的审判监督和业务指导”。同年4月21日，最高人民法院指出：“严格把握驰名商标的认定范围和认定条件。凡商标是否驰名不是认定被诉侵权行为要件的情形，均不应认定商标是否驰名；凡能够在认定类似商品的范围内给予保护的注册商标，均无需认定驰名商标。对于确实符合法律要求的驰名商标，要加大保护力度，坚决制止贬损或者淡化驰名商标的侵权行为，依法维护驰名商标商标的品牌价值。”⑦2009年4月22日，《驰名商标司法解释》颁布并于同年5月1日起施行。2011年12月16日，最高人民法院再次重申：“驰名商标保护的目的在于适当扩张具有较高知名度的商标的保护范围和保护强度，不是评定或者授予荣誉称号。凡当事人主张驰名商标保护且符合保护条件和确有必要的，应当依法予以认定和保护。”⑧第三次商标法修改，增加了有关驰名商标按（因）需认定原则，⑨体现为《商标法》第十四条第一款。
驰名商标制度本质上是一项法律保护制度，驰名商标认定只是为其提供特殊保护的一种手段，而不是目的。驰名商标认定的前提条件是“当事人主张驰名商标保护符合保护条件”，即符合《商标法》第十三条第二款、第三款规定的要件，即“一是请求保护的商标为驰名商标；二是诉争商标构成对驰名商标的复制、摹仿或者翻译；三是容易导致消费者混淆或者误导公众，致使驰名商标所有人的利益可能受到损害”。换言之，认定是为了保护的需要，需要给予在先商标以驰名商标保护，而对其客观上的高知名度（客观事实）在法律上予以确认即认定为驰名商标（法律实施），这才是“符合法律要求的驰名商标”。反之，如果不给予其驰名商标保护，在不需要对其知名度进行驰名商标与否的认定。如果将请求保护的商标驰名与否作为前提条件，而不论案件审理结果是否给予其驰名商标保护，都必须对商标驰名与否进行审查和作出认定，势必会走上脱离保护进行认定的境地，因此认定的驰名商标即不符合法律要求。因此，驰名商标认定和保护应当统一于“保护”，而不应将“认定”和“保护”割裂开来。如果脱离保护进行驰名商标认定，无疑不利于防止不正当地将驰名商标认定当作唯一目的等消极现象的发生。
按需认定的两个导向
就涉及驰名商标保护案件审理而言，按需认定原则要求在对商标驰名与否的认定时，坚持两个导向：
1、结果导向。对当事人主张驰名商标保护的，行政机关和人民法院应综合考虑在先商标的知名程度、在先商标的显著性、双方商标标志近似程度、双方商标使用商品的关联程度、相关公众对商标的认知程度、诉争商标所有人的主观意图等因素，判定是否符合上述《商标法》第十三条规定“三个要件”，推导出是否给予驰名商标保护的结论。有保护之必要，方有认定之需要。如果适用《商标法》第十三条给予保护，则对其商标驰名的客观事实在法律上予以认定；如果不给予保护，则对其商标驰名与否不予认定。例如：在先商标“联想”核定使用商品为“计算机”，曾经被认定驰名商标，客观上仍驰名。诉争商标为“联想”，使用商品为“服装”。如果认为诉争商标容易造成消费者混淆或者误导公众，致使在先“联想”商标所有人利益可能受到损害，则认定其为驰名商标并予以保护；反之，如果认为两商标使用商品相差甚远，不会误导公众，且“联想”为普通有含义词，诉争商标未构成对其复制、摹仿或者翻译，不会贬损或者淡化在先商标，则无需认定并不予保护。如果将商标驰名与否的认定作为前提条件，则无论最终保护与否，都需要审查和认定，违背了按需认定原则。
2、保护导向。驰名商标不是商标价值评价，更不是荣誉称号，不能为驰名商标预设一个“高门槛”。驰名商标也不是行业品牌评比，在个案中，行业排名第一的商标因不符合驰名商标保护的“其他要件”而得不到驰名商标认定，行业排名第十的商标因符合驰名商标保护的“三个要件”而得到驰名商标认定，此种现象符合驰名商标法律保护制度的应有之义。驰名商标认定归根到底是为了保护，是综合考虑驰名商标保护所应考虑因素的结果，有保护之必要，即有认定之需要，特别是对诉争商标使用人或者注册人主观恶意明显，诉争商标的注册或者使用客观上容易导致混淆，或者足以使相关公众认为其与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，可以适当降低驰名商标认定“门槛”，或者减轻在先商标所有人的举证责任。
结语
驰名商标“按需认定”原则为《商标法》第十四条第一款所明确规定，其要义是认定的目的在于保护，有保护之必要方有认定之需要。如果凡涉及驰名商标保护的案件，就要求“应首先确定请求保护的商标是否达到驰名状态”，而不考虑案件审理结果是否给予驰名商标保护，将使法律规定的按需认定原则形同虚设，走上脱离保护搞认定的不归路。
注释：
①第二种意见 删除此条。
②孔祥俊、夏君丽：《<关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释>的理解与适用》，载《人民司法》2009年第13期。
③ 现行《商标法》第十三条第二款和第三款。
④ 商标评审委员会和两审法院的意见，见北京市高级人民法院（2011）高行终字第630号行政判决书。
⑤ 该条款原文为：“人民法院认定商标是否近似，既要考虑商标标志构成要素及其整体的近似程度，也要考虑相关商标的显著性和知名度、所使用商品的关联程度等因素，以是否容易导致混淆作为判断标准”，并不包括“是否存在复制、摹仿或者翻译他人已注册的商标的行为”，而且根据该条款，也难以得出此结论。
⑥ 《商标法》第14条第一款。
⑦ 《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（法发[2009]23号）第8条。
⑧ 《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》第21条。
⑨ 朗胜主编：《中华人民共和国商标法释义》，法律出版社2013年版，第35页。