专利现有技术与现有设计

合肥专利律师来源 | 国家知识产权专利局复审和无效审理部

现有技术现有设计专利法体系中一项非常重要的法律概念,也是评价发明创造是否存在技术贡献的基准。而随着时间的推移、技术的进步,现有技术现有设计的表现形式也趋于多样化,在近年审查实践中出现很多《专利审查指南》中未涉及的现有技术与现有设计的公开方式,其是否构成现有技术与现有设计亦成为审查中的难点。

国家知识产权局原专利复审委员会通过梳理作出的复审和无效审查决定,从中挑选出相关典型案例,力求体现目前审查实践中出现的各种公开方式,如出版物公开、使用公开以及互联网公开。本文摘编自《以案说法——专利复审、无效典型案例指引》一书,从典型案例入手,一方面剖析案例所反映出的对“现有技术与现有设计”法律概念的理解,希望能够给读者以清晰的法律指引;另一方面归纳总结案例所呈现的各种公开方式,以便为读者提供参考。

本章体现了《以案说法》的撰写方式,以典型案例为基础,增加了对典型案例的导引语段。其中典型案例部分真实体现案情以及决定的观点,导语部分对案例所反映出的法律问题予以归纳和提炼。本章从法律概念出发,以各种公开形式为架构,共设有四节内容,包括“现有技术与现有设计的审查基准”“出版物公开”“使用公开”以及“互联网公开”

“现有技术与现有设计的审查基准”这一节紧扣法律概念,将判断是否构成现有技术或现有设计的两个基本要素分为两个小节,即“为公众所知的概念”及“公开时间的判断”。其中对“为公众所知的概念”进一步阐释,明确“公众”“公众能够获知的状态”以及“获知的实质性内容”是正确理解“为公众所知”的3个关键因素,并且进一步通过案例说明公众与特定人、公众能够获知的状态以及实质性内容如何界定。

“出版物公开”一节中列举了书刊、专利文献、技术标准、学位论文、其他印刷品等几类常见的出版物,通过典型案例说明其公开是否构成现有技术与现有设计。

“使用公开”一节归纳了近年来审查实践中呈现出的使用公开方式:销售;招、投标;展会;药品上市审批前的临床试验。通过典型案例说明虽然公开的方式相同,可由于举证情况不同或者处于使用行为的不同阶段,现有技术与现有设计的认定结果不同。

“互联网公开”一节中分别介绍了通过互联网所表现出的不同公开形式,如“互联网公开与出版”“新闻报道”“电子商务”“社交网站”等。表现形式的不同导致其认定是否构成现有技术与现有设计时所考虑的因素有所不同,对于这一应用越来越广泛的公开形式,要结合其技术特点综合考量各种因素来确定其是否达到“为公众所知”的标准以及其公开时间的判断。

判断一项技术或设计是否构成现有技术或现有设计,通常需要围绕以下两个方面进行审查,一是所述技术或设计应当为公众所知,二是为公众所知的时间应当早于申请日。因此厘清“为公众所知”,找准“公开时间”是确定现有技术与现有设计的关键所在。本章四节的内容虽然从编排上有所区别,但是核心都是围绕如何确定“为公众所知”和“公开时间”。

(一)现有技术与现有设计的审查基准

1.“为公众所知”的法律内涵

(1)公众与特定人

“为公众所知”的主体是公众,这里的公众为专利法意义上的公众,一般指不受特定条件限制的人,但是人的数量、地域范围等因素不足以对专利法意义上公众构成限制;而对相应技术或设计内容负有保密义务的人非专利法意义上的公众,属于特定人。只有特定人知晓的技术或设计不属于“为公众所知”的范畴,负有保密义务的人一般分为基于法律规定或合同约定负有保密责任的人以及根据社会观念或商业习惯承担默契保密义务的人。

在第28737号无效决定(201320424967.3)涉及的案件中,请求人提交了由北京包协玻璃容器委员会、北京玻璃总厂科技学术协会出版的《埃姆哈特——行列式制瓶机操作手册》作为证据1,用以证明该手册所披露的技术内容已构成现有技术。该手册通告中记载“操作或维修行列式制瓶机的人员应该透彻熟悉本手册内关于制瓶机操作和使用说明……因此,要求操作和维修人员或者在制瓶机附近区域工作人员经常留心和注意”。对此,决定认为,这样的措辞“仅仅表明上述人员应当熟悉本操作手册,并未限定该手册仅对操作或维修行列式制瓶机的人员这一部分人公开,操作或维修行列式制瓶机的人员也不负有对证据1进行保密的义务”。“证据1的发行对象应为公众,而不是特定人,该操作手册处于公开发行的状态”。此外,决定指出,从该手册的编译发行者以及序言可以认定,该手册发行的目的不仅为全行业使用这种设备的用户提供技术信息,帮助其提高生产质量,而且具有面向公众宣传、推广相关设备操作方法的目的,因此,该手册一经出版就处于公众想得知就能够得知的状态

在第20471号无效决定(200720124202.2)涉及的案件中,请求人提交了专利权人公司(甲方)与请求人公司(乙方)在申请日前签订的两份设备加工合同,用以证明在设备加工过程中、运输途中和使用过程中相关技术内容已经处于为公众所知的状态。决定认为,“两份合同的第6条均记载:‘甲方提供的图纸其知识产权归甲方所有,乙方不得对外泄漏、对外或自行组织生产,若违反按其产值的30%向甲方支付技术转让费’。可见,威云公司对于其在承揽加工过程中获取的相关信息具有保密义务,因此,在没有充分证据证明相关产品确已在本专利申请日之前处于公开状态的情况下,该委托加工行为本身并不构成专利法意义上的公开,对辊机设备的结构在委托加工过程中并非处于公众想要得知即可得知的状态。

(2)能够为公众获得的状态

能够为公众获得的状态,它并不要求公众必须实际获得,是一种公众想要得知就能得知的状态,但这种状态必须实际存在,而不能仅仅是一种有可能存在的状态

在第31047号无效决定(201420373531.0)涉及的案件中,请求人提交了用于保全其在涉案专利申请日后购买HX80气动液压千斤顶的公证书,并主张该产品已于铭牌上的出厂日处于被销售状态。决定认为,“对于专利法意义上的使用公开,应当有相应的证据证明通过使用公开的方式导致技术方案处于公众可以得知的状态,而且‘技术方案处于公众可以得知的状态’指的是公众想得知就可以得知、可以获得的状态在事实上已经存在,而不仅仅是指出一种可能性”。“而铭牌是固定在产品上向用户提供厂家商标识别、品牌区分,产品参数铭记等信息的标牌,标牌的主要作用是用来记载设备自身的生产厂家及额定工作情况下的一些技术数据,通常并不作为记录或反映具体销售事实的凭证。”“铭牌通常在产品生产制造环节由生产厂家在产品完成后进行安装和标示,而销售事实则是由合同的双方当事人在履行合同时所发生的,两者属于不同的环节,两者的行为主体也有可能是不同的主体。因此,虽然存在产品出厂后即进行销售的可能性,但也并不能排除产品出厂后经过一段时间再销售的可能性,而且请求人也未提供任何证据可以证明在相关行业中仅以产品铭牌的出厂日期而可以当然认为销售行为必然已经发生,所以,对于本案中产品铭牌上的出厂日期与产品的实际销售日期之间并没有必然的确定时间关系。”“在本案中,产品铭牌上的出厂日期2014年5月21日虽然略早于本专利申请日2014年7月3日,但两者在时间上也较为接近,进一步使得该产品的实际销售日期与本专利申请日之间存在着不确定性。”

(3)能够得知的内容

判断构成现有技术,除了要满足在申请日以前处于能够为公众获得的状态的要求,我国《专利审查指南》还规定了公开的信息应当包含有能够使公众从中得知实质性技术知识的内容。公开使用能够使产品处于为公众获得的状态,但那些不能仅从外观上获知产品内部结构、组成和功能等信息的产品,公众可以通过其他正当方法从中获知实质性技术信息的,仍然构成使用公开,这些方法包括破坏性拆解、借助已有的仪器设备或检测方法进行分析检测等

在第21569号无效决定(200810045235.7)涉及的案件中,涉案专利要求保护的是一种硅酸锆陶瓷喷砂珠,权利要求1具体限定了其化学组成。决定认为,根据证据4,即生效的上海市高级人民法院(2009)沪高民三(知)终字第137号民事判决书查明并记载的事实:原审法院查明上海西普锆制品有限公司于2008年1月21日购买了B60(0.063-0.125mm)和B120(0.125-0.250mm)两种规格的陶瓷丸,该购买过程由上海市黄浦区第一公证处进行现场公证并对两种陶瓷丸进行证据保全,而后由原审法院委托中国科学院上海硅酸盐研究所对其进行化学成分分析,中国科学院上海硅酸盐研究所于2009年4月13日出具了《分析测试报告》,报告中记载了上述两种陶瓷丸的化学组成。

基于此,涉案专利的“陶瓷丸为申请日以前在市场上购买获得,且其化学成分是本领域技术人员采用涉案专利申请日之前本领域已有的测试方法可以测定的,由此,在涉案专利申请日之前B60(0.063-0.125mm)和B120(0.125-0.250mm)陶瓷丸的公开销售行为导致了其化学成分处于公众想得知就能得知的状态,构成了我国《专利审查指南》中规定的使用公开,即B60(0.063-0.125mm)和B120(0.125-0.250mm)陶瓷丸的化学成分构成了涉案专利的现有技术”。

2.公开时间的判断

根据我国《专利审查指南》的规定,申请日以前公开的技术内容都属于现有技术,但申请日当天公开的技术内容不包括在现有技术范围内

在第17439号无效决定(200720199822.2)涉及的案件中,请求人提交了附件4《LED制造技术与应用》,该书版权页记载有“2007年7月第1次印刷”字样。决定认为,该份证据除在版权页上记载了上述印次外,没有记载其他与公开日期有关的信息,由于其印刷日只写明年月,则应以所写月份的最后一日为公开日,因而附件4的公开日期为2007年7月31日,与本专利的优先权日(即2007年7月31日)为同一天,因此,附件4不属于专利法意义上的现有技术,不能作为评述涉案专利新颖性创造性的证据。

(二)出版物公开

出版物是指记载有技术或涉及内容的独立存在的传播载体。出版物公开是审查实践中最为常见的公开方式,其不仅限于印刷品,除专利文献、书刊外,还有多种以出版物为载体的公开。本文选择了审查实践中常见的学位论文和专利文献两类出版物公开方式介绍说明如何厘清“为公众所知”、找准“公开时间”。

1.学位论文

对于学位论文而言,学位论文在答辩前印送学位授予单位,并由该单位聘请有关学科专家进行评议,该过程通常被认为是在特定范围内的传阅,有关单位的工作人员以及评阅专家应负有保密义务,论文并未处于公众想得知就能够得知的状态;即使因答辩之后在公共图书馆上架,或者收录于书籍、报刊杂志或在线电子期刊等,使论文处于公众想得知就能够得知的状态,也不能以将论文提交学位授予单位的日期作为其公开日,而应当具体考察图书馆上架日期,书籍、报刊杂志或在线电子期刊的公开日期

在第25532号无效决定(200510013603.6)涉及的案件中,请求人提交了证据2(《新基质复方丹参滴丸的研究》,王巍,第二军医大学学位论文,论文提交日期2004年4月,论文答辩日期2004年5月)作为现有技术证据,并于口头审理当庭出示了由国家图书馆出具的文献复制证明,以及用于证明证据2公开时间的公证书,该公证书的公证内容为在中国知网上检索证据2论文的过程,检索到的网页上显示该论文的发表日期为“2004-04-01”。专利权人认为,国家图书馆出具的文献复制证明没有记载论文的公开时间,而论文提交日期为2004年4月,还要经历答辩和学位授予过程,因而对中国知网所显示的论文发表日期提出质疑。决定认为,提交学位论文是为了印送给相关学科的专家进行评议或由答辩委员会评阅,论文提交日期并不能表明此时该论文已经处于公众能够获知的状态。因此,为查明案件事实,本案合议组在中国知网上搜索查询了证据2所涉及的学位论文,结果显示该论文收载于中国优秀博硕士学位论文全文数据库(硕士)医药卫生科技辑(季刊)2005年第01期中,该期于2004年12月16日至2005年3月15日出版,早于涉案专利申请日,可以作为涉案专利的现有技术证据使用。

2.专利文献

不同国家和地区的专利法或相关法规会对各类专利文献的公开时间、公开方式作出具体规定。在认定专利文献的公开日时,应以其所属国的法规为准。

在第54749号复审决定(200810034068.6)涉及的案件中,实质审查过程中引用了对比文件1(US60/959413,2007年7月13日)。决定认为,“该对比文件是一篇美国临时申请文件,该临时申请的申请日是2007年7月13日,并未记载公开日期,随后提出的要求US60/959413为优先权的正式申请为PCT/US2008/069631(公开号为WO2009/012109A2),但其公开日为2009年1月22日,晚于本申请的申请日。根据《美国专利法》第122条(2)款规定,属于根据《美国专利法》第111条(b)款提交的临时申请不予公布,不能将2007年7月13日视为公开日,同时也没有证据表明该文件在本申请的申请日以前处于能够为公众获得的状态,因此,该文件不能构成本申请的现有技术”。

(三)使用公开

我国《专利审查指南》规定,使用公开是指由于使用导致技术方案的公开,或者导致技术方案处于公众可以得知的状态。招、投标是目前政府或企业采购常用的商业方式,其中包含了招标、投标、唱标、中标等各个环节,根据法律规定每一个环节都有严格的程序,本文节选了使用公开这一节中招标、投标、唱标、中标四个环节的典型案例,通过典型案例说明同属于一种行为的不同阶段,其“为公众所知”的认定也并不相同。

招标文件通常自发售之日起处于公众想得知就能得知的状态

在第20013号无效决定(200730010499.5)涉及的案件中,证据6是大连医科大学新校区学生床、椅子采购及安装招标文件。其首页注明了项目名称、项目编号、采购人及采购代理机构等信息,封面上加盖有大连医科大学的印章,侧面有采购代理机构辽宁天泓工程项目管理有限公司的骑页章,内页第6页前附表中注明“采购方式:公开招标”,总则的“项目说明”部分记载有“大连医科大学新校区教学用家具及实验设备采购项目经辽宁省政府采购管理办公室审核同意,由大连医科大学(采购人)委托辽宁天泓工程项目管理有限公司(采购代理机构)代理政府采购招标事宜”。

决定认为,“证据6内页第6页前附表中注明‘发售招标文件的开始时间:2007年2月16日9:00时’‘投标截止日期:2007年3月9日9:00时’,由此,证据6在发售之日2007年2月16日起就处于公众想得知就能得知的状态,该日期早于涉案专利的申请日,证据6属于专利法第23条规定的涉案专利申请日之前公开的现有设计”。

投标文件并不因招投标行为而处于公众想得知就能够得知的状态。

在第12609号无效决定(200410057400.2)涉及的案件中,附件18-3和附件18-4是投标书,附件18-5是投标书资格证明文件。决定认为,“第一,通常来说,根据《招标投标法》的相应规定以及商业惯例和诚实信用原则,招标方对投标方投标书中的技术方案负有保密义务,招标方不应将投标方的投标书散发或借阅给其他人,也不应将投标方的技术方案透露给其他人。第二,招标方和投标方作为交易双方,它们之间存在着特定的利益关系。投标方往往需要按照招标人特定的要求制定投标书,投标书中的技术方案是为了招标人的特定要求而设计,其目的主要是为了获得招标人的选择即中标。投标方为了维护自身的利益,一般不会将其投标的设计方案向社会推广或者将其技术方案与社会公众交流,更不会将投标书公开散发或借阅给他人,使投标书中的技术方案公开。虽然《招标投标法》规定投标文件在开标后应予以公示,但并未对开标后需要公示投标文件以及公示的内容作出具体规定,而招标方作为招投标这一商业活动的参与者也不具有提供借阅投标文件的职能。因此在没有其他证据证明的情况下,不能必然得出投标文件的全部内容在开标后公示或可以公开借阅,即处于任何人想得知即可得知的状态。”投标文件中的技术内容并不因为唱标而被参与开标的人员知晓,不处于公众想得知就能够得知的状态。

在第17867号无效决定(200410057400.2)涉及的案件中,附件1-2和附件1-3是投标书,附件1-4是投标书资格证明文件。决定认为,“根据《招投标法》第36条的规定,开标时,由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况,也可以由招标人委托的公证机构检查并公证;经确认无误后,由工作人员当众拆封,宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容;招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件,开标时都应当当众予以拆封、宣读;开标过程应当记录,并存档备查。上述规定的目的是使所有投标方都了解具体有哪些单位参加了招标投标,清楚自己的对手及他们的资质如何,并依据各方报价等信息对自己在所有投标方中的排序有一个大概的了解,防止招标方随意选择,以保证招标投标的公平、公正。而基于招标方与投标方,以及投标方之间的特定利益关系,宣读投标书时并不会详细宣读投标人的技术方案。其原因主要在于,一方面,开标之后还要进行评标,届时将由评委(通常为技术、经济方面的专家组成)对各投标文件中的具体信息进行比较,并作出评价报告,因此招标人没有必要将投标文件中的技术内容当众宣读;另一方面,开标、宣读的过程中所有的投标人都会在场,基于投标人都是相同或相近领域中的竞争对手,并且相互之间并不对开标过程中所获得的信息负有保密义务,招标人一般不会对投标文件中的主要内容,尤其是技术内容进行宣读,以避免投标人的技术内容因为开标泄漏,导致投标人的利益受损。而且,宣读投标书的行为(也称唱标)本身也很难清楚公开一项比较复杂的设计方案。比如对于本案这种情况,投标书中有大量设计图纸、文字说明和参数限定,仅仅通过宣读很难向参加开标的人员清楚公开图纸中的复杂设计。因此,依照《招投标法》的相应规定和商业惯例,在请求人没有提供证据表明相关的技术内容在开标过程中确被宣读的情况下,其关于投标书中的全部技术内容已通过在开标会上宣读而被公开的主张,合议组不予支持,附件1-2不能单独作为评价涉案专利新颖性创造性的现有技术。”

投标方中标后,产品可以因销售和公开使用等行为处于公众想得知就能够得知的状态。

在第10772号无效决定(200430102973.3)涉及的案件中,决定认为,广州白云国际机场有限公司在2003年3月采购航站楼座椅,于2003年4月10日确定中标商,于2003年7月8日与中标商签订采购合同,于2004年6月4日验收合格,2004年8月5日白云机场正式启用。专利权人认为招标中标等行为为非公开行为。决定认为,在招标、中标后,上述座椅销售给广州白云国际机场,随后在其航站楼安装,并于2006年6月4日验收合格,在没有证据证明验收合格前的销售行为是保密的情况下,应该认为该销售行为已经完成并已经构成使用公开。

(四)互联网公开

随着信息传播技术的迅速发展,现有技术或设计的表现形式已经不再局限于传统的纸质印刷品、相片,或者录像带、磁带、光盘等信息传播载体。互联网以及其他在线数据库传播的信息迅速快捷,体量巨大,并且互联网日益深入人们的生活,与各行各业紧密结合。通过互联网进行的产品交易、展示以及公众交流等形式多种多样,各种网站运行机制也各不相同,使得互联网已经不再单纯地仅以出版物的方式公开各种技术或设计信息。

1.互联网的公布与出版

通过网络出版的电子书刊文献,其公开日并非网络投稿日,而应当以其网络发布时间来认定网络公开日期。

在第76521号复审决定(201010602488.7,申请日2010年12月23日)涉及的案件中,驳回决定引用的对比文件2为来自中国博士学位论文全文数据库的一篇博士论文,其网络出版投稿时间为2010年11月29日。决定认为,“对比文件2作为学位论文公开发表在中国博士学位论文全文数据库(电子期刊)中的工程科技Ⅱ辑(月刊)的2011年第3期上,2011年2月16日至3月15日出版。由于在线电子期刊的网络出版时间(即在线电子期刊对外公开发表或出版的时间)可以视为公开日,所以对比文件2的公开日期应为2011年3月15日。而作为对比文件2的学位论文的网络投稿日是指作者将该学位论文投稿到在线电子期刊的时间,不能视为该学位论文在线电子期刊的网络出版时间,对比文件2的网络投稿日不能视为对比文件2的公开日期。由于对比文件2的公开日晚于本申请的申请日,因此对比文件2不属于现有技术。”

2.新闻报道

一般来说,通过网络发布新闻报道,能够使相关的新闻报道处于公众想得知就能够得知的状态。鉴于新闻的时效性以及新闻媒体的公信力,通常可以认为该新闻于网页或新闻客户端上所显示的时间为其公开日。

在第28536号无效决定(201430212736.6)涉及的案件中,证据8是一份公证书,公证了央视网第一时间看天下的一帧视频截图。决定认为,“互联网信息证据的证明力一般应当考虑信息发布来源的可信度,信息产生、存储、交流的方法或方式的可靠性。央视网作为中央电视台发布节目信息和内容的网站,其可信度较高;而本案涉及的具体视频是中央电视台经济频道播出的面向全国观众的新闻类节目,发布时间通常是由服务器自动生成,自发布时起即公开于网络。对于新闻来说,内容真实性是其基本要求,从其发布目的和机制上来说,修改的可能性小。尽管专利权人由网页时时更新的参数质疑网页存在修改的可能性,但网页调整版面或侧栏广告更新等常见现象会使得网页参数发生变化,这并不意味着该网页播出的新闻节目有所修改,在没有足够的相反证据证明上述新闻视频被修改过的情况下,证据8中载明的发布时间为该视频的公开时间,此时间在涉案专利的申请日之前,其中所示的外观设计可以作为涉案专利的现有设计。”