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裁判要旨
一、权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。权利要求限定的保护范围应当与说明书充分公开的技术内容和涉案专利作出的技术贡献程度相适应，因此，正确认定涉案专利所要解决的技术问题和所要实现的技术效果，对于认定涉案专利权利要求是否以说明书为依据具有重要意义。对于涉案专利所要解决的技术问题、实现的技术效果，可以根据涉案专利的背景技术、发明目的、有益效果、具体实施方式等内容综合确定。
二、如果说明书中记载的具体实施方式的技术内容存在明显矛盾，使得本领域技术人员对该具体实施方式的真实性、客观性产生合理怀疑，无法合理确认该具体实施方式能够解决涉案专利所要解决的技术问题，实现涉案专利所要实现的技术效果的，应当认定该具体实施方式未能充分公开。
三、专利法第二十六条第四款规定的“权利要求应当以说明书为依据”是维护权利人与社会公众的利益平衡，防止专利权侵蚀公有领域，为后续创新保留必要空间的重要制度保障。一方面，权利人有权在说明书充分公开的具体实施方式等内容的基础上，通过合理概括的方式撰写权利要求，以获得适度的保护范围而不仅仅限于具体实施方式本身，从而给发明创造提供必要、适度的激励。另一方面，权利要求限定的保护范围应当与涉案专利的技术贡献和说明书充分公开的范围相适应，以免过宽的保护范围阻碍科学技术的进步。
裁判文书摘要
一审案号(2012)一中知行初字第2111号
二审案号（2013）高行终字第961号
再审案号（2016）最高法行再19号
案由发明专利权无效行政纠纷
合议庭
王艳芳、钱小红、杜微科
书记员
崔心驰
当事人
再审申请人（一审原告、二审上诉人）：传感电子有限责任公司
被申请人（一审被告、二审被上诉人）：国家知识产权局专利复审委员会
一审第三人：宁波讯强电子科技有限公司
裁判日期
2017年3月23日
一审裁判结果
维持被诉决定
二审裁判结果
驳回上诉,维持一审判决
再审裁判结果
一、部分撤销国家知识产权局专利复审委员会第18161号无效宣告请求审查决定中有关权利要求5、8、13、19、27、28、32、36、43和45符合专利法第二十六条第四款规定，维持所述权利要求有效的认定，由国家知识产权局专利复审委员会就所述权利要求是否符合专利法第二十六条第四款的规定重新作出审查决定；
二、撤销北京市第一中级人民法院(2012)一中知行初字第2111号行政判决；
三、撤销北京市高级人民法院（2013）高行终字第961号行政判决。
涉案法条
《中华人民共和国专利法》第二十二条第三款、第二十六条第三款、第二十六条第四款，《中华人民共和国行政诉讼法》第六条、第七十条、第八十九条第一款第（二）项、《最高人民法院关于执行若干问题的解释》第七十六条第一款、第七十八条
裁判文书
中华人民共和国
最高人民法院
行政判决书
（2016）最高法行再19号
当事人信息
再审申请人（一审原告、二审上诉人）：传感电子有限责任公司。住所地XXXX。
法定代表人：迈克尔·威廉姆·瑞恩，该公司总裁。
委托诉讼代理人：吴丽丽，中国国际贸易促进委员会专利商标事务所专利代理人。
委托诉讼代理人：王会卿，中国国际贸易促进委员会专利商标事务所专利代理人。
被申请人（一审被告、二审被上诉人）：国家知识产权局专利复审委员会。住所地XXXX。
法定代表人：葛树，该委员会副主任。
委托诉讼代理人：阮文，该委员会审查员。
委托诉讼代理人：万琦，该委员会审查员。
一审第三人：宁波讯强电子科技有限公司。住所地XXXX。
法定代表人：李霖，该公司总经理。
委托诉讼代理人：郝传鑫，广州三环专利代理有限公司专利代理人。
审理经过
再审申请人传感电子有限责任公司（以下简称传感电子公司）因与被申请人国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）、一审第三人宁波讯强电子科技有限公司（以下简称讯强公司）发明专利权无效行政纠纷一案，不服北京市高级人民法院（2013）高行终字第961号行政判决，向本院申请再审。本院于2015年12月18日作出(2014)知行字第96号行政裁定，提审本案。本院依法组成合议庭对本案进行了审理，现已审理终结。
本案涉及专利号为97197519.1，名称为”具有低矫顽磁力特性的偏磁元件的磁力式电子货品监视用标识器”发明专利（以下简称涉案专利），其优先权日为1996年8月28日，申请日为1997年8月21日，专利权人为传感电子公司。
2010年4月27日，讯强公司向专利复审委员会提出无效宣告请求，请求宣告涉案专利权全部无效。其理由为：1.涉案专利各权利要求均不符合2001年修正的《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第二十六条第三、四款的规定；2.涉案专利各权利要求均不符合2001年修订的《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称专利法实施细则）第二十条第一款的规定；3.涉案专利独立权利要求1、4、9、14、20、25、30、37不符合专利法实施细则第二十一条第二款的规定；4.权利要求5-8、10-19、25-35的修改不符合专利法第三十三条的规定；5.相对于证据4，权利要求1-3、20-24、37、42、44、46、47不符合专利法第二十二条第二、三款关于新颖性、创造性的规定；6.相对于证据4、6的结合，权利要求1-4、20-25、37、42、44、46、47不符合专利法第二十二条第三款关于创造性的规定；7.相对于证据4至6的结合，权利要求1-4、6、7、9、11、12、20-25、37、42、44、46、47不符合专利法第二十二条第三款关于创造性的规定。
本院认为
本院认为，本案争议焦点为：（一）在认定涉案专利权利要求是否以说明书为依据时，如何理解涉案专利所要解决的技术问题？（二）涉案专利说明书中记载的第一实施例、第三实施例是否充分公开，对认定涉案专利权利要求是否以说明书为依据有何影响？（三）涉案专利权利要求是否以说明书为依据？
（一）在认定涉案专利权利要求是否以说明书为依据时，如何理解涉案专利所要解决的技术问题？
专利法第二十六条第四款规定：“权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。”审查指南第二部分第2章第3.2.1规定：“权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围。权利要求通常由说明书记载的一个或者多个实施方式或实施例概括而成。权利要求的概括应当不超出说明书公开的范围。”根据专利法第二十六条第四款的规定并参照上述审查指南的规定，权利要求限定的保护范围应当与说明书充分公开的技术内容和涉案专利作出的技术贡献程度相适应。如果权利要求限定的保护范围过于宽泛，包括了无法解决涉案专利所要解决的技术问题，实现涉案专利所要实现的技术效果的技术方案，并且本领域技术人员根据说明书充分公开的内容以及现有技术的整体状况，仍然无法合理确定、排除该技术方案的，应当认定该权利要求未能“以说明书为依据”，不符合专利法第二十六条第四款的规定。因此，正确认定涉案专利所要解决的技术问题和所要实现的技术效果，对于认定涉案专利权利要求1-47是否以说明书为依据具有重要意义。
关于专利说明书的撰写，专利法实施细则第十八条第一款规定：“说明书应当包括下列内容：……（二）背景技术：写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术；有可能的，并引证反映这些背景技术的文件；（三）发明内容：写明发明或者实用新型所要解决的技术问题以及解决其技术问题采用的技术方案，并对照现有技术写明发明或者实用新型的有益效果；……（五）具体实施方式：详细写明申请人认为实现发明或者实用新型的优选方式……。”根据上述规定，对于涉案专利所要解决的技术问题、实现的技术效果，以及具体实施方式等，说明书中均应当予以写明。人民法院可以结合说明书中记载的背景技术及其存在的缺陷，发明内容中记载的“发明目的”“所要解决的技术问题”“有益效果”，以及具体实施方式中与“技术问题”“有益效果”相关的内容等，对涉案专利所要解决的技术问题和实现的技术效果进行认定。
本案中，涉案专利说明书中记载的与技术问题、技术效果有关的内容主要包括以下四个方面：
第一，关于涉案专利的背景技术。
现有的电子货品监视系统（EAS）中的磁力式标识器包括可激活型磁致伸缩元件，以及用于提供偏置磁场的偏磁元件。为了防止存储、装卸、运输时可能会出现的磁场作用下的意外退磁化，一般认为偏磁元件的矫顽磁力至少要为60Oe，例如以矫顽磁力大约为70至80Oe的S材料制作偏磁元件。由于S材料的磁化磁场要达到450Oe或者更高，并使用比较高的AC退活化磁场（接近200Oe实施95%的退磁化），故存在退活化磁场的常规装置必须以脉冲方式进行，以减少能量损耗，必须确保标识器在脉冲出现时在装置附近，容易导致线圈变热，增加装置成本等技术问题。从上述内容可以看出，磁力式标识器包括可激活型磁致伸缩元件和偏磁元件，以及使用具有较高矫顽磁力（70至80Oe）的S材料制作偏磁元件等均属于涉案专利的背景技术，不是涉案专利的技术贡献所在。背景技术存在的技术缺陷本质上与用于制作偏磁元件的S材料的矫顽磁力、退磁化磁场强度较高等材料特性密切相关。本领域技术人员由此容易想到采用矫顽磁力较低的材料制作偏磁元件，以便于对标识器退活化，并且在常规操作（存储、装卸、运输）时不被意外退活化。此时，偏磁元件具体材料的选择显得至关重要。
第二，关于涉案专利的发明目的。
虽然涉案专利说明书第3页记载了5项发明目的，包括：“强度更低的退活化磁场”“以连续方式而不是以脉冲方式产生退活化磁场”“距离更大的条件下实施退活化”“更容易实施退活化”，以及“强度更低的DC磁场实施活化”，但上述5项发明目的实质上都与用于制作偏磁元件的材料本身的矫顽磁力、退活化磁场强度、活化磁场强度等材料特性密切相关。各项发明目的实质上是从不同角度，对标识器中偏磁元件的退活化或者活化的难易程度进行表述，并非各自完全独立。因此，对于传感电子公司有关涉案专利解决了多个技术问题的主张，本院不予支持。
第三，关于涉案专利所要实现的技术效果。
说明书第5、6页“发明目的和发明概述”中记载：“根据本发明的原理，磁力式标识器是使用具有相当低的矫顽磁力特性的控制元件构成的，而且当施加有水平相当低的磁场时，标识器的共振频率也可以产生相当急剧的漂移。因此，本发明可以降低由标识器退活化装置所产生的磁场水平，进而使得可以产生连续的退活化磁场。因此，本发明不再需要在退活化装置中配置标识器检测电路，也不再需要由退活化装置的操作者在需要被退活化的标识器位于该退活化装置附近时，人工触发退活化磁场脉冲”“由于本发明可以使用水平更低的退活化磁场，……还可以进一步降低成本”“对于这种根据本发明原理构造的、更容易退活化的标识器，还可以在标识器距离退活化装置相距一定距离时，……实施退活化。”因此，涉案专利中有关有益效果的表述，也均是与标识器及其偏磁元件的退活化难易程度密切相关的。
第四，关于涉案专利的具体实施方式。
在说明书“具体实施方式”中，涉案专利公开了分别以M材料、SB1材料和V材料制作偏磁元件的3个具体实施例。其中说明书第10页第2段记载的有关第一实施例的有益效果中，记载了：“由于其中的偏磁元件使用诸如M材料等等的、具有相当低的矫顽磁力特性的材料制作的，所以可以用比在常规条件下所需要的强度低得多的AC退活化磁场实施退活化”“可以在不非常靠近退活化装置的位置处实施退活化”“可以在比常规退活化装置低得多的水平下运行”“可以使用速率更低的部件”“并且可以连续地产生退活化磁场”“可以降低与该退活化装置相关的成本”等内容。上述内容，同样也与偏磁元件的退活化难易程度密切相关。
综上，综合考虑说明书中有关背景技术、发明目的、有益效果、具体实施方式等内容，本院认为，涉案专利相对于背景技术作出的改进主要在于以特定材料制作偏磁元件，以使得标识器更容易退活化，并且标识器不会因“存储、运输或装卸时所可能会出现的磁场作用”而意外退活化。因此，被诉决定将涉案专利解决的技术问题认定为“获得在常规操作期间不被意外退活化，同时退活化磁场小于利用Hc≥60Oe（即背景技术中记载的“一般认为的偏磁元件的矫顽磁力”）的偏磁元件的标识器，而不只是单独地去解决现有技术中使用到的某种偏磁元件材料的DC饱和磁场过高（≥450Oe），或实现95%退磁化需要的AC退磁化磁场过大（约为200Oe）的问题”，并无不当。
传感电子公司认为，应当参照审查指南第4章第3.2.1.1节中有关“技术问题”的规定，根据权利要求与“最接近的现有技术”的区别技术特征，参照说明书中的相关内容综合确定技术问题。本院认为，专利法第二十六条第四款规定的“以说明书为依据”涉及的主要是权利要求书与说明书的相互关系问题，相应地，在适用该法律规定的过程中，应当以说明书本身记载的相关内容为基本依据来认定涉案专利要解决的技术问题和实现的技术效果。传感电子公司所援引的审查指南第4章第3.2.1.1节中有关“技术问题”的规定，是在判断权利要求是否具有创造性时，根据权利要求与“最接近的现有技术”的区别技术特征所重新确定的“实际解决的技术问题”。该“实际解决的技术问题”可能并不同于涉案专利要解决的技术问题，不能直接作为认定权利要求是否以说明书为依据的基础。
具体理由如下:
第一,参照审查指南第二部分第四章3.2.1.1节的规定，重新确定“实际解决的技术问题”的目的是为了在判断权利要求是否具有创造性的过程中，确定“现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即“实际解决的技术问题”）的启示”。因此，确定“最接近的现有技术”“实际解决的技术问题”的目的与专利法第二十六条第四款的立法目的并不一致。
第二,“实际解决的技术问题”是根据权利要求与“最接近的现有技术”的区别技术特征来认定的。审查指南第二部分第四章3.2.1.1节中例举了确定“最接近的现有技术”的不同方式，以及需要考虑的技术领域、公开的技术特征、技术效果、用途、功能等多种因素，故“最接近的现有技术”的认定是相对的、动态的，并与无效宣告请求人或者审查员的举证、检索情况密切相关。因此，权利要求与“最接近的现有技术”的区别技术特征，以及“实际解决的技术问题”都是相对的、动态的，会随着判断主体选择的“最接近的现有技术”改变而改变。“实际解决的技术问题”往往会不同于说明书中记载的专利要解决的技术问题。
第三，在认定权利要求是否以说明书为依据时，并不以该权利要求具有或不具有创造性为前提。如果案件中并未同时涉及该权利要求是否具有“创造性”的争议，自然更不会涉及对“最接近的现有技术”“实际解决的技术问题”的认定。综上，本院对于传感电子公司的主张不予支持。
（二）关于涉案专利说明书中记载的第一实施例、第三实施例是否充分公开？对认定涉案专利权利要求是否以说明书为依据有何影响
参照审查指南第二部分第2章第3.2.1节的规定，权利要求通常由说明书记载的一个或者多个实施例概括而成。在认定权利要求是否以说明书为依据时，应当以说明书中充分公开的技术内容为基础。对于说明书中未能充分公开的内容，由于该部分内容不能达到让本领域技术人员能够实现的程度，不宜将其作为认定权利要求是否以说明书为依据的基础。如果说明书中记载的具体实施方式的技术内容存在明显矛盾，使得本领域技术人员对该具体实施方式的真实性、客观性产生合理怀疑，无法合理确认该具体实施方式能够解决涉案专利所要解决的技术问题，实现涉案专利所要实现的技术效果的，应当认定该具体实施方式未能充分公开。
首先，关于使用M材料制作偏磁元件的第一实施例。根据说明书附图3，在退磁化磁场为35Oe时，标识器可获得最大共振频率漂移。而根据附图5，将M材料制作的完全磁化的偏磁元件放入100Oe的AC退磁化磁场中，将退磁化至完全磁化的5%以下。由于标识器的最大共振频率漂移与偏磁元件的退磁化程度密切相关，故附图3和附图5中公开的上述内容明显矛盾。在涉案专利说明书中没有就标识器与M材料本身的退磁化情况的明显矛盾作出合理说明的情况下，本领域技术人员会对第一实施例的真实性、客观性产生合理怀疑，难以确认第一实施例的技术方案能够解决涉案专利所要解决的技术问题，实现涉案专利所要实现的技术效果。因此，被诉决定认定第一实施例未能充分公开，不能作为认定权利要求1-47是否以说明书为依据的基础，并无不当。
其次，关于使用V材料制作偏磁元件的第三实施例。说明书第12页中记载：“V材料的矫顽磁力为22.7Oe。”但根据说明书附图11，当DC磁场大于18Oe后，标识器的共振频率向标准共振频率漂移，意味着偏磁元件开始反向充磁。涉案专利说明书中虽然公开了“当施加有某一低水平的退磁化磁场，频率漂移和幅度特性曲线将保持有相当大的稳定性，……采用V材料的标识器将具有一定的‘屏蔽’效应”。但是，根据附图11，仅在DC磁场为10Oe以下时，频率漂移和幅度特性曲线才是稳定的。而在10Oe至14Oe之间，频率漂移将有超过1.6KHz的显著变化，相应的漂移梯度将超过400Hz/Oe。因此，虽然涉案专利说明书中公开了当施加低水平的退磁化磁场（10Oe以下）时，磁致伸缩元件的“屏蔽”效应会导致频率漂移和幅度特性曲线具有稳定性，但并没有公开在DC磁场为22.7Oe或18Oe时，磁致伸缩元件仍然具有“屏蔽”效应，进而实质性地影响以V材料制作的偏磁元件及标识器的退活化。综上，说明书第12页记载的矫顽磁力“22.7Oe”与本领域技术人员从附图11中看到的信息（DC磁场大于18Oe后，标识器的共振频率向标准共振频率漂移）明显矛盾，使得本领域技术人员对第三实施例的真实性、客观性会产生合理怀疑，无法合理确认第三实施例的技术方案能够解决涉案专利所要解决的技术问题，实现涉案专利所要实现的技术效果。因此，被诉决定认定第三实施例不能作为认定权利要求1-47是否以说明书为依据的基础，亦无不当。
最后，在涉案专利说明书中，并没有明确记载M材料、SB1材料或者V材料的矫顽磁力可以在一定范围内变化。相反，涉案专利说明书明确记载了对SB1材料以特定方式退火处理后，可获得矫顽磁力为19Oe的材料，并将该材料用于制作偏磁元件。因此，对于传感电子公司有关“涉案专利中有关材料的矫顽磁力为参考值，可在一定范围内变化”的主张，本院不予支持。
综上，涉案专利说明书中记载的有关第一实施例、第三实施例的技术内容未能充分公开，不能作为认定权利要求1-47是否“以说明书为依据”的基础。被诉决定认定“以M材料和V材料为偏磁元件的实施例中均存在偏磁材料特性与标识器特性相矛盾的描述，……这两个实施例不属于说明书中充分公开的内容”并无不当，传感电子的相关申请再审理由不能成立。
二审判决认为：“即便涉案专利说明书所记载的三个实施例不存在公开不充分的问题，……并不能克服涉案专利权利要求未以说明书为依据的缺陷。”上述认定已经充分考虑了传感电子公司有关涉案专利说明书充分公开的上诉理由。因此，传感电子公司有关二审法院遗漏其上诉理由，违反法定程序的申请再审理由不能成立。
（三）关于权利要求1-47是否以说明书为依据，符合专利法第二十六条第四款的规定
根据专利法第一条的规定，在一定期限内授予专利权的目的在于鼓励发明创造，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展。在适用本案所涉及的专利法第二十六条第四款有关“权利要求应当以说明书为依据”的规定时，亦应当符合上述立法目的。一方面，权利人有权在说明书充分公开的具体实施方式等内容的基础上，通过合理概括的方式撰写权利要求，以获得适度的保护范围而不仅仅限于具体实施方式本身，从而给发明创造提供必要、适度的激励。另一方面，权利要求限定的保护范围应当与涉案专利的技术贡献和说明书充分公开的范围相适应，以免过宽的保护范围阻碍科学技术的进步。“权利要求应当以说明书为依据”是维护权利人与社会公众的利益平衡，防止专利权侵蚀公有领域，为后续创新保留必要空间的重要制度保障。
本案中，涉案专利说明书中记载的三个实施例中，仅有第二实施例充分公开，故本院主要根据说明书中记载的第二实施例，以及说明书中记载的其他有关内容，对权利要求1-47是否以说明书为依据进行认定。根据说明书的记载，第二实施例的偏磁元件采用了在低于20Oe的磁场中不具有稳定区域的SB1材料制作。经过特定退火处理后的SB1材料的矫顽磁力大约为19Oe，采用低至15Oe的AC磁场即可以基本退磁化至完全磁化的大约70%。尽管SB1材料在低水平AC磁场中不具有稳定性，但如果将该材料作为偏磁元件，配置在与采用2628CoA合金材料制作的可激活型元件相接近的位置处，由于可激活型元件作为分流器所提供的屏蔽作用，可以保护SB1材料制作的偏磁元件免受退磁化磁场的影响，标识器在相当低的AC磁场中也具有相当高的稳定性。而当退磁化磁场水平超过15Oe左右时，可激活型元件的导磁性将急剧降低，从而使偏磁元件在退磁化磁场中退磁。当退磁化磁场的水平为20-30Oe时，共振频率漂移特性曲线呈急剧变化，梯度将超过100Hz/Oe。当施加的退磁化磁场强度低于50Oe时，将产生非常大的共振频率漂移（大于1.5KHz），而且A1输出信号基本上已经被消除。综上，第二实施例作出的主要贡献在于以特定的材料SB1制作偏磁元件，以2628CoA合金材料作为可激活型元件，并且可激活型元件在较低磁场水平下具有屏蔽作用，使得标识器及其中的偏磁元件在较低的退磁化磁场中不被意外退磁化。而在比背景技术中的S材料更低的退磁化磁场强度（20至30Oe）中，第二实施例的标识器很容易退磁化。由于在涉案专利说明书的背景技术中，已经记载了标识器、偏磁元件、可激活型元件，以及现有偏磁元件材料（S材料）存在的矫顽磁力较高，不易磁化和退活化等问题，故所述内容并非涉案专利的贡献所在。此外，涉案专利说明书中没有公开涉案专利的改进在于偏磁元件或者可激活型元件的材料选择标准等内容，因此，对于再审申请人有关涉案专利对现有技术的贡献是如何根据特定的物理参数选择标准来选择磁性材料的主张，本院不予支持。
基于上述认定，本院对权利要求1-47是否以说明书为依据分别认定如下：
1.关于被诉决定宣告无效的权利要求1-4、6、7、9-12、14-18、20-26、29、30、34、35、37-42、44、46-47（以下统称宣告无效的权利要求）
首先，除权利要求34、35之外，宣告无效的权利要求1-4、6、7、9-12、14-18、20-26、29、30、37-42、44、46-47中均没有限定制作偏磁元件、磁致伸缩元件的具体材料，而是以材料或者标识器应当具有的某种或某几种特性及其参数范围来限定权利要求的保护范围。例如，在权利要求1-3中仅限定了标识器在退活化磁场中共振频率的“漂移梯度”,在权利要求4中则仅限定了偏磁元件的矫顽磁力小于55Oe，在权利要求9中则仅限定了偏磁元件达到饱和时所需的磁化水平。本院认为，根据涉案专利说明书的记载，SB1材料、2628CoA合金以及由其制作的标识器具有多种材料特性，仅仅在权利要求中限定某项或者某几项特定的特性及其参数范围，则限定的保护范围中不仅包括了涉案专利第二实施例的技术方案，也包括了其他数目无法穷尽，由各种已知甚至未知的材料制作的偏磁元件以及标识器。而对于哪些具体材料可用于实施涉案专利技术方案，本领域技术人员基于涉案专利说明书充分公开的技术内容，涉案专利作出的技术贡献，以及现有技术的整体状况，难以作出合理的预测，而是必须通过大量的选择、实验验证甚至发现，才能确认在所述权利要求所限定的范围内的哪些具体材料能够，或者不能解决涉案专利所要解决的技术问题，实现涉案专利所要实现的技术效果。而且，在权利要求1-3中仅限定了标识器在退活化磁场中共振频率的“漂移梯度”,在权利要求4中仅限定了偏磁元件的矫顽磁力小于55Oe，在权利要求9中仅限定了偏磁元件达到饱和时所需的磁化水平等情况下，所述权利要求也不能解决涉案专利所要解决的技术问题，实现涉案专利所要实现的技术效果。综上，权利要求1-4、6、7、9-12、14-18、20-26、29、30、37-42、44、46-47的保护范围明显超出了涉案专利说明书充分公开的程度和涉案专利的技术贡献程度，未能以说明书为依据。被诉决定关于上述权利要求不符合专利法第二十六条第四款规定的认定正确。
其次，关于权利要求34、35。权利要求34引用权利要求30，限定了“偏磁元件以V材料形成”；权利要求35引用权利要求34，进一步限定了“磁致伸缩元件由2628CoA材料形成”。由于涉案专利说明书中有关V材料的第三实施例未能充分公开，故第三实施例不能作为认定权利要求34、35是否以说明书为依据的基础。在缺乏具体实施方式支持的情况下，被诉决定认定权利要求34、35不符合专利法第二十六条第四款的规定并无不当。
2.关于被诉决定维持有效的权利要求5、8、13、19、27、28、31、32、33、36、43和45（以下统称维持有效的权利要求）
首先，关于本案的审理范围。《中华人民共和国行政诉讼法》（以下简称行政诉讼法）第六条规定：“人民法院审理行政案件，对行政行为是否合法进行审查。”根据该规定，人民法院可主要根据当事人提出的诉讼请求以及主张的事实和理由，对被诉决定的合法性进行审理，但并不以此为限。人民法院发现被诉决定存在违反法律规定的其他情形的，可以一并审查。本案中，专利复审委员会作出被诉决定，于权利要求5、8、13、19、27、28、31、32、33、36、43和45的基础上维持涉案专利权继续有效。虽然讯强公司没有提起行政诉讼，传感电子公司在起诉时也没有对被诉决定中维持上述权利要求有效的认定提出异议，但本院在对前述宣告无效的权利要求审理过程中，发现维持有效的权利要求中的大部分权利要求同样存在未能以说明书为依据的情形，不符合专利法第二十六条第四款的规定。本院认为，如果对被诉决定中有关维持有效的权利要求的错误认定部分不予纠正，则被错误维持有效的权利要求会使得专利权人仍然享有排他权，会对他人的合法权益和社会公共利益带来不应有的限制。而且，参照审查指南第四部分第三章有关无效宣告请求“一事不再理原则”的相关规定，其他人今后针对被错误维持有效的权利要求，以同样的理由再行主张其不符合专利法第二十六条第四款的规定时，专利复审委员会将基于本案被诉决定而“不予受理或者审理”。综上，为了监督专利复审委员会依法行政，避免错误维持有效的权利要求损害第三人的合法权益和社会公共利益，本院在充分听取各方当事人意见的基础上，根据行政诉讼法第六条的规定对维持有效的权利要求是否符合专利法第二十六条第四款的规定一并进行审理，并分别认定如下：
首先，关于权利要求5、8、13、19、27、28、36、43和45。所述权利要求中没有限定制作偏磁元件、磁致伸缩元件的具体材料，而是以偏磁元件或者标识器具有的某种或某几种特性及其参数范围来限定权利要求的保护范围。基于与前述权利要求1-4、6、7、9-12、14-18、20-26、29、30、37-42、44、46-47相同的理由，本院认为权利要求5、8、13、19、27、28、36、43和45同样未能以说明书为依据，不符合专利法第二十六条第四款的规定。被诉决定错误认定所述权利要求符合专利法第二十六条第四款的规定，继而错误维持所述权利要求有效，认定事实和适用法律均有错误，应予撤销。
其次，关于权利要求31、33。其中，权利要求31引用权利要求30，权利要求33引用权利要求31，两项权利要求基于涉案专利说明书中充分公开的第二实施例，在权利要求30的基础上分别进一步限定了“偏磁元件由SB1材料形成”，以及“磁致伸缩元件由2628CoA材料形成”。本院认为，权利要求31、33限定的保护范围与涉案专利的技术贡献和公开范围相适应，能够解决涉案专利所要解决的技术问题，实现涉案专利所要实现的技术效果，符合专利法第二十六条第四款的规定。被诉决定维持权利要求31、33有效的认定正确，应予维持。
复次，关于权利要求32。虽然其形式上引用权利要求31，但又限定了“偏磁元件由Metglas2628MB材料形成”，故权利要求32实质上是以“Metglas2628MB材料”替代了权利要求31中的“SB1材料”，与权利要求31构成并列的技术方案，不再是权利要求31的从属权利要求。由于涉案专利说明书中没有公开有关Metglas2628MB材料的具体实施方式，本领域技术人员不能合理确认权利要求32限定的技术方案能够解决涉案专利所要解决的技术问题，实现所要实现的技术效果，故权利要求32未能以说明书为依据，不符合专利法第二十六条第四款的规定。被诉决定未能对权利要求32限定的技术方案进行具体分析，简单地以“其从属权利要求32……也符合专利法第二十六条第四款的规定”为由，错误维持权利要求32有效，认定事实和适用法律均有错误，应予撤销。
最后，传感电子公司认为，被诉决定认定涉案专利各项权利要求相对于现有技术具有区别技术特征，具有创造性，说明各项权利要求相对于现有技术解决了各自要解决的技术问题，保护范围适当，符合专利法第二十六条第四款的规定。本院认为，专利法第二十二条第三款、第二十六条第四款分别对创造性和权利要求应当以说明书为依据做出规定。因此，即使权利要求具备创造性，对于其中记载的包括区别技术特征在内的各项技术特征是否概括适当，以及权利要求限定的技术方案整体上是否概括适当，仍然需要专利法第二十六条第四款的规定来进行认定。尤其是，在权利要求相对于现有技术具备区别技术特征，且现有技术整体上未能给出技术启示的情况下，如果该区别特征概括得过于宽泛，未能以说明书为依据，则只能依据专利法第二十六条第四款的规定请求宣告该权利要求无效。专利法中有关创造性、权利要求以说明书为依据的规定分别从不同角度，对权利要求的合法性进行规范和调整，共同保障专利制度的运行符合立法目的。综上，创造性和以说明书为依据均属于权利要求应当满足的法律规定，应当分别进行认定，本院对于传感电子公司的主张不予支持。
关于本案的处理方式。行政诉讼法第七十条规定：“行政行为有下列情形之一的，人民法院判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出行政行为：……”根据该规定，在被诉决定中的各项认定属于可以区分的情况下，人民法院可以依法判决部分撤销被诉决定中的有关认定。本案中，被诉决定对权利要求1-47是否符合专利法的有关规定分别作出认定。由于每一项权利要求是一项独立的技术方案，其单独限定保护范围，也可以单独用于主张专利权的保护，或者单独被宣告无效，故被诉决定中关于各项权利要求的合法性的认定是可以区分的。此外，被诉决定中涉及专利法第二十二条第三款，第二十六条第三款、第四款，第三十三条等不同法律规定，被诉决定就相关权利要求是否符合所述法律规定也是分别作出认定，故被诉决定中关于各个法律规定的认定亦属于可以区分的情形。综上，本案可区分不同权利要求以及不同的法律规定，对被诉决定中的相关认定分别审理并作出认定，部分撤销被诉决定中认定错误的部分。由此可以避免不加区分地一并撤销被诉决定，使得已经由被诉决定宣告无效的权利要求又回复为有效状态，对既已稳定的权利义务关系和社会公众的合理信赖造成损害。由此也可避免不必要地增加专利复审委员会重新作出审查决定时的行政成本，避免循环诉讼。
综上，对于被诉决定中有关权利要求1-47是否以说明书为依据的认定，本院分为以下三种方式分别处理：第一，关于权利要求1-4、6、7、9-12、14-18、20-26、29、30、34、35、37-42、44、46-47，被诉决定认定所述权利要求未能以说明书为依据，不符合专利法第二十六条第四款规定，宣告所述权利要求无效的认定正确，本院对于传感电子公司的相关申请再审理由不予支持。第二，关于权利要求31、33，被诉决定认定该两项权利要求符合专利法第二十六条第四款规定，维持该两项权利要求有效的认定正确。第三，关于权利要求5、8、13、19、27、28、32、36、43和45，被诉决定认定所述权利要求符合专利法第二十六条第四款规定，维持所述权利要求有效的认定错误，对被诉决定中的该部分认定应予部分撤销，由专利复审委员会针对所述权利要求是否符合专利法第二十六条第四款的规定另行作出审查决定。一审判决错误维持被诉决定，二审判决驳回上诉，均有错误，应予相应撤销。
裁判结果
依照《中华人民共和国专利法》第二十二条第三款、第二十六条第三款、第二十六条第四款，《中华人民共和国行政诉讼法》第六条、第七十条、第八十九条第一款第（二）项、《最高人民法院关于执行若干问题的解释》第七十六条第一款、第七十八条规定，本院判决如下：
一、部分撤销国家知识产权局专利复审委员会第18161号无效宣告请求审查决定中有关权利要求5、8、13、19、27、28、32、36、43和45符合专利法第二十六条第四款规定，维持所述权利要求有效的认定，由国家知识产权局专利复审委员会就所述权利要求是否符合专利法第二十六条第四款的规定重新作出审查决定；
二、撤销北京市第一中级人民法院(2012)一中知行初字第2111号行政判决；
三、撤销北京市高级人民法院（2013）高行终字第961号行政判决。
一审案件受理费100元，二审案件受理费100元，均由传感电子有限责任公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 王艳芳
审 判 员 钱小红
代理审判员 杜微科
二〇一七年三月二十三日
书 记 员 崔心驰