滥发专利律师警告函的十大风险和律师建议

　　原标题：【原创】滥发专利律师警告函的十大风险和律师建议

　　导读：知识产权越来越成为商业竞争的武器与手段，前段时间在微信群里流传一个帖子，律师函是一封合法的恐吓信，在目前司法环境中，说的也不无道理，但对于专利侵权类案件来说，滥发专利律师警告函可能也会带来一定的法律风险，滥用专利权的行为也时有发生，本文列举十大主要风险及相应的律师建议。

　　一、言辞不当容易破坏可能的商业合作关系

　　受中国传统“息诉”文化熏陶，认为打官司挑事的都不是什么好人好企业，特别是在同行经销商中经销由侵权企业生产的侵权产品时，专利权人为争夺市场份额，将专利律师函作为重要武器直接发送给渠道经销商，由于经销商对专利的知悉和了解程度不深，对专利律师警告函的接受程度比较脆弱，若用词不当或过激，该经销商未来也很难成为专利权人的合作伙伴。

　　律师建议

　　将律师函的用词柔和一些，警告函改成告知函，并尊重和理解经销商的自由经销权利，争取经销商的支持与理解，并且可以选择部分经销商或典型性经销商发送函件，取得示范效果后就能辐射到其他经销商。

　　二、大面积滥发可能四面树敌，在行业内造成“好诉”的“不良”印象

　　对于大面积侵权情况，专利权人往往可能采取过激行动，四面出击，到处开花，在行业协会中可能会受到抵制，在业内会造成“好诉”的“不良”印象，对自己的商业信誉造成不必要的影响。

　　律师建议

　　可以有步骤地、有重点地分步维权，对于态度恶劣的，屡教不改的要坚决打击，对于情节轻微的，可以采取其他商业手段处理。

　　三、可能招致对方律师函的反制

　　由于专利律师警告函在发送对象选择不谨慎，接收律师函的企业本身存在大量的专利保护，且两企业之间存在技术交叉情况，那么有可能会撞到枪口上，导致对方向我们也同样发起专利律师函反制我们。

　　律师建议

　　在对待发送对象上，要先行检索对方企业的专利申请及布局情况，还需要特别关注其关联公司或其法定代表人申请的专利情况，以及对方专利对我方的制约程度，若撼动不了对方，就应采取保守战术，避免正面冲突。

　　四、打草惊蛇，对方转移证据

　　由于侵权企业知悉专利律师函，并且对专利进行了技术特征或保护范围的解读，若可能构成侵权的，对方企业有可能会转移证据，比如网页内容删除，淘宝天猫平台购物宝贝下架，召回侵权产品，或将批量侵权产品转移到其他隐蔽的仓库，或将部分财务账册进行了合理规避处理。有些侵权企业及时对专利进行破解或者规避，如修改侵权产品结构或调整工艺方法，使得新产品或新工艺不落入专利权利要求保护范围；或者改变外观设计内容使得新产品与原产品不相同也不相似。即使未转移证据的，但也会提高警惕，特别谨慎，加强防范，对于专利权人的任何取证造成很大难度。

　　律师建议

　　对于证据容易转移的或容易灭失的，且取证成本不大的情况下，可以先行取证，然后再发律师函。

　　五、警告函属于自述，自述内容之后不能反悔

　　部分专利权人在拟定警告函时，内容丰富，除了客观表达事实之外，还对专利权本身的保护范围进行过多解释，而在之后的专利侵权判断中又应遵守诚实信用原则和具体的禁止反悔原则，若专利权人在警告函中对专利权的保护范围进行了限制性的解释，在侵权诉讼中不能对保护范围进行扩大，容易造成维权失败。

　　律师建议

　　专利律师函不用过分强调细节，对保护范围的解释进行扩大或者不解释保护范围，由侵权企业自己进行分析判断，减少造成“禁止反悔原则”的适用风险。

　　六、可能遭受“确认不侵权”的“反诉”

　　有些专利权人经常在无确实侵权证据或未进行基本的侵权分析的情况下便向竞争对手乱发专利侵权的警告函或在媒体上发布竞争者专利侵权的声明，以此达到打击竞争对手的商业目的，这种行为本质上是假借专利维权之名而行不正当竞争之实，属于滥用专利权的行为，是为法律所不允许的。

　　最高法院对这种借“维权”的合法外衣打击竞争对手的行为，若专利权人事后又不起诉的，可能会遭受到接收律师函的一方的“反诉”，在司法实践中叫“确认不侵权之诉”，也就是让法院来确认接收到律师函的一方是不侵犯专利权的书面判决。具体的规定是2010年1月1日实施的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定：“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催促权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理” 。若专利权人败诉将承担对方的损失。

　　律师建议

　　对于竞争对手进行深入分析，判断其是否具备“反诉”的可能性和条件或几率，对于可能性大几率高的企业应慎重发送警告函，或者不采用警告函方式，采用达不到反诉条件但又可以达到告知目的的告知函方式通知对方。

　　七、可能因“警告不当”而导致的“不正当竞争”或“损害赔偿之诉”

　　知识产权在某些方面着实成为市场竞争的武器和手段，同时也可能被滥用，也可能利用了知识产权的“游戏规则”而进行恶意维权，比如利用实用新型和外观不进行实质审查的制度“漏洞”而进行涉网的大量投诉，威胁卖家进行下架，若淘宝或天猫因权利人投诉而将卖家宝贝下架，而事后证明为错误投诉（通过律师函的方式要求淘宝或天猫进行下架处理），特别是在专利权有瑕疵的情况下的的错误投诉，被投诉人可以提起不正当竞争或损害赔偿之诉，要求投诉人因错误投诉造成的宝贝下架销量较少带来的经济损失。

　　律师建议

　　对于实用新型和外观及时先行做好专利权评价报告，对于专利局无法审查到的不符合专利法要求的原因进行排查（比如已经有在先销售记录，比如明显是从国外展会抄袭来的产品），对于专利权不稳定的投诉应慎重。在进行投诉的过程中，若发现对方提供了相对有利的不侵权抗辩，可以及时撤回投诉，阻止被投诉人损失的发生或将损失降低到最低。

　　八、因措辞不当而导致的“商业诋毁”或“不正当竞争”

　　有些专利权人在发专利侵权律师函的同时，希望搭便车，对涉嫌侵权的企业除了侵权之外的情况予以说明或谴责，如使用“以侵权为业”的词语，表达对涉嫌侵权不诚实守信经营，企业的规模不切实际的缩小或进行不当的比较（即使事实本身正确，但特定环境下的比较也可能构成不正当竞争），专利权人想通过一封律师函一举两得。

　　律师建议

　　措辞严谨，仅就涉嫌专利侵权的事宜进行适度评价，不要对对方企业的人格和商誉进行评论，同时对涉嫌侵权的用词也适当留有余地。

　　九、撒大网地毯式发函导致错误打击

　　有些专利权人，报着不管有于没鱼，一网撒下去再说的思想，反正多发一份律师函也不需要交税的理念，不管对方企业侵权不侵权，事先也不进行经营范围调查，不做好是否侵权的分析，只要要关联的企业就直接多COPY一份律师函，造成满天飞的局面，对于经销商侵权的，见店就发，容易导致错误打击，被打击对方可以就该律师函提起诉讼并要求承担损害赔偿。

　　律师建议

　　事先调查分析，对于明显不侵权的企业排除在律师函之外，对于大面积侵权的企业，也可以分批次尽心发函，不容易出现法不责众的情景，也可以“鬼子悄悄进村”试探下前方的反应，或许之前少量的律师函已经可以达到杀鸡骇猴的效果了。

　　十、上市、重大并购前“敲诈”式的律师函导致大额索赔

　　有些专利权人，专挑大鱼，就等着对方企业上市或重大并购事项前，突然扔出一个重型炸弹，提出涉嫌侵权的律师函，并利用媒体大肆宣扬，以达到和解、转让或技术许可的目的，同时还将律师函寄送给证监会、准备收购的企业等等，造成压力以便有一个好身价。这类事宜在国外称之为“专利蟑螂”做空企业。若被发函企业急于和专利权人达成和解事项，那么此时风平浪静。若因专利侵权律师函导致上市或并购失败，而侵权又不成立，被发函企业常常会提起大额的索赔。

　　律师建议

　　对专利侵权的可能性做预先精准判断，对被发函企业的解决问题的策略进行预先判定，同时对于发函的面进行适度有节奏的进行控制，对于媒体宣传是主动要求宣传，还是被动宣传都应予以考虑。

　　来源：知产团

　　作者：王梨华 浙江杭知桥律师事务所 合伙人