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来源 | 北京三友
回顾2015年上海市工商局针对金丝猴公司的商标侵权行为开出了193万的天价罚单，创下近年来商标侵权案件行政处罚金额的新高，这都够虎妈们买个学区房了！不过中小企业老板们不要怕，即使被诉商标侵权，我们还是有机会扭转局面，化危机为转机的。抗辩技巧秘诀就是：灵活运用，见招拆招。
01 稳扎稳打之基本定义
商标侵权是指他人未经注册商标所有人的许可，使用了与该注册商标相同或者近似的标志，而且有可能造成消费者在商品或服务来源上的混淆。从定义看商标侵权的抗辩，可以从以下几个地方下手：商标标识是否被当作商标在使用、商标是不是相同或者近似，商标所标识的商品是不是相同或者类似，以及是否会有混淆可能性。
同时，我们思考侵权抗辩对策时也应从法条和法理出发，千万不可因为定义看起来简单就忽略，不修炼好内功心法是抵挡不住强招的。涉及商标侵权的法条秘籍在此：我国《商标法》第57条、《商标法实施条例》第75-82条、2002年最高院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第1、2条。
02 武功进阶之抗辩方法
（一）纵览全局之围魏救赵
1.“非商标性使用”抗辩
首先，商标标识是否被当作商标使用是讨论商标侵权的前提。如果商标标识的使用不满足我国商标法中“商标使用”的规定，即没有起到标识商品或者服务来源的作用，当然就没有侵权与否之说了。那如何判断标识是否被当作商标使用了呢？商标的使用包括将商标用于商品、商品包装或容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，以达到区别商品特定来源的目的。比如，商业街的美食地图上虽然会按照餐厅位置标上“麦当劳”、“真功夫”等商标，但因为地图上的这些标识仅仅只是起到为店铺定位的目的，因此这些商标标识属于“非商标使用”，在应对商标侵权抗辩时若能纵览全局，以原告商标属于“非商标使用”抗辩，则能轻易化解难题。
2. “正当使用”抗辩
“正当使用”一般包括描述性（叙述性）使用和指示性使用。描述性使用，所使用的标识应当是描述性、叙述性词汇、符号，否则不可能构成描述性使用。商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者地名可用于描述、叙述。
根据我国《商标法》的规定，仅由通用名称或者叙述性词汇组成的商标不予注册。但是通用名称或叙述性词汇经过使用取得显著性以后，即取得第二含义以后便可以获得注册。但这样会产生一个问题，明明是通用名称或者是叙述性的词汇，因为你把它注册在商标里面我就不能用它们来描述产品了吗？肯定不能这样。比如在“雪花”案中（2003一中民初字第1004号），原告内蒙古杭锦后旗金穗食品工业有限责任公司主张被告北京本乡玉粮油有限公司在被告面粉产品上标注“雪花粉”字样侵犯了其“雪花”图文商标。最终法院认定：根据中国粮食行业协会及国家粮食局的说明可知，各面粉企业均约定俗成地将生产精度更高、档次更高的面粉称之为雪花粉，故雪花粉应属商品通用名称，被告在面粉包装袋上标注雪花粉属于正当使用。
指示性使用是指，为了标明商品或服务的用途,使公众了解与产品有关的真实信息,善意地使用他人商标的行为。一般要求使用出于善意；使用的目的是对商品的特点、产地进行描述；使用符合一般的商业惯例，且不会导致消费者对商品来源的误认：使用者主观不是作为自己商品的商标使用；同时相关公众也不会将其认知为标示来源的标识。比如在案例：美国教育考试服务中心诉北京市海淀区私立新东方学校侵犯注册商标专用权案中，原告商标是“TOEFL”，注册在考试试题上，二审法院认为，虽然新东方学校在“TOEFL系列教材”、“TOEFL听力磁带上”突出使用了“TOEFL”字样，但新东方学校对“TOEFL”是在进行描述性或者叙述性的使用。其目的是为了说明和强调出版物的内容与TOEFL考试有关，是为了便于读者知道出版物的内容，而不是为了表明出版物的来源，并不会造成读者对商品来源的误认和混淆。
3. “权利用尽”抗辩
“权利用尽”是比较简化的说法，容易给人一种一下子就没有商标权了的感觉。其实这是一个很狭义的概念，即商标权利人在商品合法投放市场之后就不能对该商品的进一步流通如转销、分销等进行干预。比如把一瓶已经打上了农夫山泉的矿泉水卖到市场上去后，转卖人是不是还在使用农夫山泉的商标？从严格的逻辑上讲转卖的行为属于在使用该商标，那么转卖人在并未获得商标权人许可的情况下使用该商标是不是侵权呢？欧盟的《商标法》里写得较为明确，对得到商标授权投入市场的商品，首次投入市场后若其他人继续使用这个商标就不在你的权利范围之内了。这就叫商标权利用尽，而不是说一卖出去我的商标权就没了。
原则上商标权利用尽后我就没有办法控制商品的流通了。但是在欧盟《商标法》或者在美国相关的判例里面有一个但书，即这个东西你接着卖没有问题，但不能对其进行任何更改。如果商品已经变质了，就要把它销毁。但是，这在我们的《商标法》里没有规定。
4.“合法来源”抗辩及“商标未使用”抗辩
我国《商标法》第64条规定了商标侵权被告的免责抗辩理由，即在未知的情况下销售了侵犯注册商标专用权的商品，若能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，那么即使构成侵权也不承担赔偿责任。以及注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。
但是，并非所有销售“合法取得”的侵权商品都可以免除侵权责任。，还应当结合销售方是否尽到必要的审查注意义务，进而合理确定侵权责任的承担。
5. 在先使用抗辩
如果你在对方申请商标注册前就已经使用了该商标，那么在面对侵权主张时，依据《商标法》五十九条的规定做出不侵权的抗辩。
《商标法》五十九条：商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。
（二）会心一击之釜底抽薪
1.“商品不类似”抗辩
前面五个都属于外围抗辩，下面我们回到核心问题的抗辩中来。根据我国商标法第57条，在类似商品上使用与其注册商标相同或类似的商标易造成混淆的，构成商标侵权。因此，在进行抗辩时，若能证明双方商品不类似，则不构成侵权。但是这个问题，在抗辩时同样会出现难点。我们不禁要问道，商品类不类似是根据什么来判断？我们可以借助商标局编写的《类似商品区分表》去进行类似与否的判断，但是类似商品区分表也在不断地变化，现实生活中有些东西也不是非此即彼的，逻辑也是有限度的。
多数情况下，类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。提醒一下： 我们在注册商标时一定要借鉴其他知名品牌的延伸效应。举个例子：吉普的服装是一件背心上面写有“Jeep”,这就是吉普这个汽车品牌延伸发展到服装上面来的表现。这时吉普这个品牌已经不仅仅代表一辆车，而变成了一种粗犷彪悍的生活方式，这说明品牌具有一定的延伸性，可以用在各类商品上。商标瞬间变得高大上了呢！
2. “商标不近似”抗辩
刚讲完商品的关系，现在，我们回到标志本身是否近似的问题上来，这里也会涉及近似和混淆的关系。不多说，放图！
机智的你一定可以看到很多不同。但是商标不能这样去比，不能用玩“找不同”的方法去判定，因为商标的比对应该以相关消费者为标准的，即通过判断相关消费者会不会产生混淆来判断商标是否近似的。
总体来讲，我们在判断商标是否近似时采取的是一个整体的标准。所以，从商标法的意义来讲这两幅图是相同的，它们虽然存在区别，但是作为商标时，以相关公众的一般注意力去判断，二者基本是相同的。不过在此要提醒一下：您注册商标前一定要进行全方位的商标近似检索，避免日后踩雷。
3. 恶意抢注抗辩
如果商标被他人恶意抢注后，恶意抢注人又提起了侵权主张，应如何应对？根据最高院的意见：注册商标权人的注册商标属于复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标、抢注被代理人或者被代表人的商标或者以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标，被诉侵权的在先商标使用人以此为由提出抗辩的，应当予以支持。