商标的维持与撤销

  主要内容

  一、变更、续展与转让

  二、新商标法下商标撤销程序概述

  三、退化为通用名称撤销案件的审理

  四、连续三年不使用撤销案件的审理

  第一部分

  变更、续展和转让

  法律法规规定

  (变更的强制性)

  《商标法》第四十一条规定,注册商标需要变更注册人的名义、地址或者其他注册事项的,应当提出变更申请。

  (法律后果)

  《商标法》第四十九条 商标注册人在使用注册商标的过程中,自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的,由地方工商行政管理部门责令限期改正;期满不改正的,由商标局撤销其注册商标。

  (注册申请的变更)

  《商标法实施条例》第十七条:

  申请人变更其名义、地址、代理人、文件接收人或者删减指定的商品的,应当向商标局办理变更手续。

  注册商标的续展

  法律规定

  《商标法》第四十条:

  注册商标有效期满,需要继续使用的,商标注册人应当在期满前十二个月内按照规定办理续展手续;在此期间未能办理的,可以给予六个月的宽展期。每次续展注册的有效期为十年,自该商标上一届有效期满次日起计算。期满未办理续展手续的,注销其注册商标。

  商标局应当对续展注册的商标予以公告。

  《商标法实施条例》第三十三条 :

  注册商标需要续展注册的,应当向商标局提交商标续展注册申请书。商标局核准商标注册续展申请的,发给相应证明并予以公告。

  注册商标续展的典型行政复议案例

  邵某不服商标注册管理机关续展申请不予受理决定提起行政复议案

  案情简介:第3074422号“典尚”商标于2002年1月21日由邵某向商标注册管理机关申请注册。该商标于2003年4月21日被核准注册,商标专用权有效期为2003年4月21日至2013年4月20日。2013年9月9日,邵某委托盐城某代理公司向商标注册管理机关提交了商标续展申请。商标注册管理机关经审查,认为该商标续展注册申请材料中未提供申请人有效的主体资格证明复印件,根据《商标法实施条例》第十八条的规定,于2013年10月18日向邵某作出续展申请不予受理通知书。邵某不服商标注册管理机关续展申请不予受理决定,认为商标注册管理机关在续展宽展期即将届满前2天作出续展不予受理决定,导致其商标无法重新提起续展申请,给其造成巨大损失。

  河南C市养蜂场不服商标注册管理机关续展申请不予核准决定提起行政复议案

  案情简介:2002年9月23日,河南省C市养蜂场向商标注册管理机关提出了续展申请,因当时商标注册管理机关电子系统正处于一二期转换过程中,撤销三年未使用信息未能进入新系统,因此商标注册管理机关对该续展申请予以核准。2012年4月6日,因十年商标专用权期限即将到期,河南省C市养蜂场再次向被申请人提出了续展申请,2012年8月2日,商标注册管理机关作出了不予核准续展的决定,理由为:该商标已被撤销。河南省C市养蜂场对此不予续展决定不服,向我委提出行政复议申请,其理由为如果商标已被撤销,第一次续展就不应被核准,既然商标注册管理机关核准了第一次续展申请,该续展就应被视为有效。综上,请求撤销商标注册管理机关续展申请不予核准决定。

  转让—法律法规规定

  (转让的要件)《商标法》第四十二条:

  转让注册商标的,转让人和受让人应当签订转让协议,并共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。

  转让注册商标的,商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标,或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标,应当一并转让。

  对容易导致混淆或者有其他不良影响的转让,商标局不予核准,书面通知申请人并说明理由。

  转让注册商标经核准后,予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。

  (法律后果)旧《商标法》第四十四条:

  自行转让注册商标的,由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标。新法删除此规定

  (转让申请的程序)《商标法实施条例》第三十一条 :

  转让注册商标的,转让人和受让人应当向商标局提交转让注册商标申请书。转让注册商标申请手续应当由转让人和受让人共同办理。商标局核准转让注册商标申请的,发给受让人相应证明,并予以公告。

  转让注册商标,商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标未一并转让的,由商标局通知其限期改正;期满未改正的,视为放弃转让该注册商标的申请,商标局应当书面通知申请人。

  (注册申请的转让)

  《商标法实施条例》第十七条第二款:

  申请人转让其商标注册申请的,可以向商标局办理转让手续。

  (商标移转)《商标法实施条例》第三十二条:

  注册商标因转让以外的继承等其他事由发生移转的,接受该注册商标移转的当事人应当凭有关证明文件或者法律文书到商标局办理注册商标专用权移转手续。

  注册商标移转的,注册商标专用权人在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标,应当一并移转;未一并移转的,由商标局通知其限期改正;期满未改正的,视为放弃该移转注册商标的申请,商标局应当书面通知申请人。

  商标移转申请经核准的,予以公告。接受该注册商标专用权移转的当事人自公告之日起享有商标专用权。

  常见的移转申请

  企业法人破产:法院的破产裁定书、清算组同意转让的书面文件

  企业法人清算:清算组在工商局的备案文件、清算组同意转让的书面文件

  企业法人吊销营业执照:清算组在工商局的备案文件、清算组同意转让的书面文件

  企业兼并、合并:合并或兼并的协议或文件(用以证明商标权属于受移转方)、工商登记证明(证明合并或兼并已实际履行并办理工商登记)

  全民所有制企业、集体企业改制:上级主管部门、政府部门或国有资产管理部门批复同意改制的文件(证明商标权属于受移转方)、工商登记证明(证明改制并办理工商登记)

  自然人死亡:继承公证书

  个体工商户:由经营者或家庭成员处分,提供工商部门的证明(证明个体户的负责人姓名和身份)和负责人出具的公证声明办理转让

  个人独资企业:由负责人处分,同上

  公司分支机构:由公司处分,提供工商部门的证明(证明分支机构所属公司名称)和公司同意转让文件

  合伙企业:由全体合伙人处分,参照个体工商户

  非企业法人

  事业单位法人、社团法人

  登记部门出具证明(证明法人资格以及终止、所属上级主管部门)、上级主管部门的同意转让文件

  第二部分

  新商标法下商标撤销程序概述

  旧法下存在的问题

  1.“争议”和“撤销”概念的混乱

  2.未能区分“撤销”和“无效”

  旧法下“争议”概念混乱:有三种含义

  —— 第二条“商标评审委员会负责处理商标争议事宜”。

  —— 第五章章名“商标争议”:对已经注册的商标,他人认为违反商标法规定的,申请商标评审委员会裁定撤销。被撤销的商标,其专用权自始不存在。

  —— 第四十一条第三款:“除前两款规定的情形外,对已经注册的商标有争议的……”。(原实施条例第二十九条:商标法第四十一条第三款所称对已经注册的商标有争议,是指在先申请注册的商标注册人认为他人在后申请注册的商标与其在同一种或者类似商品上的注册商标相同或者近似。)

  旧法下“撤销”概念混乱:有三种含义

  ——商标“争议”案件中:被“撤销”的商标,其专用权自始不存在。

  ——商标局依据商标法第四十一条第一款撤销注册商标;

  ——商标局依据商标法第四十四条(使用商标不规范、连续三年不使用商标)、第四十五条(商品质量问题)撤销商标。

  无效(争议)和撤销不分在实践中的不利影响(通用名称案件认定事实和适用法律的困惑)

  通用名称案件的两种情形

  将通用名称注册为商标

  商标因使用和保护不当而退化为通用名称

  两种涉及通用名称案件的时间点起算

  第一种情况下应该是以争议商标申请注册日之前的事实状态为准

  第二种情况下应该是以案件审理时的事实状态为准

  旧法下因不存在无效和撤销的区分,故所有涉及通用名称的案件理论上均应依照无效的思路来处理,这会是经使用退化为通用名称的商标无法得到撤销;若考虑案件审查时的事实状态判定为构成通用名称,则 “自始无效”的后果对当事人是不公平的

  新法对撤销事由的范围作了调整

  删除了因商品质量问题、自行转让注册商标而撤销商标注册的规定

  增加了因使用不当退化为通用名称而撤销的情形

  仍保留的理由:自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的;没有正当理由连续三年不使用的

  第三部分

  退化为通用名称撤销案件的审理

  商标退化为通用名称的判定

  《商标法》第四十九条

  ——注册商标成为其核定使用的商品的通用名称的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。

  最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见(法发〔2010〕12号)

  人民法院在判断诉争商标是否为通用名称时,应当审查其是否属于法定的或者约定俗成的商品名称。依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的,应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的,应当认定该名称为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典列为商品名称的,可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。

  约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场较为固定的商品,在该相关市场内通用的称谓,可以认定为通用名称。

  申请人明知或者应知其申请注册的商标为部分区域内约定俗成的商品名称的,应视其申请注册的商标为通用名称。

  人民法院审查判断诉争商标是否属于通用名称,一般以提出商标注册申请时的事实状态为准。如果申请时不属于通用名称,但在核准注册时诉争商标已经成为通用名称的,仍应认定其属于本商品的通用名称;虽在申请时属于本商品的通用名称,但在核准注册时已经不是通用名称的,则不妨碍其取得注册

  第四部分

  连续三年不使用撤销案件的审理

  连续三年不使用撤销的判定

  《商标法》第四十九条

  ——没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。

  立法目的

  清除确实闲置不用的“死亡商标”,为具有真实善意使用商标意图的市场主体依法申请注册和使用扫清障碍。

  利益平衡:商标权保护是商标法的核心,对产生撤销注册商标权这一严重后果的制度,应对其适用进行严格限定。

  新商标法第四十八条

  本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。

  注册商标不使用撤销制度中的“使用”的三要件

  商标使用的主体要件

  商标使用的客观要件

  ——商标使用的客体

  ——商标使用方式:在商业活动中公开使用

  主观要件:真实使用意图

  商标使用的主体

  证明使用的证据材料包括商标注册人使用注册商标的证据材料和商标注册人许可他人使用注册商标的证据材料。

  ——商标注册人与商标被许可使用人

  商标注册人

  ——广义概念,既包括通过申请注册程序取得商标专用权的原始注册人,也包括通过受让、继承等方式取得商标专用权的继受注册人。

  ——商标非法转让被撤销后“受让人”的使用不被承认的案件。例:第767897号“费雷FEILEI及图”商标撤销复审案件

  商标被许可使用人

  ——许可关系的成立,并不以书面形式为限,口头形式和其他形式的合同亦属合法。故只要能确认许可关系的存在,应对这种许可下的使用予以认可,而不必拘泥于合同的具体形式。

  商标被许可使用人

  ——注册人被吊销营业执照后的许可使用:第313758号“三得利SDL及图”商标撤销复审案

  ——再许可的使用:第738354号“康王”商标撤销复审案

  ——商标权人控制下的使用和不违背商标权人意志的使用:2010年最高人民法院商标授权确权意见中明确:商标权人自行使用、许可他人使用以及其他不违背商标权人意志的使用,均可认定属于实际使用的行为。

  ——无权使用的事后追认?

  商标使用的客体

  商标法第56条

  ——注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。

  一、商标标识使用的要求–不改变显著特征

  ——最高法院2010年确权意见:“实际使用的商标与核准注册的商标虽有细微差别,但未改变其显著特征的,可以视为注册商标的使用”。

  ——《商标审理标准》:“自行改变注册商标”是指,商标注册人或者被许可使用人在实际使用注册商标时,擅自改变该商标的文字、图形、字母、数字、立体形状、颜色组合等,导致原注册商标的主要部分和显著特征发生变化。改变后的标志同原注册商标相比,易被认为不具有同一性。

  常见的不属于改变显著特征的使用

  中文商标繁体/简体、手写体/印刷体互换、字体互换等改变商标表现形式的情形;外文商标大小写、手写体/印刷体互换等改变商标表现形式。

  商标构成要素之间位置互换。

  未指定颜色商标使用彩色图样。

  商标省略或者添加描述性非显著部分的情形,包括在商标图样中增加或者减少一些不影响识别的边框、线条等简单装饰性图案的,或者增加一些描述性字词的情形。如第1483309号“华军huajun”商标撤销复审案,实际使用“华军网”,认可该使用。

  符合一般商业惯例的使用:服务商标经常在牌匾上使用,其实际使用的标志往往难以同注册的标识保持一致;在签订合同、开具发票时,商标中的图形往往无法描述,图文组合商标的情况下,图形部分常被省略,单纯图形商标的情况下,往往以其所指代的事物称呼。在第1738756号“ARM&HAMMER及图”商标撤销复审案中,判决认定虽然发票及销货清单涉及产品名称包括“斧头食粉”,但复审商标系图形商标,销售者在开具发票时难以标注复审商标的图形,使用文字指示复审商标亦符合商业惯例

  二、商品使用的要求—在核定使用的商品上使用

  ——属于在核定商品上使用的

  ——不属于在核定商品上使用的:第1471196号“安琪尔及图”商标撤销复审案件,商评委与法院认为复审商标在“电动自行车”上的使用不能视为在核定使用的“电动车辆”上的使用

  ——实际使用商品与核定商品属于类似商品

  ——实际使用商品与核定商品属于类似商品

  1.在“GNC”商标撤销复审案件中,二审法院认定在蜂蜜上的使用,不能作为在核定的非医用的营养鱼油商品上的使用。

  2.第313758号“三得利SDL及图”商标撤销复审案中,“饮用水”上的使用视为在“可乐液体饮料”等商品上的使用。第1926999号“桃桃TaoTao”商标撤销复审案中,复审商标核定使用商品与实际使用的笔袋商品类似,法院认为笔袋非复审商标核定使用商品,但因区分表中无这一商品类别,故可以认定复审商标在全部商品上的使用。

  商标使用方式

  商标法第四十八条

  ——本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。

  商标意义上的使用

  商业活动中公开使用

  第3482505号“小霸王XIAOBAWANG”商标撤销复审案中,一审判决明确指出,通常情况下只有消费者能够接触到的商标使用行为,如销售行为,广告行为等,才能够产生商标的识别作用,才属于商标意义上的使用行为。消费者无法接触到的商标使用行为,如商标交易文书中使用商标的行为,商标标识的加工行为等,因无法起到使消费者识别来源的使用,故不属于商标意义上的使用行为

  在第1156187号“骆王LUOWANG及图”商标撤销复审案件中,法院判决认为商标使用行为须为公开的市场流通中的使用,虽然在案证据可以证明案外人曾经为注册人加工生产过带有复审商标的商品,但此证据仍不能证明这些商品已经进入了商业流通领域,故对该使用行为不予认定。在国际注册808033号图形商标撤销复审案中,判决认定虽然权利人作为赞助商参与网球赛事,展览用网球上印制有复审商标,但没有证据表明印制有复审商标的网球已进入商品流通领域,或者即将进入商品流通领域,因此这种使用方式不符合商标法对商品商标有关公开商业使用的要求。

  在第220865号“信远斋”商标撤销复审案中,法院判决对商业性使用作了定义:主要指注册商标在商业性运营过程中使用,其相关活动应当是以盈利为目的,从而形成商标上的商誉,发挥商标区分产源的作用。该案中权利人提交的证据中包括了一份指定期间《北京经济报》刊登的报道和照片,对权利人维权行为进行了报道,法院判决认为该证据不能证明权利人将标注有复审商标的商品实际投入市场流通环节。故不属于商业活动

  第576796号“盼盼PANPAN及图”商标撤销复审案、第558048号“威克K及图”商标撤销复审案,注册人分别提交了卫生检测报告和质量监督检验所的检验报告,在上述报告中显示有复审商标,判决认定此种证据不足以证明标有复审商标的商品在市场上流通,故不能证明商标的商业使用。

  主观要件

  具有真实使用商标的主观意图(而非象征性使用)

  ——为公开使用商标做积极的准备,如印制产品包装盒、进行广告宣传

  ——在商业活动中付诸使用,如在商品、产品说明书、销售合同、发票上使用注册商标等

  象征性使用

  ——有关商标权的声明广告

  ——少量的象征性使用: 使用强度的要求?

  少量的象征性使用: 使用强度的要求?

  在第3027022号“英格索兰INGSORAN及图”商标撤销复审案中,判决指出撤三制度旨在最大限度地促进注册商标的实际使用,避免商标资源的闲置与浪费,因此,在认定相关商标使用行为是否构成商标法意义上的商标使用行为时,不应对证据形式以及使用主体提出过于严苛的要求。与该判决的理由相类似,在多份判决中均考虑使用人为个体工商户或小企业,对其提交的使用证据放宽要求。

  “康王”商标撤销复审与行政诉讼案

  商评委经审理认为,鉴于云南滇虹公司与其子公司昆明滇虹公司的密切关系,昆明滇虹公司对“康王”商标的使用应视作云南滇虹公司的使用。依照云南滇虹公司在复审程序中提交的证据,可以证明昆明滇虹公司委托他人生产“康王”牌防裂护肤霜的包装材料,以及委托他人定牌加工并生产(发用类)“康王洗剂”的事实,结合云南滇虹公司最终受让取得“康王”商标专用权这一事实,可以认定云南滇虹公司对“康王”商标存在真实的使用意图以及实际的使用行为,因此“康王”商标应予以维持。

  汕头康王公司不服商评委的决定提起行政诉讼,两审法院经审理认为,云南滇虹公司在评审阶段提交的包装盒和委托他人加工包装盒的合同原件等证据并不能证明该包装盒已投入市场并实际使用,且包装盒上未标注化妆品生产许可证和卫生许可证,这违反了行政法规的强制性规定,为非法使用,而商标法所保护的商标使用权仅适用于合法使用,故不能认定“康王”商标已被使用。

  云南滇虹公司不服二审判决,向最高人民法院申请再审。最高院认为商标法第四十四条第(四)项规定的“使用”,应该是在商业活动中对商标进行公开、真实、合法的使用。从商标法第四十五条的规定来看,判断商标使用行为合法与否的法律依据,并不限于商标法及其配套法规。对于违反法律法规强制性、禁止性规定的生产经营活动中的商标使用行为,如果认定其法律效力,则可能鼓励、纵容违法行为,与商标法有关商标使用行为规定的本意不符。由于2002年10月18日之前,云南滇虹公司及昆明滇虹公司均没有生产、销售化妆品所必需的生产许可证和卫生许可证,不能认定其在争议期内合法使用了“康王”商标。故此,最高人民法院驳回了云南滇虹公司的再审申请。

  不使用的正当理由

  商标法实施条例第六十七条规定了商标不使用的正当理由,包括:(一)不可抗力;(二)政府政策性限制;(三)破产清算;(四)其他不可归责于商标注册人的正当事由。

  一、不可抗力

  ——按照民法通则第一百五十三条的规定,民法上的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。常见的不可抗力情形包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。例如,工商总局于2008年5月27日发布《国家工商行政管理总局关于支持地震灾区恢复生产、搞活市场、重建家园的若干意见》。

  二、政府政策性限制

  -第838072号“宝岛及图”商标撤销复审案中,法院判决认为政策性限制包括对商品生产、销售的限制,以及商标权人经努力无法改变的政策性文件或要求等。商标注册人系国家烟草专卖局直属中国烟草实业发展中心的下属企业,应当按照国家烟草局的要求组织生产,自2007年起,国家烟草专卖局下达的准产目录中一直暂未安排生产“宝岛”牌卷烟,且今后亦存在适时安排生产的及销售的可能性

  -在第3354878号“惠誉HUIYU”商标撤销复审案件中,商标注册人主张,金融机构的设立需要国家银行监管部门审批,未经批准不能成立,故不能使用复审商标的理由正当。法院判决认为,从事金融领域产品经营活动需经国家相关部门审查批准,属于该领域从业者理应知晓的事实,不属于其主观上事前无从知晓或者不能预见的政策性调整等的情势变更事项。故在注册人承认未使用的情况下,其正当理由抗辩不成立,维持商评委撤销复审商标的决定

  三、破产清算

  -第1053705号“庆兰”商标撤销复审案为例,法院判决认为,商标注册人于2001年被吊销营业执照,其上属糖酒公司正式改制始于2002年,由于两者为上下属企业关系,且国有企业改制往往政策性较强,涉及面较广、持续时间较长,故关于注册人因上级企业改制中未及时年检而被吊销营业执照的主张具有合理性。因此,复审商标在三年期间内未在指定商品上进行商业使用,具有因政府政策性限制而停止使用的正当理由。同时考虑企业改制完成后,注册人重新使用复审商标的意图和能力以及复审商标长期积累的市场声誉,判决维持商评委维持复审商标注册的决定。

  -对于改制未对正常的生产经营活动构成实质性影响的,以企业改制为由主张不使用往往无法得到支持。在第1182854号“冰花及图”商标撤销复审案件中,判决认为商标注册人企业改制工作始于2005年6月终于2005年8月,期间商标注册人进行了正常的工商年度检验工作,由此可见,企业改制工作持续时间较短且未对其正常的生产经营活动构成实质性影响。另外,商标注册人亦未就改制前两年及改制后近一年时间内对复审商标的未使用行为作出合理解释并提供相应证据。因此,对商标注册人关于未在指定期间内使用复审商标具有正当理由的主张缺乏事实及法律依据。

  四、其他正当事由

  -最高人民法院2010年确权意见关于商标不使用的正当理由规定:……或者商标权人有真实使用商标的意图,并且有实际使用的必要准备,但因其他客观事由尚未实际使用注册商标的,均可认定有正当理由。相较于条例的规定,因“其他客观事由”并未限定为不可归责为商标注册人的事由,而是从商标注册人的主观使用意图出发,对商标不使用的正当理由明显放宽。

  -第716753号“大自然NATURE及图”商标撤销复审案,二审法院认为在指定的三年期间原注册人未使用复审商标且无正当理由的前提下,考虑注册人在指定期间结束之前半年左右的时间才取得复审商标的独占许可使用权,并随即发布招商加盟广告、在指定期间之后仍持续从事宣传、招商和展览活动等,可以证明其具有使用复审商标的积极使用意图且持续使用,行为合理正当。

  -涉及复审商标的其他纠纷不能成为不使用的正当理由。

  -商标注册人主张法定代表人生病、企业地址搬迁、复审商标被提出争议、复审商标系受让取得等事由,因所述理由与商标不使用的事实缺乏关联或者相关事由并非商标注册人所不能控制的客观事由,故相关主张难以得到支持。