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杭州张小泉集团有限公司与上海张小泉刀剪总店等商标侵权及不正当竞争纠纷案
本案是一起因历史原因而引发的企业名称权与注册商标专用权、驰名商标权的冲突，主要涉及多方当事人对老字号品牌的发展都有贡献的情形下，如何在尊重历史和营造公平诚信的竞争秩序之间把握平衡。
【案情简介】 原告：杭州张小泉集团有限公司(原杭州张小泉剪刀厂) 被告：上海张小泉刀剪总店(以下简称刀剪总店) 被告：上海张小泉刀剪制造有限公司(以下简称刀剪公司) 一审案号：(1999)沪二中知初字第13号 二审案号：(2()04)沪高民三(知)终字第27号
原告杭州张小泉集团有限公司诉称：杭州张小泉剪刀厂创立于1663年，是一家具有三百多年历史的知名企业，其生产的“张小泉”刀剪以型号多样、质量优良而享誉海内外。1964年8月1日，原告获得中文文字张小泉与剪刀图形组合的张小泉牌(以下简称“张小泉牌”)注册商标，经核定用于剪刀等产品。1997年4月9日，国家工商行政管理局商标局认定“张小泉牌”注册商标为驰名商标。被告刀剪总店在广告和店堂告示中均使用了“张小泉”的字号以及原告特有的历史，在其销售的刀剪商品标记中不同程度地使用“张小泉”文字。被告刀剪公司在企业名称中也使用了“张小泉”字号。 原告认为，由于历史原因，刀剪总店在成立之初取得并使用“张小泉”字号可以谅解。但在原告取得“张小泉牌”注册商标，特别是取得驰名商标后，两被告仍在使用“张小泉”字号，并在销售的商品及包装上突出“张小泉”文字，扩大了“张小泉”字号的使用范围，使消费者误认为两被告与原告存在某种关系，侵犯了原告的注册商标专用权，且构成不正当竞争。据此，原告请求法院判决：1．确认两被告在企业名称中使用“张小泉”文字构成对原告“张小泉”及“张小泉牌”注册商标及驰名商标的侵权；2．确认被告刀剪总店在产品标识中使用并突出“张小泉”文字的行为构成对原告“张小泉”及“张小泉牌”注册商标的侵权和不正当竞争；3．两被告停止商标侵权及不正当竞争行为；4．被告刀剪总店、刀剪公司分别赔偿原告经济损失人民币2 289 476元和人民币100 000元。 被告刀剪总店、刀剪公司共同辩称：原告无权直接要求被告停止使用经登记注册的企业名称。被告并未侵权，被告在自己的产品及产品包装上都是使用自己的注册商标或企业名称，且被告刀剪总店企业名称早在1956年就开始使用；而且根据对“张小泉”文字存在和使用的历史资料记载，该品牌并非属于某个企业，其知名度高，也非由于原告取得驰名商标时才形成，而是众多使用“张小泉”的厂家或商家共同创造的结果，其中也包括被告刀剪总店的长期使用。据此，请求法院驳回原告起诉。
法院经审理查明： 1964年8月1日，原告经注册取得“张小泉牌”商标，核定使用商品为日用剪刀，注册号为46474。1981年5月1日，原告经国家工商行政管理总局注册取得“张小泉牌”商标，核定使用商品为第20类剪刀，后续展。1991年2月28日，原告获得中文“张小泉”商标注册证，核定使用商品第8类，包括剪刀和日用刀具等。1997年5月7日，上述两商标均转为国际分类，核定使用商品第8类，包括刀剪等，有效期自1997年5月7日至2007年5月6日止。1997年4月9日，原告的“张小泉牌”注册商标被国家工商行政管理局商标局认定为驰名商标。 被告刀剪总店成立于1956年1月6日，开业之初名称是上海张小泉刀剪商店，1982年、1988年、1993年先后变更为张小泉刀剪商店、张小泉刀剪总店、上海张小泉刀剪总店。被告刀剪总店在开业之初及1993年以后在产品及外包装上突出使用“上海张小泉”字样，在1982年至1993年变更企业名称之前，其产品及外包装上突出使用“张小泉”字样。1987年1月30日，被告刀剪总店获得了“泉字牌”图形商标注册证，1993年10月，国内贸易部授予被告刀剪总店为中华老字号。 被告刀剪公司成立于1998年5月21日，由被告刀剪总店(占股本90％)与他人共同投资开办。 根据杭州市档案馆及浙江文史资料选辑记载：“张小泉”具有300多年的历史，起初由张思泉带着儿子小泉开设“张大隆”剪刀店，1628年张小泉又率子近高来到杭州，在杭州大井巷继续营业，招牌仍用“张大隆”，后因冒名者多，于1663年改名为“张小泉”刀剪店。小泉去世后，儿子近高继承父业，并在张小泉后面加上近记，以便识别。1910年，张祖盈承业。1949年，张祖盈因亏损宣告停产，并将张小泉近记全部店基生财与牌号盘给许子耕。杭州解放后，张小泉近记剪刀复生。1953年，人民政府将当时所有的剪刀作坊并成五个张小泉制剪合作社。 根据上海市档案馆资料记载：1950年，上海数十家上海张小泉剪刀商店签订同牌同记联名具结书。内容主要是：“张小泉牌号沿用已久，难以更改，共同使用，加记号以为识别，永无争议”。 “张小泉牌”注册商标被认定为驰名商标后，原告曾向上海市黄浦区工商行政管理局申请撤销被告刀剪总店的企业名称，但未获准许。1998年10月14日，原告再次向黄浦区工商行政管理局提出上述请求，黄浦区工商行政管理局回复：“该企业于1956年就称‘张小泉刀剪店’，在驰名商标认定之前就已经登记注册，历史悠久，根据这一事实，还需各方面进一步协调”。
在本案审理期间，杭州张小泉剪刀厂于2000年12月27日因企业改制更名为杭州张小泉集团有限公司。2001年5月14日，前述两商标经核准转让给杭州张小泉集团有限公司。 法院经审理认为： 原告的注册商标权、驰名商标权与被告的企业名称权虽然客观上存在冲突，但是，上述权利冲突的产生有其特定的历史背景和原因，故不能简单套用现有的法律、法规及其相关规定。“张小泉”品牌的形成已有数百年历史，其品牌知名度和声誉的产生历经数代人艰辛努力，有着长期的历史原因。原告与被告也均对“张小泉”品牌的形成作出过一定的贡献。鉴于上述特定的历史背景以及法律关于民事活动应当遵循公平、诚实信用的原则、保护在先取得的合法权利的原则，考虑到当时行政法规、规章允许企业使用简化名称及字号的规定，法院认为，被告刀剪总店的企业名称不构成对原告注册商标和驰名商标权的侵害，被告刀剪总店在产品及包装上突出使用“张小泉”或“上海张小泉”不构成对原告注册商标权的侵害及不正当竞争，被告刀剪公司的企业名称不构成对原告注册商标和驰名商标权的侵害，对于原告的诉讼请求不予支持。但是，为了规范市场，营造公平费争秩序，今后被告刀剪总店应当在商品、服务上规范使用其经榜准登记的企业名称，不得在企业转让、投资等行为中再扩展使斥其“张小泉”字号，被告刀剪总店对刀剪公司不持有股份时，刀勇公司不得在企业名称中再使用“张小泉”文字。 据此，法院依照《民事诉讼法》第六十四条、《民法通则》第四条、第九十九条第二款、第一百一十八条、第一百二十条、《商标法》第三条的规定，判决：对原告杭州张小泉集团有限公司(原杭州张小泉剪刀厂)的诉讼请求不予支持。 一审判决后，原告不服提起上诉，上海市高级人民法院判决驳回上诉，维持原判。
【评析】
本案涉及以下法律问题：
一、如何看待因历史原因而引发的被告刀剪总店的企业名称与原告注册商标或驰名商标权的权利冲突
首先，判断被告刀剪总店的企业名称是否构成对原告的注册商标或驰名商标权的侵害，应当考察企业名称和注册商标产生和发展的历史状况。从法院查明的事实看，“张小泉”剪刀已有300多年历史，无论是杭州档案馆或浙江文史资料选辑记载的材料，还是上海档案馆记载的材料，均反映了“张小泉”剪刀的产生与发展经历了一个很长的历史过程。这些历史资料也无法证明本案的原告或被告是直接的“张小泉”剪刀创始人。原告的注册商标登记于1964年，被告刀剪总店的企业名称登记于1956年，本案的原、被告均对“张小泉”品牌的发展、壮大，作出过一定的贡献。因此，法院在认定被告刀剪总店的企业名称是否构成对原告的注册商标及驰名商标权的侵害，应当考虑“张小泉”剪刀的历史沿革过程。 其次，注册商标权和企业名称权都是法律保护的民事权利，是两类平行的知识产权，两种权利均依法产生，分别受不同的法律、法规调整，现行法律、法规没有规定两者互相禁用，除非使用方有恶意。企业名称权与注册商标杈可以并列保护，两种权利的取得都必须合法，才能按照各自权利保护的范围进行保护。本案原告的注册商标与被告“刀剪总店”的企业名称均系依法获得，两种权利均应依法受到保护。如果该两种权利在作为指示商品来源的标识时发生了冲突，法院应当按照《民法通则》规定的诚实信用原则和保护公民、法人的合法的民事权益原则，依法保护在先获得授权的权利人，或者在先使用人享有继续使用的合法的民事权益。本案中，原告注册商标的取得晚于被告刀剪总店企业名称的使用，根据保护在先权利的原则，被告刀剪总店的企业名称不构成对原告注册商标权的侵犯。
再次，关于原告享有驰名商标权的问题。根据“驰名商标特殊保护”原则，驰名商标权的保护要强于一般的注册商标。作为注册商标的驰名商标能够禁止他人在与其不相同或者不相类似的商品上申请注册商标并禁止使用。根据现行的《商标法实施条例》规定，商标所有人认为他人将其驰名商标作为企业名称登记，可能欺骗公众或者对公众造成误解的，可以向企业登记主管机关申请撤销该企业名称登记，企业名称登记主管机关应当按照《企业名称登记管理规定》处理。但在本案中，由于被告刀剪总店的企业名称早于原告驰名商标的获得，人民法院在处理涉及原告的驰名商标权与被告企业名称权的权利冲突时，应当根据诚实信用和保护在先权利人的原则来确定。因此，原告不能以在后取得的驰名商标权对抗被告使用在先的企业名称权，故被告刀剪总店的企业名称不构成对原告驰名商标权的侵害。
二、如何认定被告刀剪总店在产品及包装上突出使用“张小泉”或“上海张小泉”的行为的性质
首先，被告刀剪总店在产品及包装上突出使用“张小泉，，或“上海张小泉”与其企业名称一样，均由来已久。从原、被告的举证来看，该行为伴随着企业名称一同发生，也有一个历史演变过程。因此，判断被告刀剪总店所实施的上述行为是否构成侵权，应该尊重历史的发展过程。
其次，注册商标与企业名称的使用方法是不同的，注册商标必须依照核定使用的范围规范使用，企业名称必须按照核准登记的名称规范使用。被告刀剪总店在实施突出使用“张小泉，，字号的行为时，法律并无明令禁止，且行政法规、规章允许企业使用简化名称以及字号。特别是被告刀剪总店被评为中华老字号的事实，反映了被告刀剪总店使用企业字号已被广大消费者认同，在相关消费群体中形成了一定的知名度。被告刀剪总店并非在原告的商标驰名后，为争夺市场故意在产品及包装上突出使用“张小泉”，因此被告刀剪总店突出使用“张小泉”不具有主观恶意。 当然，原告的注册商标权应当受到法律保护。但考虑到本案原告的注册商标与被告的企业名称产生的特定的历史背景，从公平和诚信原则出发，被告刀剪总店突出使用“张小泉”或“上海张小泉”不构成对原告的注册商标权的侵害和不正当竞争。需要指出的是，现行的最高人民法院有关商标法的司法解释规定，将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，是一种给他人注册商标造成损害的行为。因此，为了规范市场，营造良好的公平竞争秩序，避免造成相关消费群体对原、被告产品产生混淆，被告刀剪总店应在商品、服务上规范使用其经核准登记的企业名称，以便普通消费者能够正确区分“张小泉”的注册商标和企业名称。
三、如何把握被告刀剪总店的老字号在被告刀剪公司企业名称中的扩展使用
首先，判断被告刀剪公司在企业名称中使用“张小泉”文字是否为合理使用以及其使用行为是否构成对原告注册商标和驰名商标权的侵害，应当考虑被告刀剪总店成立和发展的历史过程、考虑被告刀剪公司产生的历史背景。从本案的事实看，被告刀剪公司的成立，是被告刀剪总店的延伸和发展，是为了解决企业生存和进一步发展。被告刀剪总店使用“张小泉”字号由来已久，在相关消费群体中形成了一定的知名度，并获得了中华老字号称号。但是，由于其企业规模受历史的局限和影响，已经很难适应市场的发展，为了发展企业规模，适应市场的需要，被告刀剪总店投资90％的股份与他人合资创立被告刀剪公司，并在企业名称中继续使用“张小泉”字号，从事刀剪等相关产品的制造和批发，该行为应当视为在合理的范围内适度的扩展使用“张小泉”字号，是一种合理的使用。
其次，由于被告刀剪总店在企业名称中使用“张小泉”早于原告注册商标，根据有关被告刀剪总店的历史沿革及保护在先权利的原则，也应当认定被告刀剪公司的企业名称不构成对原告的注册商标和驰名商标权的侵害。 需要指出的是，虽然被告刀剪公司的企业名称不构成对原告的注册商标和驰名商标权的侵害，但是被告刀剪总店、刀剪公司在以后企业发展过程中，应当充分尊重原告的注册商标和驰名商标，不得在企业转让、投资等行为中再扩展使用其“张小泉”字号。而且，被告刀剪总店对刀剪公司不持有股份时，刀剪公司将不应在企业名称中再使用“张小泉”文字，以避免相关消费者对原、被告产品发生混淆。
摘自：沈志平总主编《知识产权案例精选（判案论法丛书沈志先总主编）》