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来源：知产力（微信ID：zhichanli）
作者：袁博 上海市第二中级人民法院
近日，两个家电巨头的商标纠纷尘埃落定。广东省高级人民法院对珠海格力电器股份有限公司诉广东美的制冷设备有限公司等侵害商标权案作出终审判决，认定美的公司侵害了格力公司涉案注册商标“五谷丰登”专用权，并判令美的公司停止侵权并赔偿格力公司维权合理费用。
该案中，格力公司是注册号为8059133的“五谷丰登”注册商标专用权人，商标核定使用商品类别第11类（空调器等）。经原告调查发现，美的公司在其生产的空调器上使用了与上述注册商标“五谷丰登”相同的商标，其网页上共有19款不同型号的空调器产品使用了“五谷丰登”商标。格力公司认为，美的公司侵犯了其注册商标专用权，遂诉至法院。一审法院判决被告停止侵权，其中美的公司赔偿原告经济损失380万元和维权合理费用。美的公司不服提起上诉，二审法院认为，被告构成商标侵权，但原告的涉案商标在被侵权前并未实际使用，因此并无实际损失，不应获得损害赔偿380万元（但合理费用予以支持），遂作出改判。
本案属于家电领域中影响力较大的案件，涉及到近似标识比对、通用名称认定、合理使用抗辩、在先使用抗辩、侵权数额计算等诸多商标问题，虽然本案适用的是2013年修正前的商标法（以下简称“旧商标法”），但对修正后的商标法（以下简称“新商标法”）下的具体实践仍有指导意义，其中尤其值得关注的，是通用名称和侵权赔偿两个方面。
一、通用名称并非总是“通用”
通用名称是指某类产品或者服务的名称，包括行业标准内的规范名称和商业实践中约定俗称的别称、简称、俗称、雅称等，一般属于同业竞争者共有。由于通用名称属于“共用名称”（common term），因此通用名称仅能标示商品或者服务的种类，而无法起到类似商标那样指示商品或者服务来源地的功能。例如“福尔马林”是甲醛通用名称、“优盘”是便携式存储器通用名称，“PDA”是掌上电脑通用名称。正是由于通用名称这种“共有财产”的性质，①使得消费者仅凭通用名称无法明确商品来源，通用名称如被少数经营者垄断将大大增加消费者选购商品的搜索成本，②因此法律禁止将通用名称以商标注册的形式专有化，我国商标法第11条第1款③规定：“下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）缺乏显著特征的。”
我国现行法律对通用名称的认定并无明文规定，法律实践中的认定依据主要来自以下几个方面：（一）国家标准和行业标准；（二）同行业经营者约定俗成、普遍使用的名称和专家意见；（三）专业工具书、辞典等公开出版物中记载的内容等。尽管商标法对通用名称在商标注册上作出了限制，在我国核准注册的商标中仍然存在着大量的通用名称，究其原因，可以分为两种基本情形：
（一）在此类商品上注册了彼类商品的通用名称作为商标
由于商标法第11条第1款的中“通用名称”针对的主要是该名称所对应的商品，因此，如果将该通用名称在非对应的商品类别上注册，则不属于商标法禁止的范围。原因在于，“通用名称”是相对的，当它的使用环境脱离原有的商品类别时，就会失去“通用性”，只要具有足够的显著性，就完全可以注册为其他商品的商标。例如，“西瓜”属于一类水果的通用名称，不能在西瓜及其相关制品的商品上注册为商标，但是可以在笔记本电脑上获得商标的注册；再如，本案中的“五谷丰登”也具有较强的通用名称的性质，当它被注册为涉及粮食、谷物、种子、农药、化肥、等商品时，因为在此类服务上表明了商品的功能和效果，因此属于不能注册的通用名称（除非经过长期大量使用获得“第二含义”），但是，当其注册在与农业作物毫无关联或者关联不大的其他商品类别上时，就是允许的。例如，在本案中，二审法院指出，“五谷丰登”是形容农业丰收吉祥的成语，从一般消费者的知识水平和认知能力出发，不会将“五谷丰登”成语与空调器商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量、规格、型号等特点直接联系起来，也就是说，如将“五谷丰登”使用在与其原来含义毫无关系的空调器类商品上，则具有显著特征，可以起到识别商品来源的作用，因此可以作为商标使用。
（二）在同类商品上获得“第二含义”的通用名称
“第二含义”商标，是指商品的通用名称、图形、产地等叙述性文字、图形或其组合经过长期独占使用后，产生了原叙述性含义以外的新含义，从而演变成具有标示商品特定来源地一种特殊商标，④如“两面针”（原料）、“泸州”（产地）等。商标法禁止通用名称注册为商标的原因在于其没有特定指向而缺乏商标的显著性，但在经营者长期独占使用的前提下，如果通用名称因此获得了足够的显著性——建立了与自身商品的唯一联系，就获得了受到商标法保护的“第二含义”。因此我国商标法第11条第2款⑤规定，仅表示本商品通用名称的标志经过使用取得显著特征，便于识别的，可以作为商标注册。
二、“未使用注册商标”与商标侵权赔偿计算
本案中，一审法院和二审法院都认定被告构成了商标侵权，但是在赔偿数额上却得出了完全不同的结论，原因在于二者遵循了不同的计算思路从而选择了截然不同的计算结果。
本案中，格力公司明确请求以美的公司因侵权所获得的利益确定具体赔偿数额，但是因格力公司提交的证据，只能确定美的公司2011年、2012年、2013年的净利润及利润率，而无法获知美的公司生产、销售的19款被诉侵权产品的具体数量及价格，故美的公司的侵权获利具体数额无法最终确定。而掌握相关情况并负有证据披露义务的美的公司却拒不披露相关数据且无正当理由，因此根据有关的举证规则应当承担妨碍举证的法律后果，据此，一审法院根据原告提交的证据（美的公司相关年度报告反映侵权实际获利超过500万元）有理由相信美的公司生产、销售的19款被诉侵权产品的利润明显超过法定赔偿50万元的最高限额，因此依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第75条的规定，综合考虑本案各种因素（侵权主观过错、销售产品种类、销售时间等）确定美的公司的赔偿额为380万元。
显然，不考虑其他事实，从法律适用上，一审法院的计算结果并无问题，那么，为何380万元的赔偿结果没有得到二审法院认可呢？
原因在于，美的公司的一个重要抗辩理由及相关证据（即格力公司虽然注册了该商标但并未实际使用）在二审中被认可和采纳。根据新商标法，注册后在侵权行为发生时前三年内没有实际使用的商标的，被控侵权人不承担赔偿责任。但是，本案适用的是旧商标法，而旧商标法对此并未明确，那么，如何评价“未实际使用商标”应获得的赔偿额呢？对此，二审法院从法理和最高院的司法政策以及新旧商标法的立法精神进行了贯通分析和法律解释，表现出了裁判者的智慧。
二审法院指出，商标法保护注册商标的目的在于保护商标的识别功能即商标的显著性不被侵害，并间接保护消费者不被假冒、仿冒商标所混淆、误导。从保护商标的正当性的道德基础出发，商标经过经营者长期使用和持续投入，成为该经营者商誉的载体，对这种劳动成果值得法律保护。如果注册商标未在商业活动中使用，消费者便无从将该商标与注册人及其商品(服务)的特定质量相联系，混淆、误认也就无从产生。也就是说，未使用的注册商标因为没有使用，也就没有区分商品来源的功能，所谓侵害商标权不会造成消费者混淆，也不会给商标权人造成损失；未使用的注册商标也不是商誉的载体，侵害人无从借用其商誉推销自己的产品，无从通过侵害行为获得利益，所以未使用的注册商标的商标权人没有因侵害行为受到损害，其侵权损害赔偿请求权也就不成立。⑥
可见，“侵权就要赔偿”的思维失之绝对，容易使得个案处理有失公平，也会导致大量囤积商标的不良风气，最终会导致商标注册目的不在于实际使用，而是阻碍他人使用以获得高额转让费，或等待他人侵权以获得高额赔偿金。这种结果的出现，与商标注册管理制度的初衷完全背道而驰。因此，无论是在新商标法还是旧商标法的语境下，都应当坚持“实际使用才能获赔”的理性思维。
注释：
① 凌斌：《肥羊之争：产权界定的法学和经济学思考——兼论<商标法>第9、11、31条》，载《中国法学》2008年第5期。
② 邓宏光：《描述性商标的判断标准——兼评中国葡萄酒业知识产权案》，载《电子知识产权》2008年第10期。
③ 新旧商标法规定的款项位置相同。
④ 张耕：《试论“第二含义”商标》，载《现代法学》1997年第6期。
⑤ 新旧商标法规定的款项位置相同。
⑥ 最高人民法院在《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》中指出：“妥善处理注册商标实际使用与民事责任承担的关系，使民事责任的承担有利于鼓励商标使用，激活商标资源，防止利用注册商标不正当地投机取巧。请求保护的注册商标未实际投入商业使用的，确定民事责任时可将责令停止侵权行为作为主要方式，在确定赔偿责任时可以酌情考虑未实际使用的事实，除为维权而支出的合理费用外，如果确无实际损失和其他损害，一般不根据被控侵权人的获利确定赔偿；注册人或者受让人并无实际使用意图，仅将注册商标作为索赔工具的，可以不予赔偿；注册商标已构成商标法规定的连续三年停止使用情形的，可以不支持其损害赔偿请求。”