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作者 | 商家泉
来源 | 高文（北京）律师事务所
美国著名运动品牌“NEW balance”最近一审暂时败诉，是否上诉及二审结果还不可知。围绕9800万判决的背后，可以扩展探讨相关法律问题，主要涉及：
1、“反向混淆”；
2、“假性权利冲突”；
3、“商标善意使用与侵权责任承担”；
4、“‘反向混淆’是否适合选择‘被告获利’的赔偿方式”；
5、销售型侵权中对“商标显著性不公平的利用”；
6、“正当使用”是否还考察混淆要件。
一、侵犯商标权中的“反向混淆”
商标权中的“反向混淆”，是指大企业对小企业“跑马圈地、弱肉强食”，在后大量使用小企业的在先商标，造成公众误认为小企业的商品来源于大企业或对大企业的产品进行仿冒的行为。“反向混淆”实际是商标法57条的应有之义，为该条所涵盖。混淆不仅包括现实的误认，也包括误认的可能性，不仅可能使一部分消费者误认为被告产品来源于原告之外，还包括可能使一部分消费者误认为原告的产品来源于被告，即构成“反向混淆”。
美国第九巡回上诉法庭的“梦工场”案，涉及几个大牌导演在后使用“DREAMWORKS”商标，致使原告无法积累自己的商誉，失去了扩展涉足被告占据的营业领域。在我国，浙江法院判决的百事可乐“蓝色风暴”案，被告百事公司在后使用浙江蓝野酒业公司在先注册的“蓝色风暴”商标，法院认为，这将造成权利人与其注册商标之间的联系被割裂，冲击注册商标基本制度，即使注册商标失去其基本的识别功能，将使原告为谋求市场声誉、拓展市场空间、塑造良好企业品牌价值的潜力受到抑制，原告受到损失是明显的。浙江高院终审判决百事公司停止使用，并赔偿300余万元。龙腾九州公司起诉天津某公司的“only”眼镜一案，也涉及了“反向混淆”，不过东城、西城及朝阳、石景山法院均未明确提及。
商标“反向混淆”是围绕权利人的商标“符号”展开的，不同于“反向假冒”，后者是将自己商标使用在了权利人的“产品”上。在商标“反向混淆”案件中，并未引起消费者对被告产品来源的混淆，但确实对权利人造成了损害，有两个后果：一方面使消费者误认为权利人商品来源于被告，从而割裂商标联系功能，此种后果似乎权利人并未受到直接经济损失；相反，权利人的商标因被告的使用反而具有更高的经济价值，增加了竞争优势。另一方面，是误使消费者认为权利人的商品为“傍名牌、搭便车”的假冒伪劣产品，这是权利人不愿意看到的。
从财产权角度来看，商标“反向混淆”行为破坏了商标标识与特定来源之间的联系，从而会损害权利人的权利圆满状态；从商标法的制止反不正当竞争功能角度来看，商标“反向混淆”不利于维护公平的市场竞争秩序，具有不正当性，应当予以禁止。
二、本案字号、商标属于真正的“权利冲突”，还是假性冲突
本案公开信息注意到被告新百伦公司以“字号权”进行了抗辩，那么本案是否存在商标与字号的冲突呢？理论上讲任何知识产权具有法定性，因此每一个知识产权有权利的边界，尤其是在个案中要划分很清楚。知识产权的基点是鼓励创新，禁止假冒、剽窃行为。权利与权利之间有正当性和边界，发生权利冲突时，是否侵权，从权利的限制角度进行抗辩，在理论上就是权利冲突，一种是真正意义上的权利冲突，还有一种是并不是真正意义上的冲突——假性冲突，实质上是被告的侵权。处理权利冲突，一是要坚持保护在先权利的原则；二是坚持适度避让原则，权利存在和行使本身是合法的，但权利行使的范围和方式受到了限制；三是要坚持利益平衡原则。
本案新百伦贸易（中国）有限公司注册成立于2006年12月27日，涉案商标“新百伦”申请于2004年6月4日，2007年初审公告，专用权自2008年1月7日起。可见商标申请日早于工商注册日，获权晚于工商注册日。但这不影响保护在先权利，但也不适用适度避让原则认为工商注册属于不正当，因为被告“新百伦”字号工商注册时原告商标“新百伦”仍未公告。鉴于字号及商标注册均超过了5年稳固期，应在各自的权利范围内行使权利。字号和商标两个并行的沟渠，不会出现权利冲突的情况，外溢到其他沟渠的水，基本均属于需要制止的侵权范畴，字号商标权利冲突是伪命题，实质是假性冲突，属于不正当竞争的真侵权。
三、善意在先使用与赔偿责任的承担
善意在先使用是需要提交“在先使用并有一定影响”的证据材料，不同于商标的“正当使用”。前者属于侵权例外抗辩，需要考察诚实信用原则及是否混淆，后者属于不侵权抗辩，不需要考察诚实信用原则及是否混淆。
一般认为，侵犯商标权行为本身的认定，并不需要行为人主观上有过错，而赔偿责任的适用则需要过错的存在。面对在先的注册商标，未注册商标的“善意使用”本身不产生权利，包括不能在后产生“未注册驰名商标”，也不能在后产生“知名商品特有名称”，只有符合商标法59条的情况，才可能限制商标权人行使权利。先使用即使存在，也要考察权利人商标是否存在以不正当手段进行抢注的问题。我国《商标法》赋予商标专用权是一种实定权利，立法精神是鼓励注册商标，强化注册商标保护而弱化在先使用商标的对抗效力，也是一种国际趋势。因而商标法整体上也仅仅是在讨论注册商标保护的夹缝中，给予未注册商标予以适当保护，包括15条根据信赖利益的程度予以不同层次保护，13条对未注册驰名商标的保护，以及59条对商标权利行使范围限制的不侵权抗辩等等。
《商标法》第57条中并没有以行为人是否具有侵权恶意条件，因此善意使用与否均不是免除使用人侵权责任的条件，仅仅对赔偿责任具有一定影响。在“反向混淆”情况下，侵权行为人当然也适用停止侵权和赔偿损失这两种责任形式。停止侵权责任无需论述，赔偿损失具有一定争议。侵权行为人以“善意使用”抗辩赔偿损失责任承担，是否具有明知或应知的过错责任是需要考虑的。对于割裂权利人“商标与商品联系”的行为，“反向混淆”中行为人主观上难谓没有过错。商标公告后，视为竞争者已经知晓，而行为人不进行查询就使用的行为，即使不是明知的过错，也是应知的过错。
四、“反向混淆”是否适合选择“被告获利”的赔偿承担方式
商标领域侵权的类型包含两个方面，一个需要证明存在混淆或推断为混淆，另一个不需要证明存在混淆。前者包含反向混淆，在这种模式下，有两个方向需要保护权利人，一个是有识别力的消费者误认为权利人商品来源于侵权人，此时割裂了商标商品之间的联系；一个是基于侵权人的高知名度，相关公众不会误认权利人商品来源于被告，但会误认为权利人商品是低廉的、质量低劣的仿冒商品，从而造成原告的权利损害，包括销售数额的减少及影响商标溢价的功能。
反向混淆情况下，修复原告权利损害至原状的努力，重在弥补割裂的商标商品之间的联系，及消除大众误认为权利人商品为假冒伪劣产品的倾向，金钱赔偿无此种功能，只有通过消除不良影响来达到。
依据商标法第63条，赔偿数额选择是有顺序的，首选权利人直接损失，其次被告因侵权的获利，最后法定赔偿，实践中还有参考许可费用的。如此设置的目的，在于“填平原则”的应用。一般认为，商标保护的是商誉，而非标识本身，标识保护则可能是著作权法的范围。商誉不同于名声，后者是“知名度”，是形象；前者是“美誉度”，是形象带来的经济后果，名声使消费者知道某商标在某商品上在使用，商誉是消费者购买特定商品的决定因素。在正常“傍名牌、搭便车”的混淆侵权情况下，如果行为人的行为致使消费者误认为其商品或服务来源于商标权人，仿冒的目的在于利用商标权人的商誉，那么由此获得的收益，自然属于因侵权行为实施而获得的收益，权利人当然可以选择“侵权人因侵权所获得的利益”确定赔偿额。但是在商标反向混淆发生时，行为人实施的将他人商业标志使用于自己商品上的行为，并未使消费者误认为行为人的商品来源于商标权人，也没有利用商标权人的商誉，这一行为所带来的收益完全取决于行为人自己的产品质量及因此的商誉、完善的管理、顺畅的销售渠道、同时使用其他商标而产生的销售力，实际可能与商标权人毫无关系，如果将此收益归于商标权人，对于商标权人来讲属于“不劳而获”，双方利益对比失衡。同“武松打虎”案一样，商标侵犯他人著作权，则按商标基于商誉而销售获利判赔给著作权人是不合适的。
不以“侵权人因侵权所获得的利益”来确定“反向混淆”案件的赔偿额，能否选择“被侵权所受到的实际损失”来计算赔偿额呢？此时，因行为人的高知名度，往往提升了商标权人商标的销售力，商标权人不仅没有受到实际损害，往往可能获得了更多的直接经济收益，从而使部分消费者误认为权利人商品是低廉的、质量低劣的仿冒商品，在提升销售力对冲的前提下，可以忽略不计，此时，举证证明“实际损失”将是十分困难的。
据此，貌似合理的只能适用法定赔偿，参照许可费，由法院酌情确定赔偿数额。赔偿数额作为商标权人恢复商标权利圆满状态的一部分，恢复权利圆满状态请求权的大部分由消除影响来实现。本案中，在判决消除影响弥补“割裂联系”的损害同时，再判决9800万的赔偿，是否远远超出了原告恢复权利圆满状态的请求、违反了“填平原则”？
五、选定一种赔偿责任承担方式后，能否予以变更
值得一提的是，三种赔偿方式，以制止侵权、有利于原告主张及维护权利角度讲，当然可以由原告在上述三种方式中选择对自己最有利的一种，但问题是，一旦原告选择了其中的一种，最后发现此种方式并非最有利于自己，是否还可以提出变更？《证据规定》第34条第3款规定：当事人增加、变更诉讼请求或者提出反诉的，应当在举证期限届满前提出。据此，在举证期届满前，原告可以提出变更选择具有法律依据，但举证期届满后，是否就不能变更选择权？还是需要法庭向原告释明一旦选择变更后，原告则丧失再次请求变更的权利？实践中，法庭往往对于在辩论终结前仅提出增加诉请数额的变更，是准许的，而改变上述选择赔偿的方式，则会实质改变被告的答辩举证质证策略，如果予以随时准许，则明显对被告不公平；如果不予准许，原告维权可能会失去赔偿救济的意义，陷入两难的境界。而在法庭调查时询问、释明后，原告无权再次变更选择赔偿的方式，是对原被告双方都比较公平的做法。
六、与商标“显著性”特征相关的不公平利用是否由商标法规制
需要探讨商榷的是，不需要证明存在混淆的侵权行为，应否由商标法规制。此种行为一旦引入商标法规制，则是为避免商标保护领域不应有的空白。商标保护范围当然存在着空白，关联商品是普通商标保护的最大界限，在商标未达到驰名商标，又超出关联商品之外的跨类地带，是商标相对性决定的合理空白地域，鞭长莫及。
然而还有一种情形，虽未造成混淆、误认，但还可能需要商标法予以保护，根本目的不是为了制止任何形式的混淆，而是保护一项已经获得的资产不受损害或不公平利用，即与商标“显著性”特征相关的不公平利用，从而可能出现的是，侵权人可以不支付或支付较少的广告投入、宣传方面的人力物力投入，仅仅利用商标的显著性及因此的广告功能，叙述性或描述性使用权利人商标，以达到吸引消费者注意力的时候，再将注意力指向自己商品上，常见于宣传推广中的销售型侵权，这似乎不同于售前混淆。此时，被告销售的商品获利，无疑有原告“具有显著性的商标”“吸引注意力、极易被识别及记忆”所做的贡献。考察此种贡献，在商品销售中所占比例，很难查清，但是否对赔偿数额毫无影响？对此，应该区分“固有显著性”及“使用增加的显著性”。前者更接近于著作权意义的保护，固有显著性从某种意义上和“独创性”相通，是否应由商标法规制值得商榷。然而“使用增加的显著性”，无疑具有保护商誉的成分，虽未引起混淆，但由商标法规制并依据商标法计算赔偿更合适。
七、“合理使用”或“正当使用”是否还考察混淆要件
本案还提及到“合理使用”抗辩。“合理使用”属于著作权范畴的概念，“合理使用”的前提是侵犯了他人权利，但法律为公共利益，视为合法，是对权利的一种限制，属于侵权例外抗辩；商标的“正当使用”本身未侵犯他人权利，是对商业标识第一含义的使用，是对一些和商标相同的符号的正当使用，即描述性使用,不是对商标的使用，不属于商标法未经许可使用的范畴，属于不侵权抗辩，而非侵权例外抗辩。“正当使用”的法理引用，最早通常源于2002年《商标实施条例》第49条，即“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”。现行《商标法》第59条将《商标实施条例》49条正式纳入。我国台湾地区商标法存在“法定例外”，包含了“善意且正当使用抗辩”。
在我国以往司法实践中，有些涉及商标“正当使用”或“合理使用”的裁判文书中，法院将不会造成消费者混淆作为适用《商标法实施条例》第49条的要件。北京市高级人民法院对该问题的认识亦经历了一个反复的过程，其于2004年颁布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第19条规定：“商标合理使用应当具备以下构成要件：
（1）使用处于善意；（2）不是作为商标使用；（3）使用只是为了说明或描述自己的商品或服务；（4）使用不会造成相关公众的混淆、误认。但北京高院在2006年颁布的指导意见则认为要构成描述性使用或指示性使用等“正当使用行为”，不再将“相关公众不会造成混淆误认”作为必要条件。