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【案情】
原告拉科斯特股份有限公司。
被告上海欧鳄文化用品有限公司（以下简称欧鳄公司）。
被告上海亨富利贸易有限公司（以下简称亨福利公司）。
原告系在法国注册的企业，其在中国注册了“鳄鱼”图形商标，优先权日为2002年12月18日，专用权期限为2003年5月6日至2013年5月6日，核定使用商品为文具用品、钢笔、圆珠笔、墨水、墨水瓶等。该商标因连续三年停止使用被国家商标局于2009年9月23日撤销。
2009年7月21日，上海市普陀区公证处公证员对原告委托代理人在被告亨福利公司的商铺购买“鳄鱼668美人鱼钻石铱金笔”、“702#金夹纯黑骑士铱金笔”、“鳄之尊爵士纯黑宝珠笔”及笔芯、墨水的过程进行证据保全公证，并将上述物品装箱封存。经当庭查验，封存的笔、墨水、笔芯及其包装上，以及说明书、纸袋、宣传册上均使用了“鳄鱼”图形商标。
2009年7月22日，在上海市普陀区公证处公证员的监督下，原告委托代理人登陆www.crocodilepen.com网站，对相关页面进行实时打印，打印件显示了被告欧鳄公司概况、产品展示、在线订购、联系方式等信息，其中包含两被告在商品及其包装上，以及在宣传中使用的被控侵权的“鳄鱼”商标。
经比对，原告注册商标与被告使用的“鳄鱼”商标均采用了鳄鱼动物形象进行表现，外形轮廓近似。不同之处在于：1、原告商标鳄鱼头部向右，被告商标鳄鱼头部向左。2、原告商标鳄鱼身体布有鳞片，张开的嘴显现锯齿状牙齿，尾部呈锯齿状；被告商标鳄鱼身体无鳞片，张开的嘴部无明显突出的牙齿，尾部平滑。3、原告商标鳄鱼体态较为丰满，被告商标鳄鱼体态相对纤细。
2002年至2003年间，被告欧鳄公司先后申请了名称为笔芯盒、钢笔、笔芯、钢笔帽端盖等14项外观设计专利并获得授权，其中申请日为2002年9月3日的4项外观设计专利在笔身上均显示有被控侵权的鳄鱼图形标识。庭审中，证人证实2002年5月起，被告欧鳄公司在钢笔及笔盒上实际使用了鳄鱼图形。
【审判】
上海市第二中级人民法院经审理认为，原告的注册商标虽已撤销，但就撤销决定作出前的侵权行为而言，原告仍有权请求给予保护。审理中，原告未能提供切实证据证明其在商标获得核准注册后，对商标进行使用。原告虽诉称鳄鱼商标在服装等商品上具有较高知名度，但不能当然推定该商标在笔类商品上也具有较高知名度。被告欧鳄公司在原告申请注册商标的优先权日之前便已经将涉案鳄鱼图形结合在其笔类外观设计中使用，而且进行了多年的使用，以相关公众的一般注意力在隔离状态下观察，二者不会产生混淆和误人，故可认定两被告使用的鳄鱼图形标识不构成对原告注册商标的近似。因此，两被告在所生产、销售的笔类产品上使用鳄鱼图形标识的行为不构成对原告鳄鱼注册商标专用权的侵犯。依照《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项、第（二）项，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款、第十条和《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第十一条之规定，判决驳回原告拉科斯特股份有限公司的诉讼请求。
宣判后，原告不服依法提起上诉，上海高级人民法院经审理认为上诉人的上诉请求及理由缺乏事实和法律依据，故驳回上诉，维持原判。
【评析】
本案中原告的商标在注册后并未实际投入使用，未使用注册商标的效力如何？未使用的注册商标应当如何保护？司法实践中存在着不同的认识，裁判标准也不统一。在注册取得模式下，虽然商标专用权的保护不需要以注册商标实际使用为条件，但是未使用注册商标的保护范围将受到限制。在核定使用的商品上使用核准注册的商标，属于商标注册人专有使用权的范围，无论注册商标有无使用，其他人未经许可均不得在相同商品上使用与注册商标相同的商标。但是对于他人在相同商品上使用近似商标以及在类似商品上使用相同或近似商标的，由于注册商标未使用，消费者不会产生混淆误认，因此，商标注册人无权禁止他人的使用。
一、未使用注册商标司法保护的现状审视
对于未使用注册商标的保护，司法实践中大多认为商标专用权的保护不需要以注册商标实际使用为条件。“商标权是一种财产权，商标权人的权利包括自己使用和禁止他人使用两部分。这两部分是独立的。商标权人即使自己不使用，只要是商标未被撤销，其他人也不可以使用，商标权人可以行使禁止权以排除他人使用。”因此，在注册商标未被撤销前，被告不得以原告商标未使用为由对原告的商标专用权提出质疑。但是对于侵权认定，司法实践中存在着不同的裁判观点。
多数法院在侵权认定时并不考虑注册商标未经使用的因素，在被告于相同或类似商品上使用与原告注册商标相同或近似商标，容易导致消费者混淆、误人的，认定被告的行为构成侵权，应当赔偿原告经济损失。例如在北京御生堂生物工程技术有限公司诉北京御生堂生物工程有限公司等商标侵权纠纷案中，一审法院没有考虑在被告开始实施侵权行为之前，原告即已停止使用其注册商标的事实，以三被告获利数额超过原告诉请500万元的数额为由，判决对原告的赔偿请求予以全额支持。二审法院考虑到原告停止使用其商标的事实，将赔偿金额纠正为50万元。
有的法院在认定被告的行为侵犯原告未使用注册商标专用权的同时，认为原告商标未使用的事实可以证明被告侵权行为未对原告造成实际经营上的损失，因此，考虑到原告未提供经济损失的相关证据，故对原告经济赔偿的请求不予支持。在北京中农科技术开发公司诉被告中国农业生产资料集团公司侵犯商标专用权案中，法院认为，原告注册商标虽然连续三年没有使用，但该商标尚未被相关管理部门废止，仍应受到法律保护。但此情节能证明被告侵权行为未对原告造成实际经营上的损失，因此对原告经济赔偿的请求不予支持。
少数法院允许未使用注册商标专用权人提起侵权诉讼的同时，认为原告商标未实际使用，从而无法将双方标志进行比对为由，认定被告的行为不构成侵权。在贵州长寿乐保健品公司诉云南红河光明股份有限公司等注册商标侵权纠纷案中，二审法院认为，被告“红河红”只作为商品名称使用，与原告注册商标“红河”字体、字形不同，文字上也有区别，且原告未提交有关“红河”文字商标在产品上使用的证据，故无法从实物上加以辨别。从被告“开远牌红河红”葡萄酒产品瓶贴及外包装的装潢看，以购买者的一般注意力为标准，不会对商品来源产生误认。
司法实践之所以对未使用注册商标的侵权认定存在着不同的认识，在于商标法对使用之于注册商标的效力是否产生影响缺乏明确规定，这需要在现有注册取得商标专用权法律框架下进行相应的制度解释。
二、注册取得模式下使用之于注册商标的意义
商标法意义上的商标并不仅仅是表现于外的记号本身，而是具有特殊指涉和含义的符号。从结构上看，商标实际是由使用商标的主体、商标使用的对象以及组成商标的标志三位一体的统一物。首先，商标必须采取某种“有形标记”的形式。这种“词语、姓名、记号或图案或者其任何组合”构成商标的能指。当法院称商标为“产品来源或出处的标示者”时，实际上就是指商标可以被感知的形式。其次，商标必须指涉特定的商品或服务，这些商品或服务就是商标的对象。最后，商标必须“标示和区别”其对象，也就是说，商标标示出产品的出处和该出处的商誉。出处和商誉就是商标的所指。以海尔商标为例，“海尔”是能指，海尔公司的商誉为所指，而对象则是附着了“海尔”标志的冰箱、空调等电器。因此，商标法中的商标权、商标显著性及侵犯商标专用权等概念都是在上述三元结构这一整体意义上使用“商标”一词，单纯的能指，即标志本身是不受商标法保护的，而商标识别功能、质量保障等功能的实现亦有赖于能指、对象及所指组成的三元符合结构的整体再现。
出于鼓励商标使用人及早注册、以维护经济秩序稳定的需要，我国商标法实行注册取得商标权原则，但这并非意味着使用对注册商标没有意义。从商标三元结构的视角看，商标注册仅仅表明特定的标记（能指）与核定使用的商品或服务结合具有标识特定商品或服务出处的可能性，只有对注册商标在市场交易过程中持续的进行实际使用，消费者据以认牌购物时，上述可能性才能转化为现实性，整体意义上商标三元结构才得以形成。因此，商标注册仅仅使注册人取得了将特定标记标识出处的可能性转化为现实性的专用权。在未实际使用前，商标仅仅表现为能指本身，注册人享有的仅仅是形式意义上的商标；只有通过使用，能指与对象结合产生稳定的指涉时，形式意义上的商标才转化为实体意义上的商标。“任何一个文字形式、图案或符号，不管它们天然地多么适合于做某些商品或服务的标记，亦非天然就是其他事物的标记。没有文字、图案或符号与特定的商品或服务这二者在市场上作为‘标’与‘本’相联系的法律事实，就不会产生‘商标’这种法律关系。说到底，商标反映的是一种利益关系，这种利益是通过在市场上把标记与商品或服务不断地联系在一起而产生的。”
综上，注册取得商标模式下，未使用的注册商标仅仅是没有含义和指涉的记号，只有实际使用才能使形式的注册商标成为“有生命”的真正意义上的商标。本案中原告的商标虽然已经获得注册,但是由于未实际使用,其取得的仅仅是形式意义上的商标权,而没有获得实质意义上的商标权。
三、未使用对注册商标专用权效力的影响
一般认为，注册商标专用权包括两项内容：商标的使用权和由使用产生的排他权，这两项权利实际上是商标专用权的两项权能，使用权是积极权能，排他权是消极权能。就积极权能而言，商标专用权是注册人在核定使用的商品或服务上使用核准注册商标的使用权，这种使用权是专属于注册商标人的，其他人未经许可不得使用。就消极权能而言，注册商标权利人可以禁止他人在相同或类似商品上使用相同或近似商标。就一般财产权而言，积极权能和禁止权能的范围是一致的，但注册商标专用权中禁止权能的范围要大于使用权能的范围，即除了在相同商品上使用相同商标，权利人也有权禁止他人在类似商品上使用相同或近似商标。之所以如此，世界知识产权组织资料指出：“商标将其所有人的商品与他人商品区分开来的基本功能决定了，为防止消费者和一般公众被误导，商标所有人必须能够制止混淆性近似的商标的使用。这是商标注册赋予商标所有人专用权的本质。他必须能够禁止第三人在其受保护的商品上对其商标的任何使用行为……而且，由于消费者受免遭混淆的保护，这种保护一般扩展到在类似商品上使用近似商标，如果此种使用足以引起混淆的话。”
由此也可以看出，注册商标专用权人并不可以禁止他人在类似商品上使用相同或近似商标的所有行为，而仅限于足以引起混淆的使用。所谓商标混淆是指相当数量的具有一般谨慎程度的消费者对于产品出处发生混淆误人。在商标保护的历史上，混淆最初仅限于产品的直接出处，后来逐渐延伸到出处之间的关联关系和赞助关系，完成了从直接混淆向间接混淆的扩张。 但无论是直接混淆还是间接混淆，其前提都应是存在两个分别使用在相同或类似商品上的相同或近似商标。实际上，要造成消费者的混淆或者混淆可能性，在消费者的认知网络中必须事先已经存在一个具有特定指涉的商标存在，该商标可以带给消费者有关商品来源、商品质量等方面的信息。当第三人使用与该商标相同或相似的标志时，消费者认知网络中有关该商标的信息便会被激活，从而使消费者误认为第三人提供的商品来源于注册商标所指涉的出处，进而导致混淆的发生。而要使消费者形成对特定商标的认知网络，消费者必须事先有机会接触或者购买到标有该商标的商品，这就要求注册人必须将商标实际投入使用，使带有注册商标的商品能够在市场上不断地给消费者以感官刺激和实际的消费体验，进而使消费者在内心将该商标的信息固定化。因此，对于未使用的注册商标，由于在市场中消费者根本无法购买甚至接触到带有该商标的商品，在认知网络中并不存在关于该商标的相关信息，当第三人在类似商品上使用相同或近似商标时并不会使消费者的认知网络激活，消费者自然不可能将第三人提供的商品误人为来源于商标注册人。
对于第三人在相同商品上使用相同商标的情形，由于这本属于注册商标专用权的积极权能，不管会不会导致消费者混淆，这都是商标注册人专有或者专用的范围。不管商标注册人自己有没有实际进行使用，其他人未经许可均不得使用。正如所有权人对房屋的专有权一样，即使房屋一直空着，无人居住，其他人未经许可也不能径行住进该房屋。对此，虽然国外存在着不同的规定，一种做法是在相同商品上使用相同商标的，则推定为混淆，不需要举证证明；例如《欧共体商标条例》和ＴＲＩＰs协议的规定；一种做法是没有将相同商品上使用相同商标单独列出，不管是何种使用方式，原告都必须证明被告的商标使用行为“有导致消费者对该产品来源发生误导、混淆或欺诈的可能”。例如美国《兰哈姆法》的规定。但既然我国《商标法》第51条明确规定：“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。”那么商标法就应确保这种使用权是专属于商标注册人。即使注册人并未使用，但这属于注册人对其商标的处分–其自愿承担不使用被撤销的风险。
综上，在被行政部门撤销之前，未使用的注册商标仍应受到保护，只不过保护的范围应受到限制，即不得禁止他人在类似商品上使用与注册商标相同或近似的商标。本案中，一方面，由于被告使用的商标与原告的注册商标并不是相同商标，因此并不会侵占商标法为原告预留的专有使用空间，并不会侵犯原告商标专用权中的积极权能。另一方面，由于原告注册商标并未实际使用，而被告在原告注册商标之前便已经开始使用，由于消费者能够看到的只是被告的商品，自然不存在混淆或者误人的可能性，因此，被告使用的商标也不构成与原告注册商标相似的商标，并不侵犯原告商标专用权中的消极权能。为此，法院认定被告的使用行为不构成侵权，原告无权禁止，故驳回原告的诉讼请求。
作者：凌宗亮 上海市第二中级人民法院知识产权庭
来源：中国知识产权杂志