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作者 | 段晓梅 国家工商行政管理总局商标评审委员会
来源 | tmweek
四、“以不正当手段抢先注册”的判定
1、“不正当手段”“恶意”的判定
“以不正当手段抢先注册”与我国现行商标法第四十四条第一款规定的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”不同，后者旨在解决扰乱商标注册秩序的不当注册行为，而该条款中的“以不正当手段抢先注册”是指损害特定权利人的不当注册行为，其“抢先注册”行为的主观意图、市场行为及后果具有不正当性，即通常所说的申请人在申请注册时具有“恶意”。
所谓“恶意”，主要指的就是明知或应知的心理状态，就是在明知或应知某一商标已为他人在先使用并已产生一定影响的情况下仍出于不正当竞争的目的进行注册。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（法发〔2010〕12号）指出：如果申请人明知或者应知他人已经使用并有一定影响的商标而予以抢注，即可认定其采用了不正当手段。
判定注册人是否在明知或应知的情况注册他人商标是适用2001年第二次修正的商标法第三十一条的关键。在先使用商标是否具有较高知名度，系争商标与具有独创性的在先商标是否高度近似而又无合理的解释、使用中是否存在对在先使用商标的刻意攀附摹仿，系争商标申请人与在先使用人所处地理位置、销售区域或广告宣传覆盖范围远近，双方有无经贸往来、人员内部往来或其他纠纷，系争商标注册后是否存在误导宣传、胁迫交易、索要高额转让费、许可使用费或者侵权赔偿金等不正当行为，均可以作为判定系争商标申请人是否明知或应知的参考因素。
以第1799405号“金鼎轩”商标争议案为例，国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商标评审委员会）认为，申请人的证据可以证明，“金鼎轩”作为申请人连锁经营的酒楼字号及其提供的餐饮服务上的商标，通过使用和宣传报道，于1999年以前，在北京地区的相关公众中就已建立起较高的知名度，享有良好的商业声誉，构成2001年第二次修正的商标法第三十一条所指“已经使用并有一定影响的商标”。被申请人地处北京市西城区黄寺大街，与申请人相距较近。正如被申请人在答辩中反复强调的其“很早就准备涉足餐饮业”，因此应属于餐饮行业中的可能经营者，即相关公众。同时基于餐饮服务特有的连锁经营、地域性较强等特点，被申请人对申请人“金鼎轩”字号及商标的知名度理应知晓。被申请人在明知或应知上述客观事实的情况下，于2001年6月14日将“金鼎轩”作为商标在第42类餐厅等服务上申请注册，并且在商标被核准注册后以其面向公众招商，其实质是利用申请人的商誉，以收取加盟费和商标使用费的方式牟取利益。因此，被申请人申请注册争议商标，其主观意图、市场行为及后果均具有不正当性，其行为构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。
应当注意的是，由于我国商标注册制度的基础是申请在先注册在先原则，而且我国地域辽阔，客观上有商标近似的巧合存在。因此，申请人应当有较为充分的证据证明其使用所产生的影响力已及于商标注册人，商标注册人系在明知或应知他人商标已具有一定影响的情况下抢先进行注册。由于2001年第二次修正的商标法三十一条所指“不正当手段”已涉及到对注册人商业道德的负面评价，因此，如果没有充分证据证明属于恶意抢注，而属于巧合冲突的，则应慎重。
以第3149061号“FUTIAN福田”商标异议复审案为例，商标评审委员会作出商评字（2011）第21688号异议复审裁定认为，被异议商标指定使用在电加热装置等商品上，异议人引证的“福田”与“FT及图”商标指定使用在锅炉、小型取暖器商品上，知名度主要在天津、北京地区，而被异议商标原注册人、原被异议人及被申请人均位于广东省，与天津市相距甚远，申请人未向商标评审委员会提交其宣传、销售“福田”牌锅炉等商品至广东省的证据。且考虑到被异议商标原注册人字号为“福田”，其将字号作为商标申请注册有其合理之处，不可不谓巧合。在申请人证据不足以证明其在先使用在锅炉等商品上的“福田”商标的知名度及于被异议商标原注册人的情况下，商评委难以判定被异议商标的注册申请系出于不正当手段抢先注册，据此裁定被异议商标予以核准注册。
2、“不正当手段”与“在先使用并有一定影响”的关系
“在先使用并有一定影响”与“不正当手段”是适用该条款对未注册商标提供保护的必要条件，缺一不可。在案件审理实践中，还应结合个案具体情况，考虑“恶意”与在先商标的知名度之间存在此消彼长的互补关系：如果恶意的证据比较间接，则要求在先商标知名度的证据就要充分，应当达到能从一定影响推定当事人应知的程度。而如果恶意的证据比较直接比较明显，则可以适当减轻关于知名度的举证责任。