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作者：顾正权
来源：华诚律师事务所
随着近年来我国知识产权司法保护的日益加强，企业对于新技术、新产品的研发越发重视，也投入了越来越多的资源开发核心知识产权从而获得市场竞争方面的优势，尤其是通过申请专利权的方式获得市场垄断地位或获得专利许可收益。与此伴随而来的就是企业职务发明奖酬制度的建立和完善，其中不可避免的发生了相当数量的与职务发明人之间的有关争议。尤其是随着众多跨国企业将一部分科技研发工作放到我国进行，甚至是在我国设立了全球的研发中心，具有涉外因素的复杂职务发明有关争议也逐渐显现。
职务发明奖酬制度和司法规制目前已经成为了我国司法热点之一，国家知识产权局也就该问题专门进行了研讨和征求意见，并于2013年底公布了《职务发明条例草案》（送审稿），旨在从立法层面整合和统一分散于各现行法规的职务发明奖酬制度的有关规定。本文笔者旨在对涉外职务发明奖酬争议的法律适用的一些特殊问题进行梳理和分析，从司法实践的角度提出自己的观点。
一、涉外职务发明奖酬争议的特点
涉外职务发明奖酬争议不同于普通的职务发明奖酬争议，有其自身的特点以及产生环境，对于其法律适用的分析也应当首先对此予以充分关注。
1、具有涉外因素。
涉外职务发明奖酬争议，顾名思义，是具有涉外因素的职务发明奖酬争议。这种因素包括多种不同情形。
从案件主体的角度而言，争议一方或者双方当事人为具有外国国籍的个人或境外法人的职务发明奖酬争议为涉外职务发明奖酬争议。从案件的法律关系而言，争议法律关系中的一个或多个要素发生在境外的为涉外职务发明奖酬争议，例如案件争议的职务发明在境外研发，或在境外申请了专利权等。
2、双方当事人对于法律适用及预期往往存在根本差异。
与普通职务发明奖酬争议不同，涉外争议中当事人双方往往对于案件法律适用的理解以及案件法律后果的预期存在根本性的差异。这是由于涉外争议的特殊性造成的。
首先，职务发明奖酬制度并非各国通行的法律制度。例如在美国法律框架下，职务发明人并无职务发明奖酬权这一法定权利，企业往往通过与发明人协议约定的方式受让发明人研发成功的科技成果。而中国则是通过《专利法》《科技成果转化法》《合同法》的法律法规从立法层面规定了职务发明人的法定的职务发明奖酬权。而由于当事人双方分属不同的属人法管辖，其基于自身属人法对此类争议的法律适用的理解以及法律后果的预期存在根本性的差异，这是争议发生的主要原因之一。
其次，除了当事人属人因素以外，属地因素也是涉外职务发明奖酬争议的一个特点。在此类涉外案件中，争议法律关系的一个或多个要素可能并非发生在一个国家，可能分散地发生在多个国家或法域内。例如，美国发明人与中国发明人受雇于一家瑞士公司，在中国大陆共同研发了一项发明专利，而最终由瑞士公司在英国、日本同时申请了发明专利。在这一案件中，发明人的国籍为美国和中国、专利权人国籍为瑞士、研发工作完成于中国，而申请行为完成于英国和日本。则本案中，由于有关行为发生在5个不同的国家，可能涉及中、美、英、瑞、日的属地法。由于这种案件具有多个连接点导致了其法律适用的复杂性，也使得案件当事人很难对案件的法律适用进行准确的判断，进一步地也就难以对法律后果进行准确预期。
3、多发于具有较高研发能力的跨国企业。
对于传统的、研发能力有限的中小型企业而言，职务发明奖酬争议发生的可能性较低。即使发生也很难具有涉外因素，因为其研发活动往往仅限于企业所在国国内，即使具有和国外的研发合作也通常采用外部研发协议的方式进行。
但是对于跨国企业而言，其企业规模决定了其企业的不同部门可能分散于不同国家。或者其坐落于不同国家的子公司各自的科研能力和科研优势也各不相同。此类跨国企业的科研工作不可避免的会涉及集团内部不同国家成员之间的研发合作以及知识产权布局，或者在从科研到注册知识产权再到商业化过程中各个国家成员之间的分工合作，达到优化资源提高企业运作效率的目的。因此涉外的职务发明奖酬争议也多发于在中国拥有子公司的跨国企业中。
二、如何确定涉外职务发明奖酬争议法律适用
由于涉外职务发明奖酬争议存在上述特点，其法律的适用问题存在其天然的复杂性，也在司法实践中造成了当事人对法律适用问题的不同观点和争议。需要注意到的是，在此类案件中，法律适用问题的正确解决往往会对争议法律关系的定性，当事人权利存在与否造成根本性的影响。以下，笔者对在中国法院提起的涉外职务发明奖酬争议案件中确定适用法律的方法进行梳理和分析。
1、确定具有管辖权的具体法院。
在确定案件的法律适用问题之前应当主要以程序法和有关冲突规范为依据，解决法律适用问题。
首先应当确定对于涉外职务发明奖酬争议案件具有管辖权的法院。由于诉讼法院的确定往往取决于争议原告的选择，因此只要能够根据法院地法确定受理案件的法院具有适当的管辖权即可。若原告向中国法院提起职务发明奖酬争议诉讼，则需要根据《民事诉讼法》等有关程序法规定确定具有管辖权的人民法院。
由于职务发明奖酬争议并不属于普通的劳动争议案件，而归属于知识产权侵权案件的范畴，因此并不适用仲裁优先的规则，可以直接向人民法院提起诉讼。
根据《民事诉讼法》第第二十八条的规定：因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。其中如何确定职务发明奖酬争议的侵权行为地存在一定的困难。笔者认为职务发明奖酬权属于一种法定债权，即在满足法定条件的前提下有权请求相对方给付金钱的财产性权利。当相对方拒绝履行支付义务时，要确定其所谓侵权行为地存在很大困难。一般而言，侵权行为地可以包括侵权行为实施地和侵权结果发生地。一方面，由于拒绝支付金钱的行为是一种不作为的消极行为，其实施地难以确定。另一方面，若将原告的收入减损的地点，即原告所在地作为侵权结果发生地，则有悖于原告就被告的管辖原则。因此，对于如何确定职务发明奖酬争议案件的侵权行为地有待于司法解释的进一步明确。在实践中，一般由被告住所地人民法院管辖。若被告为在境内无住所的外国机构的，则可以由可供扣押财产所在地或者代表机构住所地人民法院管辖。
2、根据法院地法的冲突规范确定所适用的实体法。
职务发明奖酬法律关系的实质是职务发明人和雇主之间在职务发明研发完成过程中，基于这一研发活动以及职务发明创造成果的完成所产生的，由雇主基于取得职务发明所有权的事实，根据有关法律规定或双方约定向职务发明人支付职务发明奖酬的法律关系。
在涉外职务发明奖酬争议中该法律关系的成立、变更以及有关法律事实的发生可能涉及不同的国家或地区，从而涉及不同法域的实体法。此时要解决争议中的法律适用问题就应当根据法院地法的有关冲突规范确定涉外职务发明奖酬纠纷案件所应当适用的实体法规范。
我国现有的成体系的冲突规范法规为《涉外民事关系法律适用法》，其余冲突规范散见于各部门法律、法规及各类司法性文件的具体条款中。
《涉外民事关系法律适用法》第四十四条规定：侵权责任，适用侵权行为地法律，但当事人有共同经常居所地的，适用共同经常居所地法律。侵权行为发生后，当事人协议选择适用法律的，按照其协议。
由于职务发明奖酬争议归于侵权纠纷，因此按照上述规定，其适用法律可能存在以下三种情况：
（1） 适用侵权行为地法；
（2） 适用双方共同经常居住地法律；
（3） 当事人可以协议选择适用法律。
其中第（2）和（3）种情形在满足条件的情况下，法律适用问题是相当清晰的。若争议双方都在中国有经常居住地，则可以适用中华人民共和国相关法律，不用考虑其他争议中的涉外因素或连接点。而在争议发生后若双方当事人就法律适用可以达成一致同时又不违反我国强制性法律规定的，也可以适用双方约定的法律。
但若上述两种情形的条件都不满足的情况下，如何确定涉外职务发明奖酬争议的侵权行为地从而确定适用的法律存在很大的难度。正如上文提到的，拒绝支付职务发明奖酬的行为是一种不作为的消极行为，其实施地难以确定。
因此，在（2）、（3）条件不满足，同时又难以确定侵权行为地的，则《涉外民事关系法律适用法》在此类案件中难以直接适用。仅能参照《涉外民事关系法律适用法》第二条的规定，本法和其他法律对涉外民事关系法律适用没有规定的，适用与该涉外民事关系有最密切联系的法律。
除《涉外民事关系法律适用法》以外，我国《专利法》中并没有明确的涉及职务发明奖酬争议的冲突规范，因此并没有直接可以引用的法律依据。但笔者认为当《专利法》中有关职务发明奖酬的规定与其他与该争议法律关系有关的他国法律存在冲突时，无疑是有其适用规则，而我国专利法的相关规定也应有其适用的范围限制。这种限制和冲突规范尽管未包含在目前生效的法律中，但有司法文件已经对此进行规定。
上海市高级人民法院《职务发明创造发明人或设计人奖励、报酬纠纷审理指引》第1条规定：专利法及专利法实施细则关于职务发明创造奖励与报酬制度的规定适用于在中国大陆完成的发明创造。
上述规定从内容上来看是典型的以涉外职务发明奖酬争议的特定行为地为连接点的单边冲突规范。即以职务发明创造的完成地作为连接点，明确只有在中国大陆完成的职务发明创造才适用我国专利法及其细则有关职务发明创造奖酬的有关规定。结合《涉外民事关系法律适用法》第二条的规定来看，职务发明创造奖酬法律关系的建立是以职务发明创造的完成为基础的，不仅如此，该奖酬所回报也是对发明创造的贡献和研发，因此职务发明创造的完成地一般就是研发行为的实施地以及职务发明创造奖酬法律关系建立的地点。
笔者认为上述冲突规范也符合适用与该涉外民事关系有最密切联系的法律的基本原则。而类似规定也出现在《职务发明条例草案（征求意见稿）》（国家知识产权局2012年11月12日公布）第4条的规定中，本条例所称发明，是指在中华人民共和国境内完成的，属于专利权、植物新品种权、集成电路布图设计专有权或者技术秘密保护客体的智力创造成果。
3、确定职务发明创造完成地的考量因素
对于判断何地为职务发明创造的完成地需要综合考虑争议案件的有关事实，尤其是在涉及具有多个分处不同国家和地区发明人的情况下，应当通过对于案件事实的合理分析确定一个发明创造的完成地，不应将所有实施过研发行为的地点都作为发明创造完成地，以避免造成多个实体法都可适用的僵局。
笔者认为，所谓职务发明完成地就是指技术方案的实质性内容的完成地，即职务发明的实质性技术方案所研发完成的地点。但具有多个研发地点时，应当从职务创造的技术角度确定哪个地点的研发行为最终形成了该职务发明的实质性技术方案，至于其他研发行为如果仅仅是其到次要作用，或者仅仅是对实质性技术方案的非实质性修改，应当将其从发明完成地的选项中排除。除此之外，由于职务发明创造的主要发明人一般都对发明创造的实质性内容作出了最大的贡献，因此，除非有相反证据证明，主要发明人所在地应当优先被认定为发明创造完成地。
我国关于职务发明奖酬制度的立法较早，随着经济的发展和企业研发模式的进步，有关法规的滞后性已经逐渐显现。尤其是对于涉外的职务发明奖酬争议所涉及的中外法律适用问题缺乏明确的冲突规范和依据。笔者通过本文在现有法律框架内对此问题提出一些意见，期待个中问题能通过立法或在具体判例中得到妥善解答和确认。