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作者 | 董晓萌 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
2017年12月28日，“新华字典”侵犯商标权及不正当竞争纠纷一审审结，“新华字典”在该案中被认定为未注册驰名商标。本案是为数很少的未注册商标成功认驰的案件，案件中的诸多要点极具启示意义。
一、案情简介
《新华字典》是新中国第一部现代汉语字典，最初由人民出版社于1953、1954年出版。随后，《新华字典》转由商务印书馆负责，1957年，商务印书馆出版了第1版《新华字典》。
本案的原告即为商务印书馆，主张“新华字典”为未注册驰名商标，认为被告华语出版社擅自生产和销售带有“新华字典”字样的辞书在市场上造成了相关公众的混淆，该行为构成对未注册驰名商标的侵害。被告辩称“新华字典”为辞书通用名称，原告无权禁止他人正当使用。同时认为“新华字典”如果被认定为未注册驰名商标将会打乱现有辞书市场及行政管理秩序。
北京知识产权经审理最终认定：被告立即停止使用原告的“新华字典”未注册驰名商标，被告向原告赔偿经济损失三百万元及其他合理费用。一审判决后双方当事人均未上诉，一审生效。
二、本案要点梳理
1.“新华字典”是否具有商标的显著特征
由于“新华字典”是以辞书书名的形式出现并在实际中使用，其是否具备显著特征进而起到标识商品来源的作用成为其能否作为未注册驰名商标给予保护的关键因素之一[1]。法院经审理认为“新华字典”具备商标显著性，理由包括：
基于历史原因，“新华字典”在诞生之初带有强烈的政府色彩和国家意志。但是，商务印书馆自1957年开始为独家出版发行《新华字典》的主体，辞书发行量超过5亿册。商务印书馆在近60年出版《新华字典》辞书过程中有将“新华字典”当做商标使用的主观意思和客观使用行为，事实上已经将“新华字典”与商务印书馆建立了稳定的对应关系。结合“新华字典”知名度等证据可以看出，“新华字典”标识在商务印书馆出版的《新华字典》辞书商品上经过长期、广泛地使用已经使得消费者能够将其与商务印书馆产生对应关系的认知，且这种对应关系得到一贯性的认可和保持。
尤其值得注意的是，在一审判决中，法院援引了以下再审案例，进一步论证“新华字典”作为辞书书名的同时，也具备商标显著特征：
最高人民法院在(2013)民申字第371号民事裁定书中认为，“虽然涉案图书名称《男人来自火星·女人来自金星》来自西方谚语，并非吉林文史出版社独创，但是吉林文史出版社在先将其作为图书商品名称并出版发行，且在案没有证据表明其他经营者也将同样的名称用于图书类商品并早于涉案图书而出版发行。在涉案图书已经具有较高知名度的情况下，其名称已经具有了区别商品来源的作用，构成知名商品的特有名称”。由此可见，图书书名可以脱离图书内容而基于出版者的出版行为产生识别商品来源的作用，具有独立的属性和保护的价值。就本案而言，名称为“新华字典”的辞书自1957年以来均由商务印书馆独家出版发行，“新华字典”在作为辞书书名使用的同时也发挥了辞书来源的识别作用，具备商标的显著特征。
2.“新华字典”是否变为通用名称
本案中，被告辩称原告的“新华字典”商标已经成为通用名称。对于商标是否变为通用名称，因为这直接涉及到某商标失去商标识别功能的重大性质问题，法院的审理会非常谨慎。法院经审理认为“新华字典”未成为通用名称，理由包括：
“新华字典”是否属于约定俗成的辞书商品的通用名称，应以全国范围内的相关公众的通常认识为判断标准。结合双方证据，第三方出版社出版的含有“新华字典”的辞书尚属少量。此外，从《新华字典》辞书的发展历程来看，自1957年出版“商务新1版”至今，商务印书馆均为《新华字典》辞书的专有出版者，在全国消费者的认知习惯中商务印书馆出版的《新华字典》最具有权威性和可信赖性，形成了买《新华字典》就买商务印书馆出版的消费习惯，其他主体出版“新华字典”辞书的行为尚不能使消费者将《新华字典》与商务印书馆之间的联系割裂。现有证据尚不足以证明“新华字典”在全国范围内相关公众的通常认识中已经成为第16类辞书商品上约定俗成的通用名称。
在一审判决中，法院援引了以下再审案例，进一步论证“新华字典”并不为通用名称：
最高人民法院院 (2011)民提字第55号民事判决书中认为，“由于特定的历史起源、发展过程和长期唯一的提供主体以及客观的市场格局，保持着产品和品牌混合属性的商品名称，仍具有指示商品来源的意义，不能认定为通用名称”。本案中，虽然“新华字典”具有特定的历史起源和发展过程，但在长达60年间均由商务印书馆作为唯一主体提供，在市场上已经形成了稳定的市场格局，且在相关生产者、经营者及消费者中形成了稳定的认知联系，“新华字典”属于兼具产品和品牌混合属性的商品名称，在市场上已经产生具有指示商品来源的意义和作用。因此，本案采纳与最高人民法院在第55号判决中一致的裁判标准和考量因素，认定“新华字典”具有商标的显著特征能够识别商品来源。
3.“新华字典”是否为未注册驰名商标
一审法院依据《商标法》第十四条，从相关公众对“新华字典”的知晓程度、“新华字典”持续的时间和销售数量、商务印书馆对“新华字典”进行宣传所持续的时间、程度和地理范围等角度，结合证据认定“新华字典”为未注册驰名商标。值得注意的是，在判决中，法院不仅认定“新华字典”在全国范围内的知名度，还肯定并考虑了“新华字典”在香港、马来西亚、新加坡、日本等境外地区的知名度。
4.給予“新华字典”未注册驰名商标保护的后续问题
法院同时阐述了給予“新华字典”未注册驰名商标保护所涉及的后续问题，这些问题的合理解答进一步增强了法院做出判决的内心确信[2]。
（1）給予“新华字典”未注册驰名商标保护将是否会破坏出版行业正常的经营管理秩序？
法院认为，即便给予商务印书馆“新华字典”未注册驰名商标的保护，给予的仅为独占使用“新华字典”商标的权利而非出版相关辞书的专有权，不会因此而直接造成辞书行业所谓的垄断，更不会因此破坏辞书市场正常的经营管理秩序。如果商务印书馆的实际经营行为构成了垄断并符合《中华人民共和国反垄断法》所禁止实施的行为，相关市场竞争主体可以依据前述法律规定维护自身合法权益和公平的市场竞争秩序。
（2）給予“新华字典”未注册驰名商标保护是否会影响文化知识的传播与发展？
法院认为，将“新华字典”作为商务印书馆的未注册驰名商标给予保护，不仅是对于之前商务印书馆在经营“新华字典”辞书商品中所产生的识别来源作用和凝结的商誉给予保护，更是通过商标保护的方式使其承担法定义务和社会责任。由此而言，将“新华字典”作为商务印书馆的未注册驰名商标给予保护，不仅不会损害知识的传播，相反，为了维护“新华字典”良好的品牌商誉，商务印书馆对其出版、发行的标有“新华字典”标识的辞书更会注重提升品质，促进正确知识的广泛传播。
（3）給予“新华字典”未注册驰名商标保护是否給予损害赔偿？
本案中，法院全额支持了原告的300万元侵权损害赔偿请求，原因有三;损害赔偿具有明确法律依据; 本案被告侵权行为给原告带来了实际损失;在倡导知识产权保护的大环境下，給予损害赔偿更有利于维护当事人合法权益[3]。
三、本案启示
本案的以下诉讼要点值得借鉴：
1、案件证据收集是案件胜诉的保证：如本案原告在庭审现场带来了160多本《新华字典》，原告对手机查询信息进行公证、原告收集的非商务印书馆出版的“新华字典”的相关负面报道（用于证明对原告“新华字典”予以保护的重要性）等。对案件证据的充分收集是案件胜诉的重要保障。
2、在先案例援引对案件结果非常重要：本案中，法院援引了两个最高院的再审案例，用以支持显著性和商标通用化问题，由此，建议律师或知识产权代理机构在案件准备过程中提供给法院相关案例，以进一步支持自己的主张。
3、对于案件审判结果对社会产生的影响也应予以考虑：本案中，法院还分析了对未注册驰名商标进行保护所产生的后续社会影响问题，这些问题的充分解读，成为法官最后做出裁判的重要支持。由此给我们的启示是，在以后案件准备过程中，案件结果会产生的社会示范效应也是案件论理中可以关注的要点。