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作者：潘树志 北京康信知识产权代理有限责任公司；张英 北京康信知识产权代理有限责任公司
来源：《中国知识产权》杂志 总第116期
在目前的专利审查实践中，常常会遇到审查员认为区别技术特征为本领域公知常识却未提供证据的情况。一般来说，申请人较难通过争辩区别技术特征并非本领域公知常识而成功克服审查意见指出的缺陷。本文旨在分享针对此类审查意见答辩的一些经验。
关键词创造性 公知常识 启示
引言
根据《专利审查指南》的规定，判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常可按照以下三个步骤进行。【《专利审查指南（2010）》第二部分第四章3.2.1.1】
(1)确定最接近的现有技术；
(2)确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；
(3)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。
此即通常所说的创造性评述的三步法。
对于第（3）步中显而易见性的判断，即判断现有技术中整体上是否存在技术启示促使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。在上述判断中，“所述区别特征为公知常识”被认为是现有技术中存在上述技术启示的一种情况。
在目前的专利审查实践中，常常会遇到审查员认为区别技术特征为本领域公知常识却未提供证据的情况。一般来说，申请人较难通过争辩区别技术特征并非本领域公知常识而成功克服审查意见指出的缺陷。本文旨在分享针对此类审查意见答辩的一些经验。
答辩方式
为成功克服审查意见指出的区别技术特征并非本领域公知常识的缺陷，针对此类审查意见，申请人在答辩时通常可采取以下方式：
1．根据审查指南第二部分第八章的规定：“审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明”，申请人在答复审查意见通知书时可以请审查员在后续的通知书中举证。【《专利审查指南（2010）》第二部分第八章4.10.2.2】
2．强调该技术特征是针对本发明所要解决的技术问题而提出发明点，其在现有技术中并未被披露过，自然不会属于公知常识。
3．从对比文件中给出的教导出发，指出本领域技术人员基于对比文件给出的教导，没有动机对于对比文件1进行改进，因为通过所谓的公知常识对于对比文件1进行改进的话，将会导致对比文件1的方案完全背离其初衷，无法实现预期的发明目的，从而表明区别技术特征并非公知常识，且本领域技术人员没有动机将其与对比文件1进行结合以获得本发明的技术方案。以下结合一个案例，浅述第三种答辩方式在实践中的应用。
案例
案情简介：本申请涉及用于连接到电磁开关设备特别是接触器的扩展接口模块，用于解决现有技术中“接触器可以与其它的开关设备以不同的类型和方式组合，会发生线圈接线端子不容易触及的情况”这一缺陷。通过本申请的技术方案扩展了接触器的线圈接头，使其容易被触及。本申请权利要求1如下：
1.扩展接口模块，用于连接到电磁开关设备的，特别是接触器的至少两个线圈接头（11），具有：壳体（2）；固定件，用于将所述扩展接口模块（1）固定在所述电磁开关设备（10）上或与所述电磁开关设备（10）邻近的开关单元上；至少两个连接口（3）和配属于所述至少两个连接口（3）的、至少两个用于连接电压供电线路的接线端子（4）以及至少两根绞合线（5），用于电连接所述扩展接口模块（1）的所述接线端子（4）与所述电磁开关设备（10）的所述至少两个线圈接头（11）。（以下为本申请附图1所示的扩展接口模块，该图中未示出电磁开关设备和线圈接头）
复审决定中，专利复审委员会以权利要求1相对于对比文件1与公知常识的结合不具备创造性为由维持了对本申请的驳回决定。
复审决定中提到，权利要求1请求保护的技术方案与对比文件1的区别在于权利要求1中与线圈接头连接的是至少两根绞合线，而对比文件1中是电阻丝。基于该区别技术特征，本申请实际解决的技术问题是：提供接口模块与线圈的连接。对比文件1中公开了采用电阻丝起到连接输入接口和线圈之间的联系的作用，其省略了碍事的回线。尽管在对比文件1的电阻丝不能随意扩展或者取代，但是该电阻丝除了起到限流的作用，还起到承载电流的作用，其中承载电流的作用即是普通导线所能起到的作用。在一般的不需要过流保护的情况下，将电阻丝替换为普通导线是本领域技术人员的惯用技术手段，属于本领域的公知常识。
申请人对复审决定不服，向北京知识产权法院提出诉讼请求，在起诉状中申请人指出：
对比文件1记载了“图6（参见下图）给出了电容接触器K的原理电路图。其中辅助开关的超前辅助触点VK与标准接触器的主触点HK相关联。辅助触点VK到主触点HK的连接导线由具有电阻Rv的电阻丝来实现”；“当电容负载7通过电容接触器如图6所示接通时，首先辅助开关的超前辅助触点VK闭合，由此短路式的电流冲击受限于位于这一电流电路上的电阻Rv，在一定的延迟时间过后主触点HK才接通”。
可见，对比文件1中辅助开关的辅助触点必须要与电阻丝连接，利用该电阻丝来吸收短路式电流冲击，对主触点HK回路起到过流保护作用。
由此容易发现复审决定中的断言是明显不合理的：
（1）该断言前后矛盾。前面承认在对比文件1的电阻丝不能随意扩展或者取代；而后面又说不需要过流保护的情况下，将电阻丝替换为普通导线是本领域技术人员的惯用技术手段。实际上，对比文件1中设置电阻丝的根本目的在于实现过流保护，所以，“不需要过流保护的情况下”这个前提就无法成立。
（2）如前所述，对比文件1中的电阻丝用于过流保护，其在电容接触器的结构中是必不可少的元件。如果将电阻丝替换成普通导线，则对比文件1的发明将变得没有意义。这是因为：首先，对比文件1中的电容接触器中设置辅助开关的目的就是为了过流保护，具体是通过其中的电阻丝来实现的。若不需要过流保护，则不需要辅助开关，自然也就不存在辅助触点、电阻丝这些元件了，更谈不上将电阻丝替换成普通导线了。其次，如果在不需要过流保护的情况下仍然设置辅助开关，并将电阻丝替换成普通导线，则会发现，分别设置辅助触点VK以及主触点HK将是无意义的。因为，辅助触点VK先闭合，即通过辅助触点形成短路连接；稍后在主触点HK闭合后，通过主触点形成短路连接。二者将最终都保持短路连接。而对比文件1中最终只有主触点处形成短路连接，电流由此流过；在主触点处形成短路连接后，辅助触点处将最终无电流流过。所以说，在不需要过流保护的情况下仍然设置辅助开关，并将电阻丝替换成普通导线，没有任何意义，只能无谓地增大器件体积。
根据上述论述可知，本领域技术人员基于对比文件1的教导，没有动机将电阻丝替换成普通导线。对比文件1中没有给出任何启示进行上述替换。即使结合公知常识，本领域技术人员也不会进行上述替换，因为这种替换将完全否定对比文件1的接触器中设置辅助开关的意义，无法实现过流保护的目的。
就如同无法将白炽灯中的灯丝替换成普通金属丝一样，那将导致白炽灯无法工作。所以，对于上述区别技术特征，不能凭感觉认为其属于公知常识。而是需要从技术方案的整体出发进行判断，综合考虑所解决的技术问题、采用的技术手段和达到的技术效果才能得出正确的结论。
法院经审理，判决撤销了上述复审决定。法院在判决方案而单独考虑技术特征本身，从而将对比文件公开的技术特征进行任意拆解和拼凑以尽量贴近权利要求中的技术特征“以及”考虑现有技术整体上是否存在技术启示时，书中明确指出：“确认区别特征不应脱离其所处的整体技术不仅要考虑对比文件所公开的技术方案，还要注意其所属的技术领域，解决的技术问题，所达到的技术效果，以便从整体上理解现有技术所给出的教导”。
总结
如判决书中所指出的“确认区别特征不应脱离其所处的整体技术方案而单独考虑技术特征本身”。根据对比文件的教导，若根本无法将对比文件1中的技术特征进行替换，则显然不能认定这种替换是本领域的公知常识。
复审决定中之所以认为用普通导线替换对比文件1中的电阻丝是本领域的公知常识，是因为仅仅孤立地考虑此特征，而未将其作为整个技术方案中的有机部分进行整体考量，如该特征与其他特征之间的连接关系（例如本申请中的电阻丝与对比文件1中的双绞线连接的对象实质上也是无法等同的，本文对此不作论述）、所起的作用等等。
在创造性审查中，若简单地割裂出一个特征进行评判，则容易错误的将其认定为公知常识。同样一个特征，应用到不同的技术方案中，即与不同的特征相互联系、协同作用，会产生完全不同的技术效果。即使某一特征本身看上去比较常见，也不宜简单地直接认定为公知常识，而应该在技术方案的整体中来考虑该特征，换句话说，在权利要求的上下文中来考虑该特征。
如审查指南第二部分第四章所指出的：“审查发明的创造性时，由于审查员是在了解了发明内容之后才作出判断，因而容易对发明的创造性估计偏低，从而犯”事后诸葛亮“的错误。审查员应当牢牢记住，对发明的创造性评价是由发明所属技术领域的技术人员依据申请日以前的现有技术与发明进行比较而作出的，以减少和避免主观因素的影响”【《专利审查指南（2010）》.第二部分第四章6.2】，由于审查工作是发明创造之后进行的，这种事后的分析或多或少会导致对发明的创造性低估。
因此，在审查时，审查员不应在看到了本发明之后，主观地认为本领域技术人员能够（有能力）对于对比文件进行改进从而获得权利要求1的技术方案，从而认为本发明的技术方案是显而易见的。只有本领域技术人员出于解决与本发明相同或相似的技术问题的需要，在现有技术的基础上得到技术启示，从而会（有动机）对于对比文件的技术方案进行改进从而获得权利要求1的技术方案，才能够认为本发明的技术方案是非显而易见的，即判断的关键是本领域技术人员是否存在动机对于对比文件的技术方案进行改进。
综上，审查创造性时，审查员应牢牢站在申请日之前的时间点，基于本领域技术人员的角度从对比文件整体的教导出发，看现有技术中有没有给出修改对比文件以得到本发明技术方案的启示，才有可能得出比较客观的结论。另外，需要指出，发明所属的技术领域以及所解决的技术问题对于判断权利要求的创造性也是不可忽视的因素。如果对比文件与本发明属于相同或近似的技术领域，旨在解决相同或类似的技术问题，根据对比文件的教导，本领域技术人员有动机将公知常识与对比文件1结合，从而获得与本发明相同或类似的技术方案，则通常可认定为本发明的技术方案是显而易见的。否则，如果对比文件与本发明属于不同也不近似的技术领域，旨在解决不同的技术问题，基于其教导无法得到相同或类似的技术方案或者得到的是劣化的技术方案，则一般可认定本发明的技术方案是非显而易见的。
通过本案例可以看出，在创造性审查、答辩过程中，审查员和申请人都需要牢牢站在本领域技术人员的角度，从技术方案的整体出发，综合考虑发明所涉及的技术领域、所解决的技术问题、所达到的技术效果，对区别技术特征做深入分析，才能够对于其是否为公知常识作出正确的认定。